广互首例！国际仲裁痛失顶级域名，国内诉讼强势夺回！——案例：一起美国商标权与中国网络域名权之争

尚法 勤勉 精专 共赢

上世纪六七十年代美国率先研究出网络域名,在互联网繁荣发展的今天域名的商业价值越来越大，因域名注册、使用等行为产生的纠纷也随之出现，一直以来，中国的域名持有人常年被美国国家仲裁论坛等仲裁机构将.com域名裁决转移给美国或国外投诉人，中国域名持有人常因语言不通、律师费高昂的情况下，觉得投诉无门，只得作罢，无端丧失了国际顶级域名。近年来，中国企业互联网品牌意识正在逐步增强,而域名又是互联网品牌的重要组成部分,所以企业对域名越来越重视,于是中国的域名仲裁案件越来越多。

杨倩 高级合伙人

广东金桥百信律师事务所律师

徐碧瑶 律师

广东金桥百信律师事务所

案 例

中国域名持有人陈某，在美国国家仲裁论坛裁决将其所持有的域名转移给投诉人美国BULU公司，陈某将美国BULU公司告上法庭，本案经广州互联网法院审理，涉及涉外送达、世界知识产权组织（WIPO）调解、缺席审理、网络域名权与商标权之博弈后，终于取得了胜诉判决。

首先，我们来看看域名仲裁是怎么回事？

为了解决域名争议, 域名管理机构制定域名纠纷处理机制并授权他们认可的机构代为执行处理。我们知道, 域名分为国际顶级域与国内顶级域, 它们由不同的管理机构管理,国际顶级域由ICANN管理,国内顶级域由CNNIC管理,所以仲裁机构也是不同的。国际顶级域的管理机构ICANN, 授权了世界知识产权组织 (World Intellectual Property Organization, WIPO), 亚洲域名纠纷解决中心 (Asian Domain Name Dispute Resolution Center,ADNDRC), 美国国家仲裁论坛 (National Arbitration Forum,NAF), CPR争端解决研究所 (CPR Institute for Dispute Resolution,CPR) 为国际通用顶级域名争议解决机构.适用范围为.com,.net,.org后缀的域名, 亦为某些国家顶级域, 如.nu,.tv,.ws等所采纳.CNNIC授权中国国际经济贸易仲裁委员会(China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC), 香港国际仲裁中心(Hong Kong International Arbitration Center, HKIAC)为国内域名争议解决机构。适用.cn中国后缀的域名。

问题来了，国际域名仲裁裁决把域名转移给投诉人的，被投诉人有什么办法可以维护自己的权益？

中国域名持有人陈某，在历经美国国家仲裁论坛裁决将其所持有的域名转移给投诉人美国BULU公司，陈某将美国BULU公司告上法庭的，本案经广州互联网法院审理，涉及涉外送达、世界知识产权组织（WIPO）调解、缺席审理、网络域名权与商标权之博弈后，终于取得了胜诉判决，保住了他的国际顶级域名。本案颇具参考价值，值得中国域名持有人借鉴和学习。

 案情简要

顶级域名持有人陈某于2019年1月收到美国国家仲裁论坛作出的《裁决书》，认定陈某享有的<bulu.com>域名（下称“涉案域名”）属于恶意注册使用并与某美国公司的注册商标“BULU BOX”构成相似，根据《统一域名争议解决政策规则》（UDRP），以及ICANN政策，裁决将涉案域名转移到美国BULU公司名下。送达裁决书通知中告知，根据ICANN Policy ¶ 4(k)，被投诉人有权在收到裁决书之日起10日内向管辖法院起诉。在诉讼期间，域名注册服务商会暂停域名转移。

遂陈某将美国BULU公司起诉至广州互联网法院，要求确认涉案域名为其合法所有，并提出相关的赔偿请求。案件受理后，美国公司经合法传唤未到庭参加诉讼，本案进行缺席审理，于2020年3月25日作出一审判决，确认陈某对涉案域名享有域名持有者的合法权利。最终该国际域名尘埃落定。

 涉外诉讼程序

1.管辖问题

因美国公司住所地不在中国且在中国境内没有分支机构等，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十五条规定，本案选择以侵权行为地作为起诉的管辖依据。

侵权行为地，包括侵权行为实施地和侵权结果发生所在地。本案为针对涉案域名的财产权益纠纷，陈某作为域名持有人对涉案域名享有的合法权益，故法院认定域名持有人陈某的居住地为侵权结果发生地，根据《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第二条规定，广州市内的互联网域名权属、侵权纠纷的第一审案件实行集中管辖，广州互联网法院对本案有管辖权。

2.调解问题

世界知识产权组织仲裁和调解中心是世界知识产权组织国际局的组成部门，旨在为解决私人当事人之间的国际商事争议提供仲裁和调解服务。根据《世界知识产权组织调解规则》，本案涉及国际知识产权争议问题，符合世界知识产权组织仲裁和调解中心的调解案件类型。在案件审理过程中，广州互联网法院在经双方当事人同意后，法院拟将本案至该中心进行调解，但在调解程序启动前，调解双方需负担高额的调解费，因费用过高双方最终放弃了调解程序。

 案件法律分析

本案陈某对涉案域名是否享有合法权利的关键在于判断其行为是否侵犯美国公司的合法权益。就域名纠纷案件侵权构成条件的认定，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的《统一域名争议解决政策》及《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》均作出了类似的规定。美国国家仲裁院适用依据为《统一域名争议解决政策》（UDRP），我国法院适用的准据法为《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称“计算机网络域名民事纠纷司法解释”）。

结合《计算机网络域名民事纠纷司法解释》第四条、第五条规定，认定域名持有人注册、使用域名等行为构成侵权的其中一项条件要求为“域名持有人对域名的注册、使用具有恶意”。本案从以下几个角度对陈某是否具有恶意注册及使用行为进行了判断：

1.注册行为是否具有主观恶意

陈某于2002年注册涉案域名，而美国公司成立于 2012年，取得商标的注册时间分别为2014年和 2018年，商标的首次使用时间为2012年;无论美国公司的成立时间还是商标的注册、使用时间，均远远晚于陈某注册涉案域名的时间，且美国公司证据证明其在陈某注册涉案域名之时或之前就已经对“bulu”享有在先合法有效的权益，陈某作为域名注册人在申请注册时也不能够预见他人尚未取得的权利，陈某的注册行为不属于有意阻止美国公司作为权利人注册该域名的情形。因此，陈某的注册行为不具有为商业目的将他人驰名商标注册为域名的，或为商业目的注册与他人的注册商标相同或近似的域名，或有意阻止权利人注册该域名的恶意情形。

2.是否存在故意造成与他人提供的产品、服务或网站混淆的恶意情形

陈某注册涉案域名的目的是出于公益性质，为了提供寻亲服务与宝贝回家网、寻亲网等进行合作，不投入商业使用，也没有利用域名向公众提供产品或服务。而美国公司向公众提供健康产品等的零售服务，服务对象是美国境内的用户，两者不存在任何关联，更不具备混淆的可能，故陈某使用域名的行为不会导致美国公司网络用户的混淆、误认，陈某使用涉案域名时不存在故意造成与美国公司提供的产品、服务或网站混淆的恶意情形。

3.是否存在要约高价出售或转让域名以获取不正当利益的恶意情形

美国BULU公司曾在美国国家仲裁院处举证证明双方曾就涉案域名出售事宜进行过沟通，陈某作出了高价出售回复，但未在本案进行举证，无法证明陈某是否曾经作出域名报价。即使报价真实，也不能陈某认定具有恶意。根据上述司法解释规定，域名持有人以向投诉人或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让域名以获取额外收益作为注册或获取域名主要目的的，才能认定具有恶意。本案中，陈某在域名使用过程中未主动向美国公司提供域名出售服务，而仅仅是在美国公司联系购买域名时回复域名报价，该事实不能证明其注册或获取涉案域名的主要目的就是为了向美国公司或其竞争对手销售或转让以获取额外收益，更不能由此推断恶意，因此，陈某不存在要约高价出售或转让域名以获取不正当利益的恶意情形。

综上，陈某对涉案域名注册、使用不具有恶意，不满足上述司法解释规定的构成侵权或者不正当竞争的条件，因此，法院确认陈某以域名持有人的身份享有涉案域名<bulu.com>的合法权益。但因美国公司的投诉行为不属于《统一域名争议解决政策》规则中规定的反向域名劫持（域名反向劫持，是指商标所有人等恶意利用域名争议解决程序,企图剥夺域名注册人的域名的行为）等非侵权行为，故陈某主张的赔偿请求未能得到法院的支持。

 小结

网络域名属于可构成知识产权的智力成果，与商标一样，都有重要的商业价值。对于两者之间的权益冲突如何解决，我国《中国互联网络域名管理办法》《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》等一系列相关法规规定了相应解决纠纷机制，处理程序类似ICANN《统一域名争议解决政策》《统一域名争议解决政策之规则》的规定，《统一域名争议解决政策》《统一域名争议解决政策之规则》作为一套富有成效的专门性域名争议解决机制，取得了世界公认的成功。

类似冲突可以通过非司法途径解决，也可通过司法途径解决。司法诉讼中，涉及认定持有人对在先注册域名是否具有合法权益、是否侵犯在后注册商标的权利问题，应当围绕《计算机网络域名民事纠纷司法解释》第四条、第五条规定进行展开。首先，必须同时满足以下条件：（一） 原告请求保护的民事权益合法有效；（二） 被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三） 被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四） 被告对该域名的注册、使用具有恶意。其次，被认定为具有恶意的行为包括：（一） 为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（二） 为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；（三） 曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；（四） 注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；（五） 具有其他恶意情形的，如：域名停放、将域名用于“捕鼠”目的、一人持有数量众多的域名等等。

通过本案法院的认定和判决的分析，本文着重强调此类纠纷的解决途径及侵权行为的定性，我们不难发现，健全的法律体系需要得到灵活的运用。在判断行为不构成侵权时，应结合行为人的主观态度及客观行为进行综合考量，判定行为人主观上不具备法律规定的恶意情形，客观上也没有实施法律规定的侵权行为。鉴于中国的网络域名保护体系较为完善，法官运用法律审理案件得当，使中国公民的合法权益得到有效保护，否则，当事人将面临网络域名被强制转移的风险。

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