浅析《保护美国知识产权法案》

大成苏州跨境投资和贸易委员会

一、法案诞生的背景

为了促进美国政府保护美国知识产权，美国参议院于2022年12月20日、众议院于2022年12月22日通过了《保护美国知识产权法案》（以下简称《法案》）。美国总统拜登于2023年1月5日签署了该法案[1]。根据《法案》第2节（f）项，该法案有效期为自颁布之日起7年。

二、法案的主要内容

《法案》[2]旨在对窃取美国主体商业秘密实施制裁，赋予了美国政府和知识产权拥有者更多的法律手段来干预侵犯知识产权行为。该法案明确了总统向国会报告“窃取商业秘密”行为的制度，同时针对报告中的主体，总统有权实施制裁措施。

（一）报告制度

根据《法案》第2节（a）项，在《法案》颁布之日后180天内，总统应向相关的国会委员会提交一份报告，后续应定期提交报告，频率不得低于每年一次，列明从事、受益或协助窃取重大的美国商业秘密的个人或公司，报告中应当包括（1）总统识别的任何外国主体；（2）外国主体从事或从中受益的商业秘密窃取的性质、目的和结果；以及（3）任何首席执行官或董事会成员是否参与或受益于相关活动。

《法案》提出的不法行为包括：（1）明知而参与或受益于美国主体商业秘密的重大窃取，如果此类商业秘密的窃取发生在《法案》颁布之日或之后，并且可能会对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁，或已对其产生重大影响；（2）为此类窃取提供了重大的财务、材料或技术支持，或为此类窃取行为提供了货物或服务，或从此类窃取行为中获得了重大利益。

关于“外国主体”，法案采取了扩张解释，既包括了“任何外国人士直接或间接拥有或控制的实体，或直接或间接代表任何外国人士行事的实体”，也包括了“任何外国实体的首席执行官或董事会成员”。

此外，如果总统确定商业秘密窃取“很可能会对美国的国家安全、外交政策或经济稳定造成重大威胁，或已对其作出重大贡献”，则将对个人和实体进行认定和制裁。

《法案》延续了美国最近的立法趋势，即包括不定义重要术语。在《法案》中的体现为不定义“重大威胁”“经济稳定”等术语，而是将其留给行政部门。该法案极大加强了美国行政制裁窃取商业秘密行为的权利。其后果是行政部门拥有广泛的制裁权力且受到有限的司法监督，因为《法案》赋予总统的权力进一步限制了司法审查。

（二）制裁措施

1. 对于非自然人实体的制裁

（1）封锁财产：总统可根据《国际紧急经济权力法案》，阻止和禁止该实体所有财产和财产利益的所有交易，前提是这些财产和财产利益在美国境内、在美国境内产生或由美国人拥有或控制。

（2）列入实体清单：总统可将该实体列入BIS的实体清单，如果该实体有违反美国国家安全或外交政策利益的活动。

（3）关于受制裁出口主体的进口银行援助：总统可指示美国进出口银行不得批准向实体出口任何货物或服务相关的任何担保、保险、信贷延期或参与信贷延期。

（4）美国金融机构的贷款：总统可禁止任何美国金融机构在任何12个月内向该实体提供总额超过10,000,000美元的贷款或信贷，除非该主体从事减轻人类痛苦的活动，且贷款或信贷是为此类活动提供的。

（5）禁止金融机构-如果实体是金融机构，可对该实体实施以下禁令：

- 禁止指定为主要交易商：联邦储备系统董事会和纽约联邦储备银行均不得将该金融机构指定为美国政府债务工具的主要交易商，或允许其继续进行任何事先指定。

- 禁止担任政府基金的保管人：金融机构不得担任美国政府的代理人或美国政府资金的储存库。

（6）采购制裁：美国政府不得向该实体采购任何货物或服务，也不得签订任何采购货物或服务合同。

（7）外汇制裁：总统可根据总统规定的条例，禁止受美国管辖且实体拥有任何利益的任何外汇交易。

（8）银行交易：总统可根据总统规定的条例，禁止金融机构之间或通过、通过或向任何金融机构进行的任何信贷或付款转移，只要此类转移或付款受美国管辖，且涉及实体的任何利益。

（9）禁止投资被制裁人的股权或债务：总统可根据总统规定的条例或指南，禁止任何美国人投资或购买该实体的大量股权或债务工具。

（10）公司高管处罚：总统可指示国务卿拒绝签证，并指示国土安全部长将总统确定为该实体的公司高管、负责人或控股股东的任何外国人驱逐出美国。

（11）对主要行政官员的制裁：总统可对该实体的一名或多名首席执行官或高级职员，或履行类似职能并具有类似权限的个人，实施本款规定的任何制裁。

对于提交报告中确定的任何实体，总统必须从上述制裁清单上，选择至少五项制裁措施，对其进行制裁。

2. 对于自然人实体的制裁

（1）封锁财产：总统可根据《国际紧急经济权力法案》，阻止和禁止实体所有财产和财产权益的所有交易，前提是这些财产和财产利益在美国境内、在美国境内或由美国人拥有或控制。

（2）该人立即失去进入美国的资格，无资格申请签证、入学或被撤销已获得签证，并且丧失接受任何《移民和国籍法》规定的全部福利。

3. 制裁的豁免

根据《法案》第2（c）条，虽然总统有权放弃对个人和实体实施制裁，前提是他认为这符合美国的“国家利益”。他需要确定此类豁免符合美国的国家利益以及在发出豁免通知后不超过15天内向相关国会委员会提交豁免通知和豁免理由。

但豁免门槛并不容易达到。由于《法案》可适用于任何国家的任何个人或实体，总统需要考虑是否授予比单独针对个人行为更广泛的豁免。

（三）违反制裁措施的处罚

《法案》第2节（d）项授予总统依据《国际紧急经济权力法》第203节和第205节行使权利，同时违反相关措施的行为将根据《国际紧急经济权力法》第206节第（b）和（c）项进行处罚。

《国际紧急经济权力法》第206节[3]规定了不超过25万美元或交易金额2倍的民事罚款，涉及刑事的，将面临不超过100万美元的罚款和/或不超过20年的监禁。

三、美国其他关于商业秘密保护的规定

（一）经济间谍法

1996年的《经济间谍法》[4]（The Economic Espionage Act of 1996，下称“EEA”）首次将“窃取商业机密或知识产权等无形资财”规定为刑事犯罪。EEA规定了经济间谍罪与窃取商业秘密罪，两者的不同在于如果窃取商业秘密的犯罪有益于外国政府、外国机构或外国代理人，则该犯罪就会以经济间谍罪论处。

根据EEA，窃取或不当使用商业秘密罪，个人可处以最高10年监禁，对公司犯罪可处以5,000,000美元或商业秘密价值3倍的罚款；经济间谍罪对个人可就每一次犯罪处以5,000,000美元罚金并处以15年监禁，对公司犯罪可处以10,000,000美元或商业秘密价值3倍的罚款^[5]。此外，商业秘密被盗的一方也可以根据联邦和州的法律，对不当使用商业秘密的行为提起民事诉讼，其中损害赔偿将根据如下标准进行评估：（1）原告遭受的实际损失；（2）被告获得的不当得利；或（3）使用商业秘密的合理许可费。在侵害方存在故意或恶意的情形下，法院可判决被告方支付原告高达两倍的损害赔偿金以及律师费。

（二）商业秘密保护法案

1. 关于商业秘密的规定

根据USTA（US Trade Secret Act）的规定[6]，商业秘密系指“信息，包括公式、模式、编译、程序、设备、方法、技术或过程：（1）从能够从披露或使用中获得经济价值的，其他人通常不知道，也无法通过适当手段轻易确定的情况下，从而独立的实际或潜在经济价值；和；（2）在合理情况下保持其具有保密性的努力。

根据美国律师的相关文章指出[7]，为了对商业秘密盗用提起诉讼，商业秘密诉讼的原告必须证明以下事实：

（1）原告有一些有价值的公司信息，但一直保密。

（2）有关该企业的信息一般不为人所知。

（3）被告使用了这个秘密。

2. 对窃取商业秘密指控的抗辩

对于窃取商业秘密指控的抗辩，被诉方可以考虑以下抗辩事由[8]（1）声称为商业秘密的信息缺乏秘密性，（2）信息所有者没有对该信息采取有效的保密措施，以及（3）反向工程与自主研发的积极抗辩。

四、中国企业应对策略

（一）了解美国商业秘密保护制度，制定合规政策

据美国具体各州和联邦法律，什么属于商业秘密、什么是盗用行为等在司法实践中具有复杂的确定标准。对于中国公司来说，了解哪些信息或材料根据美国法律可能有权获得商业秘密保护，以及应该如何对待这些信息或材料，以确保合规性是很重要的。为此，中国企业必须重视商业秘密合规，制定完善的内部合规措施，以降低不合规风险或不符合美国监管机构要求的风险。

（二）做好员工管理

很多时候，中国企业并没有“窃取商业秘密”的主观故意，但是因为员工管理制度不完善，筛查机制未建立，从而面临知识产权相关侵权风险。因此，中国企业应当做好员工管理，尤其是来自美国或曾在美国工作的雇员。一方面，中国企业要对新入职的员工做好尽职调查，重点是曾经涉及其他企业商业秘密的员工，需对其的基本资料都要切实调查，包括其履历的真实性、从原单位的离职原因、是否与原来的单位签订了相关的保密协议或者竞业限制协议、是否在竞业限制期限内或保密期限内等，综合评估新进员工引发商业秘密纠纷的风险。另一方面，可以通过劳动合同的安排避免风险。与新入职员工签订劳动合同中，可以约定劳动者不可使用原来或者其他企业的商业秘密；同时约定保守本企业的商业秘密。

（三）妥善处理涉美合作协议

中国企业与涉美企业进行战略合作之时，可能会涉及运用美国企业的“商业秘密”作为经营资产或者投资资本，现实中，有一部分美国企业在相关合作企业终止后，在美国法院起诉中国公司滥用商业秘密，给企业带来风险。因此，在签署相关协议前应当对合作公司进行尽职调查，确认是否存在“商业秘密”、其“商业秘密”的权利范围以及使用限制、合作期间新技术或后续改进的权利归属等；同时应当注意在合作协议中明确相关“商业秘密”的相关条款。

（四）注重自主研发技术及知识产权保护

中国企业应积极进行独立研发，自主创新，在自主研发技术过程中应当注重对自身商业秘密及其他知识产权的保护，此类措施包括但不限于采取保密措施、记录研发过程、与研发重点人员签署保密协议等。其中，研发过程记录尤为重要，当面对美国主体关于“商业秘密窃取”的无端诉讼之时，“研发过程记录”可以作为企业自主研发的对应证据，有利于反驳美国主体无任何依据的相关主张，从而维护中国企业的正当利益。

创新是引领企业发展的第一动力，保护知识产权就是在保护创新，当前我国经济已经进入高质量发展阶段，加强知识产权保护已经成为我国经济实现转型升级、向高质量发展的内在需求。目前我们正面临百年未有之大变局，贸易保护主义、投资保护主义的趋势不断扩大化，科技领域的封锁和竞赛也日趋白热化。中国企业更应注重知识产权保护，在参与全球市场竞争过程中坚持创新驱动，关注海内外环境变化，及时咨询专业人士，做好事前预防、事中应对、事后总结，保护自身合法权益不受侵犯，从而实现中国企业在全球范围内的经济增长与科技飞跃。

参考资料：

[1]详见网址：https://hh-law.com/insights/blog/protecting-american-intellectual-property-act-of-2022-now-law/

[2]详见网址：https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1294/text?r=59&s=1

[3]详见网址：https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ96/pdf/PLAW-110publ96.pdf

[4]详见网址：https://www.congress.gov/104/plaws/publ294/PLAW-104publ294.pdf

[5]详见网址：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1832

[6]详见网址：https://www.law.cornell.edu/wex/trade_secret

[7]详见网址：https://www.hanley-law.com/blog/what-you-need-know-about-trade-secret-litigation/#:~:text=To%20have%20valid%20claims%20to%20sue%20for%20trade,generally.%203%20The%20defendant%20has%20used%20that%20secret.

[8]详见网址：https://www.thefederalcriminalattorneys.com/federal-theft-of-trade-secrets

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