律师视点 | 江耀纯：关于“容易想到”类的审查意见的答复策略讨论 —— 一个电学领域案例的启示
北京德和衡（深圳）律师事务所
执业律师
摘要：区别技术特征是“容易想到”或者“常规技术手段”的审查意见是申请人和代理人在专利实审过程中常遇到的一类审查意见。面对此类审查意见时，代理人应重视“细微”区别技术特征的潜在创新性，并围绕一定的争辩策略来引导发明人分析出有关“细微”区别技术特征的技术内容，从而有效论证区别技术特征相对于常规思路是有创新的，而不是容易想到的。
关键词：创造性 区别技术特征 容易想到 常规思路
一、前言
专利申请需满足一定的条件才能获得最终授权，创造性条款则是其中最为重要和关键的一个条件。专利法第22条第3款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。在判断发明是否具有突出的实质性特点时，审查指南具体规定“三步法”判断方法。审查员在审查过程中，使用“三步法”判断方法审查专利申请的创造性时，在第三步判断发明是否显而易见、现有技术是否存在启示时，常用到的评述是：区别技术特征是本领域技术人员“容易想到的”或者“本领域常规技术手段”，进而得出专利申请不具备创造性的审查结论。此类评述给申请人和代理人一种主观色彩的印象，又加之面对此类审查意见时，通常没有固定有效的争辩策略，导致此类审查意见较难答复处理。如下，笔者将以代理的一件电学领域的专利申请为例，通过对其中争辩区别技术特征不是“容易想到”的处理过程进行总结，试图寻找一些可用于争辩此类“容易想到”的审查意见的答复策略。
二、案例介绍
专利申请涉及一种不间断电源，独权1限定的内容是“一种不间断电源，包括子单元和开关管驱动模块，所述子单元包括第一可控开关（Q1）和第二可控开关（Q2）相连形成的第一桥臂，第三可控开关（Q3）和第四可控开关（Q4）相连形成的第二桥臂，第五可控开关（Q5）和第六可控开关（Q6）相连形成的第三桥臂，第一电感（L1），母线电容（DC1），第二电感（L2），第二电容（C2）、第一开关（S1）和第二开关（S2）；所述第一开关（S1）的第一端与市电输入耦合，所述第一开关（S1）的第二端与所述第一电感（L1）的第一端耦合，所述第一电感（L1）的第二端与所述第一桥臂的中点耦合，所述第一桥臂、第二桥臂和第三桥臂分别跨接在所述母线电容（DC1）的正极和负极，所述第二桥臂的中点耦合至中线（N），所述第三桥臂的中点与所述第二电感（L2）的第一端耦合，所述第二电感（L2）的第二端与所述第二电容（C2）的第一端耦合，所述第二电容（C2）的第二端耦合至中线（N）；其特征在于：所述不间断电源还包括电池；所述电池的正极与所述第二开关（S2）的第一端耦合，所述第二开关（S2）的第二端与所述第一电感（L1）的第一端耦合，所述电池的负极与所述母线电容（DC1）的负极耦合；或，所述电池的正极与所述母线电容（DC1）的正极耦合，所述电池的负极与所述第二开关（S2）的第一端耦合，所述第二开关（S2）的第二端与所述第一电感（L1）的第一端耦合”。
上述限定的内容可简单地划分为两部分来理解不间断电源：第一部分为子单元的组成及各组成之间的连接关系，即前序部分的内容；第二部分为电池的两种挂接方式，即特征部分的内容。其中，电池的挂接方式是本专利申请提交时确定的发明点。
本申请的从权2对第一电容C1进行限定，权2的特征部分为“所述子单元还包括第一电容（C1），所述第一电容（C1）第一端与所述电池的正极耦合、第二端与所述电池的负极耦合”。
本申请还包括另外七个从属权利要求，由于在争辩过程不涉及到这些从属权利要求的技术特征，因此此处不再过多描述。
针对上述专利申请，审查员审查后发出第一次审查意见，其中引用两篇对比文件。审查指出对比文件1（CN1226099A）公开了不间断电源中的子单元和电池的挂接方式，从而权1的方案不具备创造性。对比文件2（CN101699699A）公开了电容C1及其连接方式，从而与对比文件1结合后使得权2的方案不具备创造性。具体地，对比文件1公开的不间断电源装置的电路图如图2所示，对比文件2公开的不间断电源装置的电路图如图3所示。
图2 对比文件1的不间断电源
图3 对比文件2的不间断电源
针对第一次审查意见，代理人分析后，发现对比文件1说明书及附图中的内容确实公开了本申请的不间断电源的两部分内容（上述图片中所示仅示意了电池的一种挂接方式，另一种电池挂接方式也被对比文件1说明书及附图公开，在此不详述）。而对比文件2中关于电容挂接的方式则与本申请不同，本申请中第一电容C1是直接连接在电池的正负极两端，而对比文件2中，虽然图中所示形式上看似第一电容C1是连接在电池两端，但与电池的正极相隔有一个开关管S2，结合说明书可确定第一电容C1实质上是直接连接在电感L1和中线N之间，而不是直接连接在电池两端。确定该区别技术特征之后，发现本申请第一电容C1连接方式的改变可改善不间断电源的THDi指标。同时，第一电容C1并联挂接在电池的两端，第一电容C1可参与到电池的电缆线中寄生电容和寄生电感形成的谐振电路，从而使谐振电路的谐振频率由原先的高频范围降低至低频范围，低于不间断电源的开关管的开关频率后，将抑制谐振电路的谐振，从而提高不间断电源的效率。据此，代理人根据该区别点及其效果，将权利要求2中的技术特征增加到权利要求1中进行修改加争辩。
答复第一次审查意见后，审查员发出了第二次审查意见。在第二次审查意见中，审查员指出虽然对比文件2中第一电容C1是连接在电感L1与中线之间，但其中第一电容C1的第二端与电池的负极是直接相连，而结合对比文件1中电池的负极与母线电容的负极连接的启示时，当电池的负极与母线电容的负极相连后，第一电容C1的第二端会随之调整到与母线电容的负极相连。而为了进行输入滤波，本领域技术人员容易想到继续改进第一电容C1的挂接，使第一电容C1的第一端直接连接电池的正极。
针对该审查意见，代理人认为根据对比文件2的启示改进对比文件1而增加第一电容C1时，会想到将第一电容C1挂接到电感L1和母线电容之间，但此时第一电容C1与电池的正极仍有开关管S2隔开，而不是本申请的第一电容C1“直接连接在电池的正负极两端”。代理人抓住这一点与发明人充分沟通，以期找寻从前者转变到后者不是“容易想到”的技术支持。经过沟通，发现常规思路下，电容挂接的位置是希望与后端的转换电路离得越近越好，这样，电容与电感组合在一起形成的滤波电路在市电模式和电池模式下均可以发挥滤波作用。如果调节到前端，直接挂接到电池两端，电容C1将不能参与市电模式下的滤波。所以按照“越近越好”的常规设计思路，本领域技术人员难以想到将电容C1调节到前端，即直接与电池的正负极两端连接。也就是说，如果出于滤波考虑，则不会将电容C1挂接到电路前端中电池的两端。本申请中，将电容C1调节到前端，则是基于电容C1连接在电感L1和母线电容之间时的电路工作原理分析，发现电容C1的连接方式存在某些低阻回路，易引起脉冲电流，伴随电磁干扰，导致电路的THDi指标变差。最后，本申请调整第一电容C1的位置后，发现不仅解决了电路THDi指标的问题，还可以抑制谐振电路的谐振，提高不间断电源的效率。围绕上述三方面的内容，代理人将权利要求中描述的电容的连接方式中的“耦合”修改为“直接连接”，然后结合上述技术内容展开“容易想到”审查意见的争辩。
最终，答复第二次审查意见后，争辩成功获得授权。
三、案例分析
根据上述答辩过程，笔者总结出针对“容易想到”的审查意见的答辩启示：
一方面，不轻视任何一个小的区别技术点。上述第一次审查意见答复过程中，正是抓住对比文件2中电容C1的挂接方式与本申请的电容C1的挂接方式不同，才进而出现后续第二次审查意见的答复以及后续的转机。虽然电学领域中，一个电容连接位置的改变是再寻常不过，看似是一个变化微小的改动，但是其中可能就涉及发明人研发改进的过程，得到这个点或许需付出大量创造性劳动，并不似从表面文字看到的那样是一个简单的、容易想到的转变。
另一方面，围绕“容易想到”的区别技术特征进行有理有据的争辩。这里有理有据的争辩可分以下三步进行：
1） 分析当面对审查意见中所述的问题时本领域技术人员通常的解决思路是怎样的，通过对常规思路进行描述分析以将本申请的设置从常规思路中区分开。例如上述案例中，为发挥第一电容C1滤波的作用时，常规的思路是将第一电容C1与电感L1组合成滤波电路，与后端的转换电路离得越近越好。而不是如本申请那样设置得靠近前端，远离后端。
2） 陈述本申请发明人得到区别技术特征的历程，让审查员了解本申请发明人得到方案的过程。上述案例中，代理人在二审争辩陈述时，分析了电路中增加第一电容C1后为何会导致电路THDi指标变差的原因，即第一电容C1设置在电感L1和母线电容之间时存在两个低阻回路，易引起脉冲电流和电磁干扰。通过上述技术分析，向审查员证明发明人是基于上述分析研究才改进了第一电容C1的连接位置，而非随意设置得到的方案。另外，在技术分析时，可结合电路图进行论证，使分析过程一目了然，也增加整个论证过程的可信度。
3） 强调设置区别技术特征后的效果，通过效果来突出区别技术特征的可贵。如果效果表现在多个方面，可分开强调显而易见的效果和不那么显而易见的效果。具体地，例如上述案例中，调整第一电容C1的位置后，阻断了低阻回路，从而解决了电路THDi指标的问题，这是显而易见的效果。除此之外，调整第一电容C1的位置后，虽然第一电容C1无法参与到市电模式下的滤波，但是第一电容C1可参与到电池的电缆线中的寄生电容和寄生电感形成的谐振电路中，从而使谐振电路的谐振频率由原先的高频范围降低至低频范围，低于不间断电源的开关管的开关频率后，将抑制谐振电路的谐振，从而提高UPS不间断电源的效率。这一效果则是调整第一电容C1之后才发现的效果，事先并不是显而易见的。
上述三个步骤，笔者总结为“小三步”，即将常规思路与本申请的区别技术特征作为两个对象，通过第一步确定常规思路，第二步分析本申请区别技术特征的形成过程，第三步强调本申请区别技术特征的效果，从而论证本申请的区别技术特征是相对于常规思路有创新的设置，而不是容易想到的。虽然以“容易想到”的审查意见为例进行说明，但上述“小三步”的争辩过程同样适用于“区别技术特征是常规技术手段”的审查意见。
当然，要完成上述“小三步”论证过程，离不开代理人和发明人的共同配合，充分沟通。代理人在这个过程中需要围绕上述三个步骤的内容与发明人多沟通交流，代理人作为答复策略的掌控者，引导发明人分析出其中的技术内容，从而挖掘出使三个步骤的论证过程成立的技术支撑内容，让整个争辩过程有理有据。
四、结论
当面对区别技术特征是“容易想到”或者“常规技术手段”的审查意见时，笔者认为，代理人可从这些看似“容易”的区别技术特征着手，摆脱字面理解的偏见，根据“小三步”的答复策略引导发明人完成技术内容方面的分析，结合“小三步”的答复策略以及技术分析内容，从而针对“容易想到”类的审查意见撰写出有理有据的意见陈述，最终劝服审查员争取授权。
作者简介
江耀纯
北京德和衡（深圳）律师事务所执业律师
江耀纯律师曾在知识产权行业任职20多年，办理专利、商标、著作权申请案件数千件，和专利、商标、著作权、不正当竞争诉讼案件数十件，具有十分丰富的知 识产权案件办理经验。2020年加入德和衡深圳分所，曾经和目前服务的主要客户有：华为技术、中兴通讯、比亚迪、清华大学深圳研究生院、科列、太辰光、珠海茂田、 旺龙智能等。具有理工科和法律综合思维，尤其擅长代理专利商标授权确权行政诉 讼案，擅长抓住发明创新实质，说理透彻，在最高法有四连胜的佳绩。
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