金鹏研究 | 恶意专利侵权诉讼被判侵权

专利权的保护，目的在于鼓励创新，增加社会福利。而抢注他人技术或外观，利用形式上的专利权进行恶意诉讼，破坏了专利法鼓励创新之立法宗旨，损害了诚实信用原则。近日，金鹏吴秀荣律师代理的某企业诉被告恶意专利诉讼案，成功反击滥用专利权行为，一审法院判决彰显司法公平、公正。

一、基本案情

10年前，A公司委托C工厂在中国制造某配件产品，后A公司另寻到一家供货商B，与C工厂一起为A生产配件产品。A公司将该配件产品发往国外，在国外将该配件产品与其它配件一起组装成成品，并在国外销售成品。在A公司与供货商B交易进行过程中，供货商B的股东自然人D接触到了A的前述配件产品外观以及成品。C工厂同时是自然人D的关联企业。自然人D曾向A公司书面确认过，A公司是配件产品外观的权利主体。A公司未将配件产品外观在中国申请专利，但自然人D却将成品的外观向中国专利局申请了外观设计专利，并取得了专利权。后来，由于A公司与供货商B在合作中产生了矛盾，自然人D便以专利权人的身份采取海关保护措施，将C工厂为A公司制造并出口的配件产品扣押并向法院提起外观设计专利侵权诉讼。A公司在此侵权诉讼中提出了外观不相同且不近似抗辩、在先使用抗辩、现有设计抗辩等。在裁判结果上，一、二审法院均判决A公司配件产品不构成侵权。

在上述侵权诉讼期间，A公司向广州知识产权法院起诉供货商B以及自然人D，主张二者的行为构成恶意专利侵权诉讼以及不正当竞争。日前，广州知识产权法院作出一审判决，认定自然人D构成恶意专利侵权诉讼，并判决自然人D赔偿A公司损失30万元人民币。之后，自然人D提起上诉。

二、一审裁判要点

法院认为，本案是恶意提起专利权诉讼损害责任纠纷，本质上属于侵权之诉。所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉的行为。认定某种具体的诉讼行为是否属于恶意提起专利权诉讼的侵权行为，应当同时满足以下四项构成要件：

（1）一方当事人以提起专利权诉讼的方式提出了某项请求；

（2）该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果；

（3）该诉讼行为与损害后果之间具有因果关系；

（4）提起诉讼的一方当事人主观上具有恶意。

在该案中，被告自然人D提起专利侵权诉讼，给原告A公司带来了经济损失，前三项要件得到了满足。故而，案件争议焦点在于，就被告自然人D针对原告A公司提起专利侵权诉讼的行为而言，其主观上是否存在恶意。

第一，从外观设计的比对来看，在自然人D提起的专利侵权诉讼中，被诉的侵权产品是配件，而自然人D申请的外观设计专利是成品，二者在整体视觉效果上的区别极为显著，因此，被诉侵权产品外观设计明显没有落入自然人D专利权的保护范围。自然人D因在起诉之前就已经接触到被诉侵权产品，其对于被诉侵权产品与其专利不同应当明知，其明知被诉侵权设计明显不落入涉案专利权保护范围而起诉A公司专利侵权，缺乏事实和法律根据。

第二，早在自然人D申请专利之前，其关联企业C工厂就已为A公司大量代工生产被诉配件产品并出口国外，由此可见，被诉配件产品在自然人D专利申请日前，就因销售处于为公众所知的公开状态，属于现有设计，自然人D关联企业为A公司代工，自然人D本人参与其中，其对此当然明知。因此，自然人D明知被诉配件产品外观设计属于现有设计而起诉A公司侵犯专利权，也缺乏事实和法律根据。

综上，一审法院认为，自然人D明知A公司被诉产品不侵害其专利权而起诉，不管是出于何种原因，均难言其目的合法、正当，其已构成恶意提起专利侵权诉讼，应对由此给A公司造成的损失承担赔偿责任。

律师简介

吴秀荣 律师

广州金鹏律师事务所合伙人，广州仲裁委员会仲裁员，专利代理师

执业领域：专利法、商标法、版权法、反不正当竞争法、反垄断法。

吴秀荣律师从事知识产权业务20余年，办理过数以百计的专利、商标、不正当竞争案件；入库中华全国律师协会“涉外律师‘领军人才’”及广东省律师协会“涉外律师领军人才”入库律师，每年办理数十件海外知识产权侵权案件和专利申请案件，在办理涉外知识产权案件中拥有丰富经验。

曾代理国内多家企业处理海外知识产权侵权案件，所涉国家包括美国、英国、德国、西班牙、韩国、日本、俄罗斯等多个国家。曾代理广州某服装企业与美国某版权流氓公司的版权侵权案，代理广州某家电企业在德国的专利侵权案，代理珠海某公司在美国的专利侵权案，代理广州某企业在美国专利维权案，代理广东某铰链企业在美国的专利侵权案，代理东莞某汽车配件企业在德国的标准必要专利侵权案，代理广州某音响企业收购欧盟、英国注册商标、办理商标转让手续等后续业务，代理广东某企业处理违反专利许可合同的国际仲裁案件，帮助广州某公司在德国提起专利无效申请，帮助广东某企业应对美国337调查，代理香港某公司与英国某企业就许可经营合同进行谈判、起草合同，等等。

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