商标在先使用抗辩初探
我国2013年新修订的《商标法》增加了一种新的商标侵权抗辩事由——商标在先使用抗辩。
《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请注册商标前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
一定程度上讲，商标在先使用抗辩是为了缓和商标注册主义所带来的弊端。在商标注册之前，在先使用人已在其商品与该商标之间初步建立了稳定了联系，累积了一定的商誉。这种稳定的市场联系是应当值得保护的。如果仅因在先使用人没有及时注册其商标，就判定其对商标在后注册人构成侵权，明显不符合知识产权维护利益平衡的原则。在启航学校商标案中【（2015）京知民终字第588号】，北京知识产权法院对该条适用的制度价值亦有论述：
根据《商标法》规定的注册制度，商标专用权仅基于注册产生，与商标是否使用无关。但商标作为一种商业符号，其价值本质上仍源于商标在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用的商标才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益，商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。《商标法》第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权，便是在注册原则作为基本原则之外，为商标在先使用人提供的补充保护。
但在2013年《商标法》修改前，我国并无明确的法条依据来维护商标在先使用人的利益。实践中出现许多案例，当事人提出在先使用抗辩，并未得到法院的支持。例如在安徽迎驾酒业股份有限公司与安徽双轮酒业有限责任公司商标侵权纠纷上诉案中，安徽省高级人民法院认为：
“老槽房”商标于2000年8月21日经商标局在第31期《商标公告》上初审公告，于同年11月21日在第43期《商标公告》上注册公告，于2001年2月14日在第18期《商标公告》上作了核准转让公告。据此可以认定，迎驾公司应当知道“老槽房”商标已经注册，并为双轮公司专用。特别是当迎驾公司向国家商标局申请注册“老糟坊”商标，因与双轮公司的“老槽房”注册商标近似，而被商标局核驳后，仍继续使用“老糟坊”商标，其行为显然具有过错。根据《中华人民共和国商标法》第十八条规定，我国商标使用遵循的是“注册在先原则”。迎驾公司坚持“使用在先原则”的主张，没有法律依据，不予支持。
本案上诉后，最高人民法院认为：
根据商标法的规定，商标使用人是否有意模仿注册商标，不是人民法院判断商标是否构成近似，是否侵犯商标专用权的唯一标准。迎驾公司关于其在先使用“老糟坊”，不存在模仿“老槽房”可能的上诉理由，本院不予支持。
由此可见，在没有明确的法条依据之前，最高院的观点认为在先使用人仅仅能证明其对商标的使用没有主观恶意，而商标侵权采无过错原则，使用人的主观状态不是侵权判断标准。
在《商标法》修改后，在先使用抗辩有了明确的法律依据，一定程度上保护了在先使用人的合法利益。但从该条的规定来看，为了维护我国商标注册取得制度的正常秩序，在确认在先使用人不构成侵权的同时，也规定了较为严格的适用条件。以下笔者结合司法实践中的案例，具体分析在先使用抗辩适用过程中所遇到的细节问题。
一、商标在先使用的性质是一种不侵权抗辩，而非法定的权利。
首先，从《商标法》59条第三款的文义解释的角度看，该条仅仅规定了在在先使用人使用商标的行为符合一定条件的情况下，注册商标权利人无权禁止其使用。但绝不能由此反面推导出在先使用人获得了一种可以对抗任何人的“权利”。其次，一般认为，知识产权采权利法定主义，仅仅是法律明确规定的，才能认为其取得了权利。该条仅仅赋予了一个在先使用人在符合特定条件的情况下，对抗商标权利人的能力。明确了在先使用的性质，就可以明确，在先使用人不能依据其现在使用获得某种“权利”，也就不能基于此点来维护自己的“权利”。当然在先使用人基于其诚实经营，必然存在一定的利益基础。在他人实施了不正当竞争行为，侵犯了其合法经营带来的利益时，其当然可以基于《反不正当竞争法》维护自己合法的利益。
二、使用行为必须在先
首先，必须存在商标使用行为。在我国司法实践中，判断商标侵权的前提必定是首先判断受控行为是否构成商标性使用。也即在受控行为不构成商标性使用之时，则不用再考虑其他商标侵权构成要件。《商标法》第四十八条对何谓商标性使用做了规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”
其次，使用的商标与商品必须与注册商标及其商品相同或近似。该要求是商标侵权的构成要件，如果不符合这一要求，则肯定不构成商标侵权，受控使用人即根本无需援引在先使用抗辩。
再次，使用行为必须符合双在先原则。依据《商标法》第五十九条第三款的规定，在先使用人行使在先使用抗辩权的条件之一是其“先于”商标注册人使用了与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标。也就意味着使用行为不仅要早于商标的注册申请日，还要早于商标权利人第一次使用涉案商标的时间。要求在先使用先于注册申请日时符合在先使用抗辩制度价值的，但是注册商标人第一次使用该商标的时间没有公示，其他使用人如何不属于同一地域，没有相关联系，很难知晓商标权人的使用时间，因此要求被控使用行为还要早于商标权人的使用时间过于苛刻。司法实践中，法官往往对“使用在先”做变通解释。例如，在前述的启航学校商标案中，北京知识产权法院将使用在先解释为对被控使用人主观上是否善意的要求：
故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语……具体而言，并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。
三、在先使用的商标应当具有一定影响
在先使用抗辩的目的就是为了保护在先使用人所建立的一定市场联系所形成的利益。如果在先使用的商标尚未达到一定程度的知名度，则就不存在法律所保护的利益，不符合在先使用抗辩的要求。但是如何认定“一定影响”，却弹性非常大。司法实践中认定标准的矛盾也使得对这一条件难以把握。
例如，在起航学校商标案中，北京知识产权法院认为：
《商标法》为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益，而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标便已达到该规定中“一定影响”的要求。
因此，可以看出北京知识产权法院对一定影响的要求较低，只要确切经过使用，在使用地域内起到了识别作用即可成立。
但是，在梁或等与安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司等侵害商标权、不正当竞争纠纷再审案中【(2015)民提字第38号】，最高人民法院在再审中认定：
即使如原审法院所认定的前述两个注册商标与被控侵权标识不构成类似商品和服务，也即不考虑前述两个注册商标对在先使用判断的影响，在第3422492号“11”注册商标的申请日，即2002年12月31日前，采蝶轩集团公司当时只有5家门店，且2003年的销售额只有7.58万元，也难言具有一定影响。”在采蝶轩集团公司已经有5家门店，销售额7万多元的情况下，最高院认为其不具有“一定影响”。
此处最高院的认定标准明显高于北京知识产权法院的认定标准。在在先使用人已开了5个门店的情况下，必然已经在使用地域形成了识别商品来源的作用，按照北京知识产权法院的标准，应当已经形成了“一定影响”。而最高院却认定：“难言一定影响。”这样矛盾的判决使得对“一定影响”的标准很难把握。鉴于采蝶轩案件是最新的判决，且判决法院是最高院，我们可暂权且参考最高院的标准。
四、对在先使用行为应当施加限制。
1. 附加区别标识。在先使用行为虽具有合理依据不构成侵权，但为了维护商标秩序，防止相关公众的混淆，一般会要求在先使用人在其使用行为中添加区别标识。这种区别标识只要能够达到将其与权利人的注册商标明显区别开即可，法院不应强制区别标识的形式，应当允许在先使用人自由选择。
2. 地域限制。一般认为，根据商标在先使用抗辩的立法目的，在先使用商标的行为应当限定在原有地域范围内。此处的原有地域范围即是以原有使用行为的知名度所覆盖的范围。在地域限制第一点上存在争议的是，如果受控行为是电子商务，主要采取网络交易，如何限定地域范围？笔者认为，如果在先使用行为一直采取网络交易的形式，应当允许其在网络交易中继续使用。结合附加区别标识的限制，相关公众可以很容易将被控商标使用行为与权利人的商标区分开来，在网络上继续使用也不会对商标权人造成不利影响。
3. 规模限制。一般认为，在先使用人应当将其经营规模限定了原有范围内，不应当扩大经营规模，否则会影响注册商标的合法使用空间。但司法实践中，有法官对规模限制提出异议，否认原有范围包括对规模的限制。例如，在启航学校案中，法官认为：“原有范围亦不受在先使用规模的限制，故被上诉人启航考试学校在经营活动中对启航考研的后续使用行为无论是否超出在先使用时的规模，均属于原有范围内。”
4. 原商标、商品范围。超出这一范围限制，主要包括两种情况。第一种是与原商标或商品完全不同。这种情况下已经超出了范围限制的要求，根据不构成商标侵权。第二种是虽超出了商标及商品的原使用范围，但仍然属于注册商标及其对应商品的范围，这种情况下的超出，则不符合范围限制的要求。
关注后回复关键词，查看精华文章：
游戏直播 | 技术中立 | 公司控制权 | 劳动合同解除 | 权利冲突 | 公司决议 | 公司解散 | 工伤赔偿 | 编剧 | 投资并购 | 服装专利 | 重复诉讼 | 合理使用 | 技术措施 | 深度链接 | 版权采购 | 域名侵权
/添加作者 @刘耕辰 个人微信号：13918842052，可获得更多的分享与交流/