马翔：商标法老兵为何能抓住互联网机遇｜E法人物
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尤其引人关注的是，马翔也是最早抓住互联网兴起的弄潮儿，代理了“滴滴打车”商标侵权案等典型的网约车相关案例。
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文｜财经E法 樊朔
编辑｜郭丽琴
编者按：
谁是中国律师界的领跑者？
各类机构已经给出了名目繁多的排名。其中，能进入中华全国律师协会（下称“全国律协”）专业委员会名单的律师颇受业内关注。
这些律师都有着丰富的办案和法律实践经验。不仅在本业务领域有着较大的影响力，还身兼多职，有较强的组织协调能力，且多在各自专业领域，深入参与过从中央到地方的建章立制。
在多轮规划之后，各个专业委员会的主要成员也正式开启了2023年的忙碌工作。
以今天这篇《商标法老兵为何能抓住互联网兴起的机遇》作为开篇，E法人物栏目接下来将陆续推出一系列专访和人物特写稿件。希望透过那些进入第十届专业委员会名单，且在高科技、大数据、互联网领域领跑的律师视角，共同感受时代的脉动、机遇与挑战。
“商标法具有惊人的欺骗性，看似一目了然，实则充满玄机。在相当多的层面上，商标法的某些基本问题目前依然存在不确定性，而且可能永远如此。 ”英国法学家杰里米·菲利普斯（Jeremy Phillips）如是说。
这句话常被马翔引用，以此说明商标法的复杂之处。马翔是北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。从1994年开始从事商标业务，是国内最早从事商标业务的执业律师之一。在过去29年的从业经历中，他代理了多个引发社会关注的复杂案件：“非诚勿扰”商标侵权案、“庆丰包子铺”商标侵权案、“解百纳”商标侵权案。尤其引人关注的是，他也是最早抓住互联网兴起的弄潮儿之一，代理了“滴滴打车”商标侵权案等三个典型的网约车相关案例。
此外，马翔还代理了数千件商标异议、评审案件，近千件商标行政授权确权和商标侵权案件，其中不乏多个“首次”：国内首例立体商标申请、首例服务领域驰名商标申请、首例商标反向假冒案，并多次入选最高人民法院全国十大知识产权案件。
2022年9月，马翔连任第十届中华全国律师协会知识产权专业委员会副主任。他坦言，目前商标行政审查机关与司法机关已建立了较为完善的沟通机制，但律师协会以及律师却难以参与其中。在这一岗位上，他希望能够推进与商标授权确权行政机关、司法机关的交流协作，最大限度的发挥律师职能作用。
“保证法律的正确实施和国家知识产权战略的有效落实。”马翔说。
01
深度参与“三车之战”
作为最早一批抓住互联网浪潮的律师之一，马翔代理的案件中不乏互联网领域的商标侵权案例。其中有三个典型案例被业内称为“三车之战”。
第一个典型案例与当年的“滴滴打车”有关。2014年，广州市睿驰计算机科技有限公司（下称“睿驰公司”）将滴滴打车的运营方北京小桔科技有限公司（下称“小桔科技”）告上法庭。睿驰公司自述，因准备从事与汽车相关的业务，2012年该公司分别注册了第38类11122098号“嘀嘀”和11282313号“滴滴”、第35类11122065号“嘀嘀”商标。小桔科技向社会公众提供“滴滴（嘀嘀）打车”服务，并在软件程序乘客端和司机端界面等处，显著标注“滴滴（嘀嘀)”字样，其包含了第35类和第38类商标中与睿驰公司商标核定使用的服务范围相同或近似的内容，侵犯了其商标专用权。
马翔作为小桔科技的代理律师，首次提出了提供App行为≠提供服务的观点，即APP只是基础性工具，在判断类似服务时，应综合考虑各种因素。就该案而言，小桔科技提供的其实是39类“通过计算机网络提供运输信息、经纪服务”，与睿驰公司第9类软件类等商标不类似，更不相同，不会侵犯其原告的商标专用权。
最终，北京市海淀区人民法院支持了马翔的代理意见，驳回睿驰公司的全部诉讼请求。这一案例也入选了北京高级人民法院知识产权十大典型案例。北京市高院认为，在传统行业开始借助移动互联和通讯工具等开发移动应用程序的背景下，不能将网络和通信服务的使用者与提供者混为一谈。该案为目前互联网+企业在注册商标和商标保护提供了重要经验，律师的创新观点也得到了法院支持，具有典型的判例意义。
此后，这一代理思路也应用在马翔代理的多起“互联网+”商标侵权案件中。第二个典型案例发生在2017年，人人车公司与好车无忧公司的商标争端引发关注。2014年5月，好车无忧公司在第9、35、42类商品/服务上申请注册了 “人人车”商标，专用权期限至2025年7月6日。自2016年7月开始，人人车公司分别在华为商店、百度手机助手、苹果商店等平台收到好车无忧公司发出的投诉函，要求下架人人车公司的“人人车二手车”APP。马翔团队认为，好车无忧公司的行为不仅恶意“搭便车”，还频繁警告人人车公司，已经严重干扰了人人车公司的经营，应当尽快制止。因此，团队建议人人车公司提起确认不侵权的诉讼。
在代理此案时，马翔团队认为，人人车公司与好车无忧公司均为利用互联网、移动互联网技术实现二手车流通服务的经纪机构。人人车公司提供的服务，本质上是以车源主体和买家主体为服务对象的居间经纪服务，与好车无忧公司注册商标在第35类及第42类上的服务在目的、内容、方式、对象等方面并不相同，不属同一范畴。因此好车无忧公司无权禁止人人车公司在原使用范围内继续使用“人人车”商标，人人车公司在“二手车经纪”服务上使用“人人车”标识不侵犯好车无忧公司相关商标专用权。
在一审判决中，北京知识产权法院支持了马翔团队的主张，确认人人车公司不构成商标侵权。在此后的二审中，北京市高级人民法院维持了原判。人人车公司可继续运营“人人车二手车”等App。
第三个典型案例是在2019年发生的“小黄车”商标侵权诉讼，涉案双方为数人(上海)智能科技有限公司（下称“数人公司”）和“ofo小黄车”的运营方北京拜克洛克科技有限公司。马翔团队在为被告ofo代理时提出，数人公司的“小黄车”商标系恶意抢注他人商标，而ofo将“小黄车”使用在"自行车出租——互联网租赁自行车"服务上，而非"可下载计算机应用软件"商品，不属于在数人公司涉案注册商标核定使用商品、服务上的使用。
最终，北京市海淀区人民法院作出判决，驳回数人公司的诉讼请求。
总结这三个典型案例的经验，马翔指出，“互联网+”领域的商标侵权案件不仅要判断商标使用本身是否侵权，也要重视互联网企业提供的服务是否属于商标注册的核定范围。“互联网公司保护自己的商标，要有与传统行业不同的思维方式。”他说。
在马翔看来，由于互联网的创新开放等特点，新产品新业态层出不穷，商标争议也更加复杂多变。互联网公司提供的服务背后往往需要复杂的技术作为支撑，在这种情况下，大众对于互联网企业提供的服务容易产生认知上的偏差，“把使用的工具作为产品和服务来认识”。
马翔观察到，自2014年以来，互联网领域的侵权案件越来越多，团队代理的“互联网+”商标侵权案例也不断增加。
谈及为何能抓住这一波浪潮，马翔认为，是看到了知识产权保护的趋势需跟上互联网快速化的创新，“适应互联网快节奏的发展。”。
回溯过往，马翔能活跃于“浪潮之巅”，源于在自身优势领域的长期志向与深耕。
02
以商标法为志业
马翔在1994年首次接触了商标法律业务。上世纪90年代，中国市场经济改革正如火如荼地发展，市场竞争秩序亦在逐渐确立，商标法律服务是企业的必然需求。
“假如我的工厂被大火毁灭，假如遭遇到世界金融风暴，但只要有可口可乐的品牌，第二天我又将重新站起。”可口可乐第二任董事长罗伯特·伍德鲁夫(Robert Woodruff)的这则名言也让马翔思考商标在现代社会的重要性。
马翔观察到，在上世纪90年代，广东东莞、深圳等地的工厂为美国耐克公司定牌加工运动鞋。当时，一双耐克鞋在中国的离岸价格是10美元，而在美国的售价高达160美元。作为商标权人，耐克公司的利润高达150美元。他意识到，如此高额的利润很大程度归功于商标。
在欧美发达国家，商标业务往往由律师代理，是世界500强企业非常看重的法律服务，世界知名的律师事务所基本都有商标业务部、专利业务部。早在1982年，第五届全国人大常委会即通过了《商标法》。但直到九十年代中后期，中国几乎没有律师关注并深耕商标业务，与此同时，当时市场经济的繁荣已催生了大量的商标法律服务需求，导致供需严重不平衡。
马翔形容自己是一个“拓荒者”，希望能够改变商标服务“供不应求”的局面。在长期的执业过程中，他也愈发认识到，提供优质的商标法律服务，维护企业重要资产的保值增值是律师应尽的职责，而商标专用权的取得、维护、防侵权、防淡化，保护范围的扩大、力度的加强等均是律师作为法律顾问的工作内容。“律师不做商标业务或做不好商标业务，就谈不上是企业称职的法律顾问。 ”马翔说。
以“拓荒者”为起点，马翔开启了自己30年不断挑战“新案例”的商标律师生涯。
03
商标律师的30年
马翔代理第一起商标案例是在1994年。
这年5月，新加坡鳄鱼公司经销商以230元的单价购进北京市京工服装工业集团服装一厂（下称“北京服装一厂“）制作的“枫叶牌”西服,将附着于其上的“枫叶”商标更换成“鳄鱼”商标，之后在北京市百盛购物中心的“鳄鱼”服装专柜以560元的单价出售。北京市服装一厂察觉后，将新加坡鳄鱼公司诉至北京市第一中级人民法院。实际上，更换商标的并非新加坡鳄鱼公司，而是其授权经销商同益公司。
当时，《商标法》尚未对“反向假冒”行为做出明确的规定，鳄鱼公司是否构成商标侵权在当时成为争议热点。一些学者认为，这一行为属于《商标法》中规定的“其他侵犯商标专用权的行为”；而相反的意见则认为，不能扩大解释《商标法》，应认定同益公司构成侵权。
该案审判长罗东川曾撰文阐述认定侵权的理由：同益公司的行为表面上是通过购买行为使原告对售出的服装的商标权权利用尽，但其并非商业活动中的最终用户，实质上是在利用原告北京服装一厂的优质产品牟取暴利，无偿占有了原告为创立商业信誉和通过正当竞争占有市场而付出的劳动。
北京市天驰律师事务所接受新加坡鳄鱼公司的委托，认为该公司与北京市服装一厂没有经济往来，同益公司仅为该公司的销售商，其更换商标的行为不应代表鳄鱼公司。最终，北京市一中院裁定，新加坡鳄鱼公司、百盛购物中心对同益公司的侵权行为主观上并无过错，不承担侵权责任。
马翔坦言，作为代理律师，面对此类新颖案件，的确会遇到诸多挑战。“但只能赶鸭子上架”，尽最大努力去维护当事人合法权益。”
上海交通大学凯原法学院院长孔祥俊曾表示，在商标司法中，看似清晰明了的法律界限其实并不清晰，那些看似简单易决的法律答案其实并不简单，那些看似单一的线索背后却纵横交错。孔祥俊曾任最高人民法院民三庭（知识产权庭）庭长。
马翔说，很多时候，商标案件是没有经验可循的，商标专用权的保护范围随着商标显著特征和知名度的变化而变化，商标与企业的市场声誉和发展历史息息相关。“商标与版权、专利、商号等权利易产生冲突，都会使得商标行政授权确权案件变得扑朔迷离，但这也是律师充分发挥作用的时候 ”。
在二十多年的执业经历中，有诸多令马翔印象深刻的瞬间。在“康王案”的庭审中，当他提到2001年的化妆品包装用的是2003年的卫生许可证号时，法庭好像顿时静止了。“大概五秒后才缓过神儿来，我至今还记得对方代理人那惊诧的表情。”
马翔也承担着一些社会职务，目标是让更多律师了解、参与商标业务。2005年马翔向北京市律师协会提议成立了商标专业委员会，这是律师界第一个商标专业委员会。他自2005至2012年连续三届担任该委员会主任，希望通过各种活动提高全市律师的商标业务水平。在此期间，马翔还呼吁律师界要重视商标代理业务，并向有关部门提出，应尽快解除代理行业对律师限制的建议，获得了积极响应。此外，他还在北京市律师协会申请律师执业人员集中培训中讲授《律师商标代理业务》，帮助实习律师树立商标及商标法律服务的重要性、律师在商标法律服务行业大有可为等观念。
04
推动“商标行政授权确权诉讼”落地
除了个案创新，马翔也一直在关注新的理念和趋势。
例如，为配合加入世界贸易组织（WTO），2001年第二次修正的《商标法》确立了司法审查原则，即包含商标评审委员会裁定在内的任何行政行为都要接受司法机关的审査，“商标行政授权确权诉讼”这一全新的案件类型问世。
马翔回忆，在司法审查制度刚确立时，律师们也是从零开始，开始几年经常有人犯错。“比如有些律师会请求法院判商评委三个月内重新做出裁定。正确的做法是请求撤销商评委的裁定。”马翔说。
最早的时候，原告律师经常在诉讼阶段提交新证据，被告商标评审委员会自然反对，认为自己是在原事实理由及证据的基础上做出的行政决（裁）定，原告在诉讼中提交新证，对商评委不公平。马翔介绍，按照世界通用原则，任何行政行为必须接受司法审查，司法审查应当在行政机关所依据的事实理由和证据的基础上进行，提交新的证据意味着超出了行政机关作出行政裁定的范围。
追溯过往，马翔说，法官从最初的拒绝到有条件的接受，最终到无条件接受。从最初把新证据美化成“补强证据”，到不接受新证据将导致商标被撤，再无救济的机会以及会影响社会公众利益等，“硬是把商标行政授权确权诉讼打成了与传统行政诉讼具有不同特点的诉讼，可以说在这个过程中，律师发挥了重要作用”。
在代理商标授权确权诉讼时，马翔团队尽力做到最后的救济程序。以著名的“扇形稻香村”商标案为例， 2012年，马翔团队代理苏州稻香村在北京市第一中级人民法院起诉，2013年上诉到北京市高级人民法院，2014年向最高人民法院申请再审，2015年向北京市人民检察院申请抗诉，2016年向最高人民检察院申请抗诉复查，此后团队又提出了检察听证申请。
中国人民大学知识产权法教授张广良曾撰文指出，20年来，中国法院受理的商标行政案件数量呈几何级增长。2002年是商标行政诉讼元年，北京市第一中级人民法院受理的商标行政案件不足10件。到了2020年，北京知识产权法院受理的商标行政案件已达1.5万件。
马翔认为，商标授权确权案件的大幅增长，说明随着经济社会的发展，越来越多的市场主体意识到了商标的重要性。同时，也从侧面说明了商标“搭便车”现象日益突出，权利冲突愈发激烈，甚至已有企业将商标用作了商战的主要手段。
回顾司法审查二十年的发展，马翔以亲历者身份表示，商标早已不是商品上的符号，而是一个独立存在的交易工具，能为企业创造高额利润，并已成为企业的重要资产。另外，商标案件数量的大幅增长，也为律师提供了更大的舞台，更加说明了商标法律业务是值得广大律师充分重视的业务类型。
虽然中国知识产权保护的力度一直在加大，但马翔认为仍存在一些问题：比如在具有“其他不良影响”、稳定市场秩序、驳回复审程序能否提交使用证据等问题上，司法机关的观点变化也给代理律师带来了很大的困惑，这都有待于商标授权确权案件的参与各方共同努力解决。