商标在先使用权在反“抢注”中的有限作用及立法建议

商标在先使用权在反“抢注”中的有限作用

及立法建议

——对“同一首歌”商标争议引发的思考

王晓先

(广东工业大学政法学院法律系,广州,510090)

摘要：我国《商标法》于2001年修改后，增加了对商标在先使用权的有限保护，主要目的在于防止不正当抢注的发生。但是从法律对其的有限保护看，这也只能阻拦他人用使用在先并已经产生了一定影响的商标在同类商品或服务上的注册，并不能阻拦他人把该使用在先商标注册于不同类的商品或服务上。有必要对其能够和不能够遏制不正当抢注进行分析，以探讨更好的反不正当抢注的途径。

关键词：商标在先使用权 抢注  有限作用  立法建议  

我国现行《商标法》经2001年的修改后的第三十一条，第一次给予了未注册商标在特定情况下有限保护的机会。认可未注册商标所有人对其未注册但已在先使用并产生了一定影响的商标拥有一种事实上的权利----占有、使用、收益、处分。该规定虽然具有一定的反不正当竞争的作用，但这种作用是极其有限的，并不能完全排除“搭便车”式的不正当竞争。

一、商标在先使用权保护的立法背景

商标在先使用权从不保护到有条件的保护，体现了我国商标法律制度中的公平理念和原则。何谓商标在先使用权？2001年修改后的《商标法》第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”商标在先使用权仅指该法条中的第二层含义，即享有商标在先使用权的人只能阻拦他人对自己使用在先，并已经产生了一定影响的商标，再注册于与自己同类的商品和服务上。

对商标在先使用权有限保护的立法，主要是针对国内现实中频频发生的商标抢注事件，尤其是1995年和1998年发生在深圳和杭州的商标抢注事件为特别令人注目。

1995年，深圳对外贸易中心有限公司大规模抢注我国企业知名商标达200多件，欲转让，引发“恶性抢注”风波。深圳某公司自1995年底开始先后提出了200余件商标注册申请，主要包括两种类型：其一是将与“凤凰”、“熊猫”、“伊利”等几十件有一定知名度的商标(含少数驰名商标)相同的文字在非类似商品或服务上注册；其二是将与富岛基金、国嘉实业、兰生股份等几十家上市公司简称(含简称的显著部分)相同的文字在相关的商品或服务上注册。[1]1995年杭州发生了“天平”、“天称”商标抢注事件，即有企业将他人已使用并形成一定区别力(知名度或声誉)的“天平”、“天称”商标，抢先在相同或类似商品、服务上申请注册。[2]1998年深圳一家公司抢注了全国各地共48家上市公司的服务类商标，这些企业包括长春四环、江西江玲、福建实达、内蒙古伊利、上海水仙等著名企业，其中被抢注的商标大都是这些上市公司的知名品牌、商号或字号。另外这家公司在申请注册之前，已对这些企业的商标状况进行了细致研究，可见是故意抢注。[3]

这些抢注事件除了把在先使用且具有一定知名度的商标、商号、字号或其公司简称抢注在相同或类似的商品与服务上之外，在1995年深圳发生的商标抢注事件中甚至还发生了有一定知名度的商标(含少数驰名商标)相同的文字被抢注在非相同或类似的商品或服务上的情形。当年这些商标抢注事件向执法机构提出了严峻的挑战，也引发了激烈的学术争论，同时也引起了立法界的关注。为了遏制这种抢注中的“恶意”，我国现行《商标法》第三十一条就有了形成的环境与土壤，商标在先使用权在我国首次进入法律的保护范围，尽管这种保护是非常有限的，但也是在与国际商标保护接轨方面又前进了一步。

二、商标在先使用权在遏制“恶意”抢注商标中的有限作用

根据现行《商标法》第三十一条的规定，商标在先使用权遏制“恶意”抢注商标的有限作用主要体现在两个方面：一是只能阻拦他人在相同或同类商品或服务上注册自己“已经使用在先并有一定影响”的商标；二是既不能阻拦他人对自己使用在先并已经产生了一定影响的商标注册于与自己不同类的商品或服务上，也不能阻拦他人不注册地使用自己拥有在先使用权的商标于与自己相同或同类的商品或服务上。之前发生的《同一首歌》的商标注册纠纷，就引发了人们对在先使用并产生了一定影响的商标在不同类的商品或服务上的注册是否存在不正当竞争的思考。

江苏双洋酒业与央视《同一首歌》栏目历经5年争夺，“同一首歌”商标事件有了最新进展，国家工商行政管理总局商标局裁定“同一首歌”商标归双洋酒业所有。《同一首歌》是商标异议人中央电视台的著名电视栏目。2002年被异议人江苏双洋酒业在酒类商品上提出商标申请，2004年公告后被异议。商标局已经裁定异议人申请的“同一首歌”商标应核准注册。理由是“同一首歌”为汉语中有含义的词汇，并非异议人自创；且异议人创办并播出的电视栏目，与注册企业又分属不同行业，便于消费者辨别，不会造成混淆。[4]

尽管商标局已经裁定江苏双洋酒业拥有“同一首歌”的注册商标使用于其酒类商品上，但是我们从已经公开向媒体透露了注册心机的江苏双洋酒业的代表刘殿利的话中，可以知晓其企业对“同一首歌”的商标注册完全是一种“有意的抢注”。

刘殿利对媒体表示，“和注册‘开心辞典’不同，注册‘同一首歌’可以说是一次瞄准对手漏洞的‘抢注’。因为‘它完全是为注册而注册’。”“同一首歌”商标是双洋酒业于2002年末委托南京一商标事务所注册进行注册，注册费用2000元。同时双洋酒业还注册了“开心辞典”酒系列，随后央视以“消费者易混淆”之名提出异议。据悉，此次并不是双洋酒业的首次抢注，此前，该公司还注册了“双响炮”等多个耳熟能详的品牌。[5]

就算没有江苏双洋酒业的代表如此坦诚的表白，我们也能根据该公司具有的抢注喜好，判断出该企业在酒类商品上注册的“同一首歌”是想借中央电视台“同一首歌”这一知名栏目的光，搭便车的动机显而易见。我们可以预见，如果《商标法》不能在商标在先使用权中增加对在先使用并已经产生了一定影响的商标注册于不相同或不同类商品或服务的法律限制，那么类似于“同一首歌”的纠纷将会源源不断。该是思考对该情形立法的时候了。

三、侵犯他人商标在先使用权的不正当性特点

一项行为是否属于不正当竞争行为，主要看它是否具备不正当竞争的特征。法国著名学者塞特-戈尔认为：凡利用欺诈的手段出售其产品，目的在于从他人所取得的现状获得利益，或使他人的商品或企业解体，其中包括尚不足以使其商业市场的全部或一部分受到打击的行为，均应视为实现经济竞争中的不正当竞争行为。[6]可见，不论“抢注”他人在先使用商标用于相同或不相同的商品或服务上，都是一种明显的“目的在于从他人所取得的现状获得利益”的行为，属于采用了不正当手段进行的不正当竞争。

所谓不正当手段，主要是指以违反诚实信用原则的方式申请注册商标，也即申请人具有企图窃取他人劳动成果(他人进行商标创意的智力劳动，以及通过使用商标过程中投入的宣传、推介而凝结在商标上的商业信誉)的主观恶意。一般而言，如果客观证据能够证明以下两点，则可以认定申请人采用了不正当的手段：1、申请人知晓或者理应知他人在先使用的商标。例如，申请人与他人曾经就标注该他人在先使用商标的产品存在经销关系或者其他经济关系；双方为同一地区的同行业企业，且他人使用系争商标已在当地具有影响，等等。2、系争商标是对他人在先使用商标的抄袭、模仿。例如，他人在先使用商标具有较为独特的创意，而系争商标与该商标在构成要素与视觉效果上都极为近似，则可认定申请人抄袭了他人的在先使用商标。[7]

据前分析，“抢注”他人在先使用商标的，不是注册在与商标在先使用权所使用的相同或同类商品或服务上，就是注册在与商标在先使用权所使用的不相同或不同类的商品或服务上。可见，不管是哪种“抢注”，都是希望利用在先使用商标已经产生的一定影响度，其中已经发生了实实在在的搭便车行为，这种行为应该属于采用的不正当手段进行的不正当竞争。

四、对商标在先使用权完全保护的立法建议

为了建立正常的商标秩序，维护商标注册中的诚实信用原则，需要对经营者恶意抢注他人在先使用并具有一定影响的商标的搭便车行为给予遏制，这一切都应该在法律中进行明确规范。

1、应明确规定对商标在先使用权保护的前提条件

如果对利用他人在先使用商标的影响力所进行的商标注册都认定为采用了不正当手段的话，那么就很难区分其与驰名商标的保护了。只有设置法律保护的前提条件，才能使得对商标在先使用权与驰名商标的保护区分开来，尤其在我们这样的采取保护注册在先原则的国家，这种区分更为必要和重要。

目前商标法中对商标在先使用权的保护，仅仅停留在阻拦他人在相同或类似商品或服务上进行商标注册的功能上，因为只有属于相同或同类商品或服务中才比较容易产生竞争活动，也比较容易在消费者中产生混淆，而防止在消费者中产生混淆就是建立商标法律制度的最重要目的之一。在“同一首歌”的商标争议中，中央电视台的异议之所以不能得到商标局的支持，原因也就在于不会让消费者对中央电视台和江苏双洋酒业在不同类的商品或服务上使用“同一首歌”产生混淆。但是江苏双洋酒业还是难以消除公众对其采取了不正当手段抢注的怀疑。所以，以他人在先使用并具有了一定影响的商标在不相同或不同类的商品或服务上进行商标注册，如果不能认定“抢注”人的主观恶意，则不容易被认定为注册中采取了不正当手段。

如果不允许在相同或同类商品或服务上注册他人在先使用并具有一定影响的商标的前提条件，是拥有该商标“具有一定的影响”的直接证据。那么，在不相同或不同类商品或服务上注册他人在先使用并具有一定影响的商标构成不正当的前提条件则只能是一系列的间接证据：（1）在先使用的商标在不同商品或服务领域是否具有知名度，这里必须是以一般公众而非相关公众的知晓度为判断标准；（2）注册人是否具有恶意抢注的历史经历；（3）商标注册人是否与商标在先使用权人曾经存在过委托代理关系；（4）注册后注册人是否主动联系过商标在先使用权人转让该注册商标；（5）使用注册商标的不同类商品或服务领域中相关公众对抢注认定的比例；等等。

2、商标在先使用权人在他人对其的在先使用商标注册后仍然享有使用权

为了制止经营者恶意抢注他人在先使用的商标，采用注册原则的国家，对注册原则的缺陷采取了一些弥补的做法，都做了一些规定来保护商标在先使用权。比如，日本商标法就规定了“在先使用商标的使用权利”，以保护商标在先使用权：于日本国内在他人的商标注册申请以前，不是处于不正当竞争的目的，而在其商标注册申请有关的指定商品或类似商品上使用该商标或类似商标的结果，已使消费者熟知该商标是标志着自己所经营的商品时，在该商标申请人注册时，如申请人继续在其商品上使用该商标时，则在该商品上有使用该商标的权利。[8]

对商标在先使用权的保护，在相关的国际公约里面也有相应的精神和规定。Trips协定第16条之1款规定：“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已有混淆之虞。上述权利不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。”Trips协定中特别强调商标注册“不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力可能”。可见，Trips协定对商标在先使用权利的保护是从对商标权的行使加以限制的角度来规定的，属于解决已注册商标与他人在先权利出现冲突的一种制度安排。

在法律中应该明确规定商标在先使用权并不因为他人的抢注而丧失继续使用其在先使用商标的权利，这样就可以杜绝并防止注册人抢注之后对该商标的独占，通过消弱其抢注的商业利益来减少该类抢注行为的发生，以维护良好的商标秩序。

3、严格驰名商标评审中特别显著性的要求

显著性是商标获得注册的法定条件，在普通注册商标中，显著性主要体现在同类商品或服务来源的区别力上，而驰名商标区别于普通注册商标的标准就是其具有特别的显著性。这种特别显著性就是商标与使用该商标的产品或服务之间已经在消费者心中产生了稳定的并唯一的指向关系，提起该商标就能直接想到该类商品或服务。

如果出现抢注他人具有在先使用权的商标，而法律上还有“商标在先使用权并不因为他人的抢注而丧失继续使用其在先使用商标的权利”的规定，那么在先使用人的继续使用就将直接构成该商标在以后的驰名商标认定上的障碍，这一障碍就是难以满足在商标使用中的“特别显著性”要求。这样就算注册人在注册该商标时并不存在“抢注”的主观恶意，如果其也能明白在今后的驰名商标的创建中将存在着难以产生“特别显著性”的话，那么按照常理，注册人应该是会放弃该商标注册的。

因此，法律中明确对驰名商标具有特别显著性的要求，则可以使得善意注册的注册人也放弃在不同类的商品或服务上注册他人具有在先使用权的商标，以及标识、商号或字号等在先的商业权利，这对保护商标在先使用权和维护市场公正都具有重要意义。

综上所述，自商标在先使用权纳入法律保护的范围，使得把他人使用在先并具有一定影响的商标，注册于相同或类似的商品或服务上的商标抢注行为得到了一定的遏制。但是对商标在先使用权的有限保护，还不能防止他人把自己使用在先并具有一定影响的商标，注册于不相同或不类似的商品或服务上，类似“同一首歌”的纠纷还会不断发生。只有让商标在先使用权产生阻拦他人在不相同或不类似的商品或服务上注册的功能，才能真正地让商标在先使用权在遏制不正当注册中发挥重要作用。

注释：

1、2、3、7文学：“对在先权利的保护——兼评<商标法>第三十一条的理解与适用”，《中华商标》2004年第3期

4、5王晓玥：“历经5年争夺同一首歌商标被判抢注方所有”2008年03月31日《北京商报》

6戴奎生等《竞争法研究》中国大百科全书出版社，1993年版第14页。

8《日本商标法》第32条。转引自“关于商标在先使用权” http://www.027dxc.cn/lunwen/sort072/sort0148/3389.html