刍议日本强化专利纠纷处理机制的新动向——以证据收集程序特别规定为中心

作者：西村洋，北京大学法学院知识产权法博士研究生

引言

     作为对2016年日本知识产权推进计划的回应，近日日本特许厅发布了由日本产业构建审议会知识产权分科会专利制度小委员会通过讨论做出的关于进一步强化知识产权纠纷处理体系作用的提案。[1] 该提案以短期内实现强化上述机制为目标，特别是对完善专利诉讼中证据收集程序的特别规定做出讨论，同时也引起了实务界的关注。  

一、证据收集程序特别规定的相关立法

        证据收集程序在专利诉讼侵权认定及损害    赔偿计算方面起到了至关重要的作用。日本《专利法》立法设立了专利诉讼阶段收集证据的程序，作为该程序的特别规定，日本《专利法》第105条（以下称“第105条”）第1项至第4项规定了法院责令提交文件的相关内容。

        具体而言，第105第1项明确了在属于侵犯专利权或独占实施权的诉讼中，鉴于当事人申诉，法院可责令当事人提供为计算侵权损失所需的必要书面文件。但文件持有者有拒绝提供的正当理由时，不在此限。在此基础上，第2项针对上述但书中的例外细化规定了非公开审查程序[2]，即法院在判断是否具有前项但书中规定的正当理由时，若认为必要，可责令文件持有人出示相关文件；但该情形下，任何人不能要求公开其提交的文件。作为对前第1项与2项内容的扩充，同条第3项规定，在前述情形中，关于是否存在第1项但书中规定的正当理由，法院认为需要公开前项后段的文件并听取意见时，可向当事人〔本款的当事人是指当事人（法人的情况下，其代表人）或当事人的代理人（除诉讼代理人以及辅佐人之外）、雇佣人与其他从业人员〕、诉讼代理人或辅佐人出示该文件。最后第4项规定，对涉及专利权或独占实施权侵权诉讼中的侵权行为进行举证所需的验证目的的出示，准用前3项的规定。[3]

        从上述立法可知，法院即可根据当事人的请求发出提交相关文件的命令，在特定情况下做出对另一方当事人提交的文件进行特殊审理或公开的判断。作为第105条的例外，另一方当事人在具备正当理由时才能够免除其文件的提交，这样既有利于保护专利权人的合法权利、使诉讼当事人之间的利益得以平衡，在一定程度上还可提高诉讼质量与加快诉讼进程。

        然而，随着以商业秘密作为技术保护方式的企业不断增多，一些与技术相关的文件也存在有记载技术保密内容的可能性。那么在专利诉讼中，就法院责令提交的某一相关文件中包含商业秘密时，被责令的当事人是否可以以同一法条作为免除提交义务的主张，其主张在司法实践中多大程度上可被允许也成为一个问题。[4]由于立法起初没有对上述特别情况加以考虑，使证据收集程序尚难以应对诉讼的实际需要，现行立法规定也难以保证专利诉讼中法院责令提交的文件所包含的商业秘密内容不会被泄漏。

        鉴于此，2016年“日本知识产权推进计划”（以下称“计划”）中将证据收集程序的完善作为强化知识产权纠纷解决机制的一个重要部分，并提出完善证据收集程序才能在专利侵权诉讼中实现可靠性与公平性，因而有必要探讨引入中立的第三人专家调查制度。[5]

二、完善证据收集程序之探讨

        日本特许厅专门组织专家进行讨论，并在其提案报告（以下称“提案”）中针对“计划”提出的上述建议做出积极回应。该提案指出，“专利侵权诉讼中需要以技术上的高度专业性为基础进行合理判断，特别是涉及制造方法发明的诉讼中要求被诉侵权人提交反证时，从举证形式上来看完成不侵权举证较为困难。强化证据收集程序的重要性应得到重视，在构建相关制度方面，不仅要考虑专利诉讼中当事人之间的攻防平衡，保护被诉侵权方的技术秘密并避免证据收集制度的滥用，还要注重其与民事诉讼法规之间的契合性”。[6]

        与此同时，“提案”也充分听取了业界对完善证据收集程序的意见，相关意见主要分为以下两个方面。

        首先对于调查制度的引入，有意见认为，出于对商业秘密的保护以及仅在专利案件中以调查为由的信息请求权的考虑，不应引入具有强制力的调查制度。对此“提案”认为，可从慎重的角度出发，引入由公正中立的第三人技术专家参与证据收集程序制度，并可参照日本民事诉讼法制度框架对程序的内容与实施进行完善等；负保密义务的公正中立第三人技术专家在判断当事人是否负有提交《专利法》第105条第1项与第4项有关文件提交与检证物出示义务的程序（同条第2项，第3项）上，能够为法官提供技术认识方面的帮助。就技术专家参与证据收集程序的可实施性方面，还需全方位对其与现行制度的关系、技术专家在法律上的定位以及聘任方面进行探讨。[7]

        另外，关于非公开审理程序，有意见认为，现行《专利法》第105条有关文件提交命令在侵权举证阶段中必要性要件的要求较高，因此法院在特定情况下通过非公开审理就能够显示其必要程度。另一种意见对实施非公开审理所起到的实质性作用表示担忧，该意见认为不仅根据其内容还可能因其他争议点中的判断得出结论而否定文件、检证物提出的必要性。因此即使应用非公开审理程序，也不意味着实施该程序的案件数量或发出提交命令的件数会有所增加。[8]通过上述意见可知，日本立法欲引入中立第三人技术专家调查制度来减少依据特殊程序规定提交的文件中涉密内容的风险性，然而部分业界对引入该制度所引发的程序上的细化与引入后对证据收集程序带来的实质效果表示担忧。

三、学界对引入新制度的构想

        随着证据收集程序在专利相关司法实践中的实际运用逐渐受到重视，“提案”就引入中立第三人技术专家制度进行讨论的过程中，关于完善证据收集程序的话题也引起了学界的关注。甚至有学者对现有证据调查程序进行分析的基础上，提出了与“提案”相似的观点。

        该学者认为“立法上规定了被告可主张存在正当理由作为不提交文件的抗辩，但没有规定被告提出正当理由作为对出示第105条第1项中所述文件的抗辩。根据同条第3项的内容，法院可向权利人在内的当事人等公开并听取意见，也就是说，在该程序中仍无法避免拥有商业秘密的权利人向当事人公开保密内容的风险。进一步地，从产业利益角度出发，拥有商业秘密的权利人向诉讼当事人出示其内容导致秘密泄漏可能性较高，因而导致日本产业界对此产生畏惧。司法实践中，法院一直采用保守做法，尽可能不启动基于第105条的文书提交命令。即便如此，当事人主张商业秘密抗辩时，必然会导致举证不足的问题，而不限于恶意侵权人的情形”。[9]

        为了解决上述问题，该学者建议引入德国的专利调查制度（inspection）[10]，由独立专家（大学教授或专利代理人等在特定技术领域具备学识经验的中立专家）作为中立第三人，在负保密义务的基础上，对包含被诉装置、制造方法等商业秘密或对相关文件进行调查，并将其结果报告给法院。同时，引入德国的专利调查制度能够在诉中适用也可以在诉前适用，可以消除侵权人将自己拥有的技术秘密向另一方当事人出示的担忧，也可以解决诉前证据收集的问题。另外，引入德国的调查制度，可使修改后证据收集程序的特别规定符合TRIPs协议第43条中“确保秘密信息的保护”相关标准。[11]

        总体来说，基于现有证据收集程序的特别规定，即便被责令提交文件的诉讼当事人能够以其文件中包含技术秘密为由提出免除提交文件的主张，但在特殊情况下却不能够对法院的主观判断提出挑战，因而仍不能防止技术秘密被披露给另一方当事人。现有特别规定尚不完善，实践中以技术秘密抗辩主张免除提交文件义务仍难以获得法院认可。因此，选择德国的专利调查制度可有效地解决上述问题，使日本证据收集程序在司法实践中更具实施灵活性，并达到相关国际协议的基本要求。

四、小结

        证据收集程序的特别规定由于在立法上缺乏保护商业秘密文件的考量，间接导致该程序难以应对司法实践中的实际问题。现行证据收集程序中加入中立第三人技术专家调查制度可提高其实践适用的可靠性，具体到法律构建层面，参考德国的专利调查制度弥补其不足之处，以上内容均体现了完善证据收集程序的迫切需要。

注：

[1]https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/170330_tokkyo_houkoku.htm，更新时间2017年03月30日，访问时间2017年04月02日。

[2] 日本的司法实践中将“非公开审理”称为「インカメラ手続」（in camera）。

[3] 日本特許法第105条（書類の提出等），http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html，访问时间2017年04月02日。

[4] 高林龍 著「標準特許法」标准专利法（第四版）、有斐閣，2011年１月版，第281頁。

[5] 内閣府知財戦略推進部，「知財推進企画2016」，2016年5月，http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2016_gaiyou.pdf，访问时间2017年04月02日。

[6] 産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会，《我が国知財紛争処理システムの機能強化に向けて（提）》，2017年2月，第2頁。

[7] 同注6，第2页－3页；知財紛争処理システム検討委員会報告書，《知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性－知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けてー》，（知的財産戦略本部　検証・評価・企画委員会　知財紛争処理システム検討委員会、2016年３月），第14頁。

[8] 同注6，第4頁。

[9] 加藤朝道　著 「侵害訴訟改革の提案ードイツを参考に」、「月刊パテント」、日本弁理協会、2017年1月，第88頁。

[10] 同注9，特許庁HP〉制度・手続〉外国知的財産権情報〉外国知的財産権制度情報、「ドイツ特許法」第140c条。

[11] 同注9，第89-90頁。

本文仅代表作者个人观点，与北京大学科技法研究中心无关。

本文推荐引用信息：

西村洋：《刍议日本强化专利纠纷处理机制的新动向——以证据收集程序特别规定为中心》，载北京大学科技法研究中心网站，2017年5月16日，网址：http://stlaw.pku.edu.cn/hd/bbs/cx/265.html

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