“燃油驱动”对于“电机驱动”构成专利技术特征侵权吗？
作者
彭力军 最高人民法院司法案例研究院与湖南大学联合培养实习生
编者按：
在电动化、环保化的大背景推动下，燃油驱动与纯电动驱动、混合驱动方式呈现此消彼长的走势，汽车、机械、工具等设备制造企业的转型不断加速。
燃油驱动、电动驱动作为汽车、机械、工具等设备的传统核心动力来源，如果某一项发明创造的技术结构能够采用前述任一驱动方式，但是根据该项专利技术的权利人在独立权利要求中所记载的内容，从整体上反映该项发明技术方案仅限定“电动驱动”一种驱动方式，那么，在此种情况下，市场上同类设备制造厂商能否将此技术结构应用到其他采用燃油驱动的设备中？专利权人对其已明确知晓但未写入权利要求书的技术方案，试图通过等同原则再次将其纳入专利权保护范围，该项权利主张能否得到法院支持？
近年来，基于有效平衡专利权人的权益与公众利用公共技术实现技术创新与进步的现实需要，最高人民法院逐渐统一和收束“等同原则”在专利侵权判定中所采用的司法裁判标准。本文拟从最高人民法院知识产权法庭部分判决的裁判要旨出发进行分析，探讨等同原则在专利侵权领域的最新适用动向，请看以下案例。
基本案情
中森公司于2016年4月1日向国家知识产权局申请名称为“电动绿篱机”发明专利，并于2018年7月24日获得授权。
中森公司主张：格瑞德公司生产、销售的被诉侵权产品“宽带修剪机（弧形）”的技术特征落入涉案发明专利的权利要求1的保护范围。无论采用电机或者是燃油机，对于绿篱机的一个整体结构和功能而言没有明显的区别和影响，故构成等同侵权，另主张昂霖公司向格瑞德公司销售绿篱机刀头的行为属于帮助他人实施侵权行为。遂起诉要求格瑞德公司、昂霖公司停止侵害、赔偿损失。
格瑞德公司辩称：根据涉案发明专利的保护主题名称“一种电动绿篱机”，以及中森公司在专利说明书背景技术部分对于两种驱动方式的介绍并结合发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，可知该项发明专利限定的是用电驱动的绿篱机。但其销售的是采用燃油发动机驱动的修剪机，因此并不落入涉案发明专利保护范围。
昂霖公司辩称：中森公司所主张的涉案专利发明点在于可以通过把手将弧形支架相对于刀片进行旋转，根据格瑞德公司在（2019）苏05知初819号诉讼案件审理中所提供的专利无效宣告审查决定书的内容可知：该发明点已经被合议组认定为现有技术公开。因此在这种控制方式不是发明点的情况下，电机和燃油机的驱动是一个比较本质的区别，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求保护范围。昂霖公司另主张其销售零部件的行为不构成帮助侵权。
案例索引
一审：
江苏省苏州市中级人民法院
（2019）苏05知初818号
二审：
最高人民法院
（2021）最高法知民终192号
案件焦点
涉案专利权利要求1要求保护的是一种电动绿篱机，被诉侵权产品是一种燃油机驱动的绿篱机，两种驱动方式是否构成等同特征？
审理结果
一审法院经审理认为：
在绿篱机领域，电动和燃油是两种最常用的自动绿篱机的驱动方式，都是通过驱动刀片作往复运动实现其剪切的基本功能，具体来说，就是为平剪模式或圆剪模式下的剪切提供动力，而无论哪种驱动方式，都不对平剪模式和圆剪模式间的相互切换产生效果。与电动驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且属于该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的技术特征，因此，这两种驱动方式构成等同特征。
格瑞德公司、昂霖公司不服一审判决，提起上诉。
二审法院经审理认为：
专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。同时，专利主题名称一般而言也具有限定作用，它限定了技术方案所适用的技术领域。涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，并基于权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的关于“环保无污染”效果的强调等，本领域普通技术人员完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。综上，原审法院对被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同认定结论不当，二审判决依法予以纠正。
案例君有话说
随着社会公众对专利制度认识的不断提升，完全抄袭型的专利侵权行为趋于减少，而通过对专利进行非实质性修改来逃避专利侵权责任成为常见的专利侵权表现形式。为了给予专利权人更切实有效的法律保护，我国司法实践中引入等同原则(Doctrine of Equivalents)作为专利侵权判定中的一项基本原则。然而，这种扩展和补充经常离题万里，致使专利权保护范围因缺乏足够的确定性和可预见性而损害社会公众的利益。对等同原则的适用设限实际上是在专利权人的权利与社会公共利益之间进行取舍与平衡，也是避免因私权利扩大滥用风险导致社会公共利益受损的关键环节。
一、等同原则的司法认定
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条第二款规定：等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。可知：该项原则实质上属于对权利要求范围字面意义进行的一种扩大解释，有利于充分保护专利权人的利益。通常按照如下步骤进行：1.通过比较专利技术方案与被控侵权技术方案的对应特征，得出两者的不同点。2.分析该不同点是否导致在“手段、功能、效果、目的”等方面的不同，若采取改变部分结构达到同样功能和效果的，应认定具有等同特征。3.判断该权利要求技术特征中不同点部分之间的替代是否需要本领域普通技术人员经创造性劳动方可获知。
二、等同原则的适用限制
采用等同原则作为专利侵权判断标准，需考虑在等同侵权成立的客观状态下维护权利要求的公示功能，平衡保障社会公众的合法权益。对等同原则施加合理且必要的限制，是我国司法实践中一直予以强调和完善探索的方向，主要包括捐献原则、禁止反悔原则、特意排除规则、可预见性规则等。
第一，捐献原则（principle of donation）。2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《侵犯专利权纠纷案件司法解释》）第五条：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该条规定确立了捐献原则在我国的适用，是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。
第二，禁止反悔原则（prosecution history estoppel）。源于《侵犯专利权纠纷案件司法解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该项限制规则也被称为“审批过程导致的禁止反悔”，是民法中诚实信用原则在专利法领域的当然体现，特指禁止那些在专利授权和确权程序中为获得或维持专利权而对权利要求的技术特征范围进行了限制性的修改或者解释，但在侵权诉讼程序中又意图适用等同侵权原则涵盖被诉侵权技术方案、获得侵权收益、损害公众利益的行为。
值得注意的是，2016年原《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。该条规定首次对禁止反悔原则的适用范围进行严格限缩，增加了“明确否定”要件作为禁止反悔原则适用的例外情形，即应当对专利授权和确权阶段的技术特征审查予以全面客观的判断，具体而言，需要满足如下条件：1.专利权人或专利申请人在专利授权或者无效宣告程序中，对权利要求书、说明书的内容进行了修改或者意见陈述；2.该修改或者意见陈述导致技术方案的放弃；3.该技术方案的放弃行为未因“明确否定”而无效。此规则亦保留在2020修正的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中。
第三，可预见性规则（The rule of remoteness）。参考北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第六十条：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。以及（2019）最高法民申3188号案件法院裁判观点：就弹性支撑片等高排列的技术特征而言，涉案专利申请人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故弹性支撑片等高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求1中“弹性支撑片高低相间排列”等同的技术特征。可知，该项原则是指专利权人在申请专利时对于该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案却未将其记载在权利要求中予以保护，则对该可预见的特征不宜再适用等同原则。
第四，特意排除规则（The rule of intentional exclusionary）。记载于2020修正《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十二条：权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。是指对于本领域普通技术人员而言，对于本领域普通技术人员而言，若专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的，在主张权利时不宜再通过适用等同原则将其纳入专利权的保护范围。权利人特意排除的情形主要包括：对权利要求进行特定限制的撰写方式或在说明书中进行特定限制的描述，本案的改判，说明最高人民法院对于以此项规则限制等同原则适用是持肯定态度的。
三、特意排除规则在本案裁判中的具体适用分析
据此可以看出，本案之所以可以适用特别排除规则，是因为本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对绿篱机存在电机驱动和燃油发动机驱动两种驱动方式的介绍，以及说明书发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等内容，完全可以理解为涉案专利技术方案中的驱动方式仅限于电机驱动，而不包括燃油发动机驱动。因此可以看出，权利要求书中“电动”的描述就是为了排除“燃油驱动”，若再判定被诉侵权产品已落入涉案专利权保护范围，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护，甚至动摇专利制度的基石。
总之，严格明晰等同原则的适用限制规则能够使权利要求的公示功能得到进一步强化、专利权保护边界更加清楚明确、更好平衡专利权人与社会公众之间的利益冲突，亦正面响应了《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》的号召，符合我国知识产权事业的发展方向和时机。司法实践中，在多方利益相互交织下，被诉侵权技术方案与涉案专利的权利要求是否构成技术特征等同成为判断难题，法官常需考虑两造双方与社会公众等利益协调问题，原告一方拟采用等同原则进而主张涉案专利侵权成立，而被告一方则又主张适用禁止反悔和捐献原则等进行不构成侵权抗辩。因此，只有细化等同原则“三基本相同+显而易见性”的适用条件、适用范围及适用方法，并通过捐献原则、禁止反悔原则、可预见规则、特意排除规则等对等同原则的适用施加必要限制，以及结合具体案情厘清等同原则的适用情况并合理预测案件的走向，才能从根本上兼顾专利权人权利与社会公众利益、保证专利制度的正常运作和价值实现、达到促进科学技术进步之目的。
法条链接
《中华人民共和国专利法(2008)》
第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
注：现参考2020最新修订《中华人民共和国专利法》第六十四条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第七条 人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。
被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2015修正) 》
第十七条 专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。
等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
注：现参考2020修正《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条
案例来源：最高人民法院知识产权法庭
声明：本文属于原创作品，转载请注明来源。
编辑：朱 琳
排版：王紫暄
审核：刘 畅
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