招股书中披露的内容，能否在专利侵权判定时适用禁止反悔原则?

作者：Jack

7月14日，前沿生物应上市委的要求，就其关键药物“专利到期”后的续展专利问题进行了详细的回复。详见《科创板又一家企业被暂缓审议，“专利悬崖”成拦路问题》，以及今天公众号另外一篇《科创板暂缓审议的前沿生物回复了，详细披露了“专利悬崖”应对方案》。

回复中，前沿生物对艾可宁的基础化合物结构专利到期后，使用制造工艺专利来继续形成专利保护的方案进行了说明。前沿生物通过PCT 国际申请流程提交艾博韦泰反离子结构及其制备工艺（专利名称：“稳定的艾博韦泰组合物”，PCT/CN2019/085892）的国际专利。

重点提到艾博韦泰的生产工艺包含转盐步骤，通过添加磷酸盐的转盐步骤，使得艾博韦泰与磷酸盐组合形成稳定的组合物。特别提出了运用了反离子的磷酸盐的转盐步骤是制备具有稳定状态的艾博韦泰的核心步骤。而运用醋酸盐、盐酸盐等无法取得预期的效果。

如果单看这一回复似乎没什么问题，可以满足上市委的问询。但是如果把这个回复和这件新提出专利所要求保护的内容结合来看，似乎事情就不简单了。

问题的提出

前沿生物2019年5月7日递交了PCT/CN2019/085892这件制备工艺的专利，取得了优先权日，在2019年7月26日进入中国国家阶段，专利号CN201980001141.6，2020年7月7日，这件中国专利公开，公开号是CN111386103A。

这件专利的重要性程度不言而喻，是决定前沿生物公司艾可宁基础专利到期后能否继续“接棒”形成专利保护的重要专利。

因此前沿生物对其重视程度可见一斑，委托的专利代理机构，提交了一份97页的专利申请，包括47项权利要求，4项独立权利要求，分别保护了“液体组合物”、“冻干组合物”及其对应的制备方法。

从专利代理人的撰写策略来看，通过在新专利中加入工艺步骤，在保护制备工艺的同时，还兼顾保护采用该工艺的“液体”和“冻干”形式的药物本体。目的是对艾可宁2023年基础专利到期后再次形成全面的专利保护。

在具体权利要求设置上，将招股书中披露的磷酸盐这个重要的技术特征（发明点）放到了从属权利要求最后（权7），也是一种常规的代理策略。

从专利代理角度，一般都会对发明点做适当概括，从而保护发明人的技术避免因为被微小改动就绕开专利，切实保护发明人的权益。

这件专利也不例外，在最核心的磷酸盐（权7）上层，用上位的方式设置了多层防护，如权5在权7基础上还上位了磷酸的钾盐、铵盐等，权4在磷酸的基础上上位了盐酸、乙酸……等几乎所有酸的形式。

应该说这件专利在代理环节没有什么问题。如果没有上市委意见回复函中律所直接给出制造工艺关键环节是“磷酸盐”，外界解读该专利的真实意图还是需要花一定时间的。

此外，在上市委意见回复函中还披露“基于大量试验发现，运用磷酸盐的转盐步骤能够使艾博韦泰与磷酸盐形成稳定的组合物，从而使得艾博韦泰在生产、使用及储存阶段保持结构稳定；而运用醋酸盐、盐酸盐等无法取得预期的效果”。

这种表述则直接将专利代理人设置专利从属权利要求4的目的打回原形，同时也引出了一个法律问题。

即申请人自己承认“醋酸盐、盐酸盐等无法取得预期效果的情况下”，万一在将来遇到他人利用除磷酸盐外的其它酸的形式达到了同样的效果，权利人能否还能利用该专利来控告对方构成专利侵权？在专利侵权判定时，招股书中披露的内容能否适用禁止反悔原则呢？

禁止反悔原则

禁止反悔原则（Estoppel），是专利侵权诉讼中的一种法律规则。如果专利权人在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。

在美国，禁止反悔原则的适用要求专利权人对权利要求的限缩必须是以书面方式进行的，并记录在官方的专利审查档案中。该原则禁止专利权人对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。

禁止反悔的宗旨在于防止专利权人采取出尔反尔的策略，即在审查过程中为了容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释，或者强调某个技术特征的重要性，在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无，以图应用等同原则来覆盖被控侵权物。

中国同样对“禁止反悔原则”有相似的规定。

2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

2016年4月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

可见，无论美国还是中国，都将禁止反悔原则的适用范围限定在专利授权、无效、异议等审查审批环节。除此之外，该案的招股书披露还不能当作禁止反悔的证据。

也就是说，如果用企业IPO阶段对专利权利要求范围的解释，在法理上还不具有作为禁止反悔理由的效力。

那么前沿生物的竞争对手有没有可能将其变为禁止反悔的证据呢？

完全有可能。

企业专利工作的重要性无处不在

如果前沿生物有竞争对手，也在关注其基础专利到期后的动向，那现在前沿生物公开的信息足够其开始进行专利攻防思考了。假设该竞争对手也想进入这一领域，那现在就可以基于前沿生物公开的这件制备工艺专利情况和其IPO阶段的陈述来制定绕开方案了。

例如，可以抓住前沿生物在回答上市委审核意见中的答复“而运用醋酸盐、盐酸盐等无法取得预期的效果”，缩小这件专利的保护范围。

攻击的武器有很多，例如专利法26条3款、4款，对说明书公开以及权利要求是否得到说明书支持的要求。

从目前前沿生物这件CN111386103A来看，对于醋酸盐、盐酸盐的说明书实施例支持上可能存在争议，虽然该专利总共有97页，但是具体实施例部分从72页才开始，存在“注水”专利的可能。

虽然说明书对醋酸盐、盐酸盐的限定看似满足了形式支持，但是包括实验数据等在内的更关键的实质支持才是最关键的，所以这一点可以是竞争对手攻击的方向。

退一步，即使这件专利能够满足说明书支持的要求，竞争对手依然可以通过提交第三方公众意见以及夹带IPO中前沿生物自家披露的“醋酸盐、盐酸盐等无法取得预期效果”来让前沿生物在专利审批过程中对该技术特征做出说明，成功的话会限缩权利要求保护范围，这样就满足了禁止反悔的适用条件。

另外一个对前沿生物这件专利未来获权不利的因素是，专利审查员如果在审查阶段获知了其在IPO阶段的对影响权利要求范围的自述，或是经第三方公众意见获知了相关信息，或是正巧看到了本文，一定会让前沿生物尽量限缩权利要求保护范围的。

所以，对上市委审核并非必要的“一句话”，反而有可能变成影响企业最终专利获权范围的“毒药”。

这背后的原因既有律所在处理科创板企业专利上暴露出来的专业性问题，更多的可能还在于企业知识产权和法务管理上的问题。律所只能帮助解决企业的局部需求，而对于企业整体专利的把控则需要企业内部知识产权专业人员的大局观。

— 完 —

如您喜欢，请点“在看”