美国专利交易浅谈
“我在美国的十三年专利交易经验”
在美国，专利交易中的卖方常常包括个人发明、NPE、专利资产有富余的企业。出售专利的原因多种多样，但是专利的所有权对于卖方的经营或其他商业活动已经变得不再重要。专利的买方常常包括NPE和各类实体企业，购买专利的原因也多种多样。这次我们主要选择谈一下实体企业购买专利的问题。
企业购买专利主要目的是降低因为可能的专利侵权所带来的潜在法律风险，比如在新产品上市或进入新的市场时，常常会产生一些专利缺口。企业可以通过加强研发，提高专利申请的数量和质量来提高自己的专利实力，但是见到成果往往需要数年或更长的时间，购买合适的专利常常就是一个捷径。
比如Google购买Motorola Mobility, Apple购买Intel的smartphone modem business都是通过并购，快速提高自己在移动通信领域专利实力的例子。
企业在和竞争对手进行专利诉讼，或者交叉许可谈判时，也会有补充高质量专利，制约竞争对手的需要，这个时候购买第三方专利也是一个不错的选择。监控市场上待售的专利，购买第三方专利常常也是成熟知识产权战略的一个重要组成部分。很多拥有大量专利，专利运营水平很高的公司，比如Google, Facebook都有长期的监控和购买第三方专利的机制。
是不是需要购买专利，什么时候购买专利，从哪里购买，怎么购买都是要依据每个企业的自身情况具体分析的问题。我们在实际工作中进行了大量类似的相关咨询，先简要谈一下怎么购买的问题，因为在这一点上各个企业的共性可能比较多一些。
企业直接以自己的身份去购买专利，有时候也是可行的办法。但是这样做的缺点也很多，比如不管交易成功与否，该企业要购买某领域专利的信息就会透露给潜在的竞争对手。
举个例子，某手机生产商如果直接到市场上或向专利持有人询问是否有电动汽车领域的专利出售，那么该手机生产商将要制造汽车的消息可能很快就不胫而走，而这常常并不是企业经营者在正式宣布这个决定前希望看到的。
而且，因为卖方这个时候完全了解是谁和为什么要购买专利，常常在交易价格和条件上不让步，提高了买方的交易成本。
通过买方中介匿名地进行专利收购的询问和谈判是比较多企业，尤其是大企业常常采用的一种策略。
如何进行询问，了解和控制卖方的心理预期，在实质的谈判阶段处理可能出现的各种问题都是一个合格买方或买方中介的必修课。
在诸多环节当中，必然会涉及到的一些问题包括encumbrance, grant-back license,warranties and representations 等等，都需要具体情况具体分析。
下面，以encumbrance为例简单介绍以下需要考虑的方面：
encumbrance主要指专利权受到哪些法律或合同限制，比如已经授权的情况，进行抵押的情况等。对encumbrance的检查至关重要，因为这是直接影响专利的价值的要素之一。有一些专利运营活动比较多的公司常常不能够给出完全的licensee list, 因为这涉及到很多卖方和第三方的保密信息。这个时候双方常常采用check whitelist 的办法，由买方提出一个名单，卖方来答复该名单上的企业是否已经取得所要交易专利的授权。而对于一些标准必要专利，比如通信领域或视频编解码领域的SEP（标准必要专利），还要详细了解该专利已有的obligations。一般来讲，encumbrance对于专利价值是一个减分项目，有时候也是起决定作用的因素。比如如果企业要购买专利制约竞争对手，或是用来和竞争对手进行诉讼，那么如果该专利已经授权给竞争对手，就完全没有必要进行深入的专利分析和后续的各种尽职调查及谈判活动。
专利是法律赋予发明人或所有权人的权利，也是商业竞争中的排他工具。成功的企业在经营活动中不可回避的一个问题就是如何做到自己的专利实力能够保证产品或服务不受竞争对手或其他专利持有人的制约。
购买专利是快速解决一些短板的有效方法，但是如何能控制购买成本，并且低风险地买到高质量的专利，常常并不是一个简单的问题。
我们愿意与各界有兴趣的人士继续探讨在专利交易过程中可能出现的各种问题，以我们丰富的实务经验为大家提供一些可能的思路。
最后，我再补充提供一些专利交易的实际场景和例子，希望对国内企业有一些启发：
案例一：半导体公司并购中的专利交易应用
某半导体生产商A收购了另一家半导体公司B，两者的业务有一定的交叉范围，但是新收购的B公司也带来了一些A企业原来所没有的业务。由于B公司之前的专利战略并不十分完美，在这些业务上的专利保护不足。A企业的专利部门判断在收购B公司之后，竞争对手会针对某些新的业务提出许可要求。短期内能够快速补齐这个缺口的办法之一就是搜索和购买一些高质量的相关专利，在交叉许可谈判的过程中起到平衡作用。
案例二：标准必要专利及专利池中专利收购经验
某电子设备生产商拟从专利持有者公司W处购买通信领域的标准必要专利一套。在谈判开始的时候，该专利还处于某专利池(patent pool) 的运营权限之内。我们代客户签订了购买的option协议，约定以一定的价格在专利池obligation结束之后进行交易。公司W在该期间内不得再使用该专利进行许可或诉讼。由于公司W专利许可和诉讼的情况比较复杂，许可对象的名单在等待最后交易的过程中也有所变动（这些因素都对交易价格产生了影响），在数轮谈判之后，买方客户获得了该专利许可对象的清单，并以更公平合理的价格购买了该套专利。
案例三：LED照明企业主动寻找关键专利买入
某LED照明设备生产商计划监控市场上出售的与自己产品有关的专利。由于我们长期为各高科技领域的客户购买专利，积累了广泛的人脉，能够及时了解市场上待售的各类专利，所以经常能够在第一时间为客户提供可靠的信息。该生产商在研判多个交易机会之后，终于以合理的价格购买了一个包含大量LED重要专利的组合，清除了这些专利可能带来的法律风险，也极有效地提供了自己的专利实力，增加了和竞争对手的谈判筹码。
【作者简介】
Yang YU先生现为IPLibra.com的Director, 主要为企业客户提供专利战略咨询和专利买卖服务。自2008年开始在美国从事专利的研发，搜索，评估和交易工作，先后就职于多家著名专利咨询公司，常年为客户提供专利价值评估和与专利交易相关的咨询，为各个技术领域的客户执行了大量专利收购案，积累了丰富的实务经验。现主要为企业客户提供专利战略咨询和专利买卖服务。