美FTC主席：专利劫持，减少创新，损害消费者利益

作者：吴征

5月16日，美国联邦贸易委员会（FTC）主席Lina M. Khan和FTC专员Rebecca Kelly Slaughter联合致信美国国际贸易委员会（ITC）委员会秘书长Lisa Barton提交了一份公共利益声明。

该声明是针对ITC在之前发布的一份有关“调查No.337-TA-1240某些UMTS和LTE蜂窝通信模块和包含相同模块的产品”发出的公众意见，并将时间延长到2022年8月1日。

这起案件背后涉及的两家欧洲企业，总部位于荷兰的飞利浦以其3G UTMS/4G LTE技术专利US7,831,271; US8,199,711; US7,554,943; 和US7,944,935受到总部位于德国的Thales集团（泰雷兹集团）无线通信模块产品的侵犯为由，试图根据1930年《关税法》第337节的规定，向ITC申请调查并禁止侵犯美国专利的产品进入美国（“禁令”）。

双方的纠纷始于2019年，泰雷兹建议双方签订保密协定，以便飞利浦向泰雷兹披露信息，但飞利浦停止了所有沟通。并在2020年12月向ITC发起诉讼。

泰雷兹则认为飞利浦正试图利用ITC的进口禁令威胁作为杠杆，从而获得更高的专利许可费。

2021年10月，本田、大陆集团和U-Blox联合向法庭提交了一份法庭之友，敦促联邦巡回法院推翻地方法院拒绝暂停飞利浦获得ITC禁令的行为，认为禁令威胁将迫使泰雷兹不得不接受飞利浦的任何条扣款，这是不公平的。

在今年4月份的ITC初裁中，ITC行政法官Shaw在长达320页的判决书中（可到文尾“知识星球”获取）驳回了飞利浦的请求，认为泰雷兹未发生违反337条的侵权行为。

在ITC初步裁决之后，FTC也罕见的对这一案件表达出关注，引起业界对FTC近期在SEP问题上执法方向的关注。

FTC主席Khan是反垄断方面的专家，在此次致信中，重点表达了对专利权人试图通过ITC作为一个重要裁决地（Forum），为受到损害提供补救措施寻求的排除令，并禁止产品进入市场，以获得对现有和潜在被许可人的影响力，这与其承诺的公平、合理和非歧视（FRAND）原则背离。

Khan认为专利权人可以通过在其它管辖地（Forum）寻求补救措施，但是通过ITC禁止标准化产品进入美国，将损害消费者和其它市场参与者的利益。

因此，她认为这为ITC调查提供了一个解决一个重要问题的机会：在要求美国地区法院确定公平、合理和非歧视（FRAND）许可条款的情况下，根据标准必要专利（SEP）发布ITC排除令是否符合公共利益？

她认为，ITC发布的涉及FRAND承诺的SEP的排除令，其中侵权是基于标准化技术的实施，有可能对美国的竞争、消费者和创新造成实质性损害。因此敦促ITC遵守第337（d）（l）和（f）（i）节的要求，并考虑对自愿实施标准的许可证持有人发布排除令将对美国的竞争和消费者产生的影响。

1. 专利“劫持”对创新的影响

Khan认为，由于互操作性标准是在全行业范围内实施的，因此在这种情况下，反竞争行为可能特别有害。如果该标准要求使用特定的专利技术，则会提升该技术相对于替代技术的重要性。

在标准制定组织（SSO）和实施者投入大量资源开发标准和实施标准的产品后，修订标准或切换到新标准的成本可能会非常高。一旦一个行业被标准“锁定”，实施者（包括帮助制定标准的人）就不能再围绕标准化技术进行设计，而需要SEP许可证才能留在市场上。

除了更高的价格和其他经济危害外，基于标准的行业中的此类SEP所有者“劫持”可能会阻碍标准制定活动和合作，从而延迟创新。

2. 应正确认识FRAND承诺

许多SSO要求SEP所有者作出FRAND许可承诺，以限制损害竞争的机会主义的可能性。FRAND承诺通过确保选择作出此类承诺的SEP所有者不会阻止标准的使用，鼓励广泛采用标准。FRAND许可承诺确保SEP许可证可用，并且选择作出此类承诺的SEP所有者不会利用锁定来阻碍实施者支付不合理的版税。

FRAND许可承诺还通过确保许可条款与SEP价值长期挂钩来防止劫持，因为制定和实施标准需要大量资源，如果SEP所有者会机会主义地扣留许可证，阻止他们将符合标准的产品商业化，那么公司就不太可能投资这种产品。FRAND许可解决了这些问题，并支持标准制定的有利竞争方面。

3. 从FRAND角度对ITC 337普遍排除令的建议

在发布违反第337节的补救措施（包括专利侵权补救措施）之前，委员会必须考虑补救措施对法定公共利益因素的影响：（1）公共健康和福利，（2）美国经济的竞争条件，（3）在美国生产类似或直接竞争的物品，以及（4）美国消费者。

ITC一贯强调为投诉人提供基于第337节的知识产权侵权行为的有效补救措施的重要性，以及实施知识产权对美国竞争条件的好处。适当授予的排除令保留了作为专利制度创新动机基础的排他性，而排除令的威胁对侵权行为具有重大威慑作用。

然而，正如FTC之前指出的那样，FRAND承诺SEP提出了与其他专利截然不同的问题。FRAND自愿承诺提供了证据，证明SEP所有者计划通过合理条款的广泛许可而非独家使用来实现其知识产权的货币化。在排除令的威胁下进行的特许权使用费谈判可能会以与FRAND承诺紧张的方式对专利权人产生重大影响，因为被许可方可能同意支付超FRAND特许权使用费，以避免被排除在标准化产品市场之外。

避免采取允许机会主义行为的补救措施符合公众利益，包括将自愿的许可证持有人排除在市场之外，以获取超FRAND许可使用费。

实施奖励此类行为的补救措施破坏了FRAND承诺的目的。如果即使是愿意并能够获得FRAND许可证的公司也可以被排除在市场之外，这种不确定性可能会阻碍对符合标准的产品和补充技术的投资。

将符合标准的产品排除在市场之外也会降低其他SEP持有者和创新者的回报，这些SEP持有者和创新者生产的补充技术以其他方式并入被排除的产品中，因此他们可能会收到更少的许可费。

4. 对消费者的影响

不适当的排除令剥夺了消费者所需的产品，从而在短期内损害了消费者的利益。从长远来看，如果企业选择减少对标准化产品的投资，它还会减少创新、竞争、质量和选择，从而损害消费者的利益。

特别是当标准实施者是自愿的被许可人时，包括实施者承诺受双方自己确定为FRAND或将由中立裁决/在法院程序中确定的条款约束的情况，排除令将违反公共利益。

委员会至少应要求SEP持有人在发布排除令之前，证明实施者不愿意或不能将FRAND许可证作为其公共利益分析的一部分。

考虑到潜在被许可方取得许可证的意愿和能力，将通过抑制SEP持有人和潜在被许可方的机会主义，支持对ITC补救措施采取平衡的方法，同时认识到SEP持有人和标准实施者都有义务真诚地进行谈判，以有意义地解决FRAND问题。

一般而言，如果要求法院解决FRAND条款，并且可以使SEP持有人完整无缺，那么排除性救济是不一致的，也不符合公共利益。我们鼓励委员会在其公共利益评估中考虑现有事实是否表明排除性救济不符合公共利益，至少对于某些被告而言。

在这种情况下，行政法官发现飞利浦已将其SEP许可给了众多被许可方，并愿意许可受访者，而受访者正在与飞利浦进行许可谈判。

特拉华州有多起针对不同被告的未决案件，其中一方寻求法院为许可证设定FRAND条款。当地区法院能够使申诉人获得完整的权利时，无论是针对过去的特许权使用费，还是通过确定未来的特许权使用费费率，即使是有限的排除令也不符合公共利益。

最后，Khan敦促ITC在考虑公众利益时，在决定如何对待作为美国地区法院FRAND许可条款裁定一方的自愿SEP许可证持有人时，考虑到上述内容，在任何情况下，第337节补救措施都不应在该法院有机会作出决定之前生效。

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