美国酝酿对“专利复审委”PTAB实施重大改革

作者：吴征

6月16日，美国国内一直呼吁要改革美国专利商标局（USPTO）专利审判和上诉委员会PTAB（相当于中国专利复审委），终于迎来关键的一步。

由美国参议院司法委员会知识产权委员会主席、民主党参议员Patrick Leahy (D-VT)，共和党参议员John Cornyn (R-TX)和Thom Tillis (R-NC)联合提出了一份新的法案《2022年专利审判和上诉委员会改革法案》“Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022”。

下周，6月22日，参议院将举办一场有关PTAB的听证会（后台回复“HEAR”获取链接），主题是“专利审判和上诉委员会：审查解决可预测性、确定性和公平性问题的建议”，实际上就是对此次所提出法案的进一步解释和意见听取。

在这份PTAB的改革法案中，重点涉及了几个过去以来一直有争议的问题：包括Arthrex案的“局长审查”应该如何进行；上一届USPTO制定的NHK-Fintiv规则的“自由裁量权”；以及出现的“IPR专利流氓”现象等。此外，还包括了对中小企业在PTAB提出案件的费用支持等措施。

1. Arthrex案后的“局长审查”机制

有关这一点应该是此次法案改革中备受关注的一条，这一条使得目前USPTO局长权力大增。

其根源就是去年美国最高法院在Arthrex案中，裁定美国PTAB的行政法官APJ（相当于中国复审的审查员）因为是由商务部长任命的，并不是由总统根据参议院的建议和同意任命，属于下级法官，因此其做出的无效决定，被增加了一个环节，就是由经过总统任命的USPTO局长的“局长审查”，有权对案件给出终审。

而到底如何实施这个“局长审查”机制，一直比较模糊，此次改革法案，修订了《美国法典》第35编第1章，增加了新的第（d）节“局长审查”一节，USPTO局长可以审查、修改或撤销专利审判和上诉委员会（PTAB）决定。

该法案提到，任何“局长审查”，无论是主动还是应一方的要求，都必须以单独的书面意见发布，说明作出决定的原因，并作为公共记录的一部分。

USPTO局长必须在法案通过后的18个月内制定规则，规定她必须审查决策的时间表以及她可能审查决策的依据。

USPTO局长还必须为要求主管审查的人员制定指导方针，包括时间表、所需内容以及他们可能要求审查的依据。

上述一系列公开性的措施，主要是为了回应外界可能会质疑“局长审查”可能存在不透明的问题，这样公众将知道哪些决定来自PTAB法官，哪些决定来自USPTO局长。

该法案还进一步包括禁止局长干预PTAB决定前的程序。

2. NHK-Fintiv规则的“自由裁量权”

去年9月，主党参议员Patrick Leahy (D-VT)，共和党参议员John Cornyn (R-TX)共同提出一项法案《恢复美国发明法案》，该法案有助于解决专利滥用等问题。其中最重要的就是针对PTAB的IPR程序中对于自由裁量权的使用。

而这项自由裁量权则是在特朗普政府时期，由时任USPTO局长Iancu设立的，也称为NHK-Fintiv规则，根据该规则，PTAB接受的案件比例降至50%左右，这一点也被反对人士认为是保护了大型科技公司，因此普通人去无效这些大公司的专利难度将增加。

所以在这次的法案中，这一条也是被重点提及，就是要限制自由裁量权的使用。

由于自由裁量权需要与地方法院诉讼情况综合判断，虽然USPTO局长可以根据地方法院民事诉讼的信息来减少否决的情况，但是该法案希望未来的行政部门能够有延续性（注：言外之意就是政府更迭后不会因新的行政政策对该法条产生根本影响），这样可以给社会一个可预测性。

对于自由裁量否决案减少是否会增加PTAB的工作量质疑上，法案认为同期民事诉讼也在进行，PTAB应做到更好。

3. 治理“IPR专利流氓”不诚信行为

这一问题的提出主要是在VLSI v Intel案中，VLSI对Intel赢得了数十亿美元的赔偿，但是在Intel对VLSI专利进行无效的过程中，出现了Opensky这样的实体，通过“邮件门”事件，反映了在PTAB的IPR阶段，也存在所谓的专利流氓现象，即不诚实。

法案为了解决IPR过程中的不诚信行为，这要求局长对有意延迟或放弃已提出的质疑以供考虑的申请人规定制裁，包括建议的禁止该方提交任何IPR一年的制裁。

4. 防止滥用系列申请，骚扰专利所有人

在PTAB进行挑战时，挑战者会使用系列申请，就同一方针对同一专利主张提出的多个连续申请提出不同的论点，允许挑战者掩盖其案件中的弱点，同时增加专利权人捍卫其专利权的诉讼成本。

PTAB目前在决定是否开始诉讼之前，会考虑申请是否为连续申请。然而，与其他USPTO决定一样，未来的政府可能会改变主意，让专利所有者不确定他们是否会成为此类骚扰的受害者。

该法案将禁止系列申请的规定编纂为法典，规定如果已经有一项审查包括同一实体但在不同日期提出的相同专利权利要求，则禁止局长提出质疑。通过巩固PTAB限制游戏技巧的能力，该法案将有助于确保专利制度的有效性。

根据这项法案，系列申请不能被批准，未来的局长会保留任何因其他非诉讼原因而拒绝该机构的自由裁量权。

5. PTAB与法院相同的权利要求解释标准

法案还要求PTAB使用民事诉讼中使用的相同解释标准来解释专利权利要求条款，而不是在审查专利申请时使用的较窄标准，这使专利所有人受益于更有可能维护专利有效性的标准。

还要求非专家组成员的监管人员不得就摆在他们面前的未决事项与专家组进行单方面沟通，以避免不透明地干预PTAB的决策，从而让公众知道谁在做出哪些决策。

6. 对小企业给予免费PTAB的支持

在这份法案中，突出了对中小企业的支持。主要是社会上有一种声音，这项法案会伤害了小企业，因为小公司和独立发明人在申请专利方面投入了大量资金，然后在专利授权后，他们不得不再次在USPTO为这些专利的有效性进行辩护。

美国的情况是，在地区法院解决同样的专利挑战的成本要比在PTAB高得多，即使这样，在PTAB面临挑战的小公司通常也会被成本压得喘不过气来。

这项法案从几个方面帮助了小企业。如果一家小型企业没有故意承担通过诉讼为其专利辩护的费用，必须在PTAB为其专利辩护，则该公司将提供资金来支付所有费用、律师费和专家证人费。这些小企业将不必承担以前必须支付的费用。正如资源较少的小企业可以从较低的专利申请费中获益一样，它们也可以从无需支付PTAB诉讼费用中获益。

总之，根据对这份法案的调查显示，所提出的修改条款是兼顾了专利所有者，以及挑战者，及公众利益。其中公众利益的兼顾最多，专利所有者次之，挑战者的最少。

该法案对各方的影响

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