高通反对妥协版“PTAB改革法案”，力推“更强大专利法案”
作者：吴征
6月22日，美国参议院司法委员会知识产权委员会举办了一场有关专利审判和上诉委员会PTAB的听证会，主题是“专利审判和上诉委员会：审查解决可预测性、确定性和公平性问题的建议”。
三位美国知识产权界主要的议员参与了此次会议，包括：参议院司法委员会知识产权委员会主席、民主党参议员Patrick Leahy (D-VT)，共和党参议员John Cornyn (R-TX)和Thom Tillis (R-NC)。
三人在6月16日，联合提出了一份新的法案《2022年专利审判和上诉委员会改革法案》“Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022”。
有四位社会人士作为证人，三位来自企业，一位来自高校，分别是：Global Foundries的知识产权负责人David Cain；SAS Institute的专利和知识产权诉讼负责人Tim Wilson；高通公司高级副总裁兼首席知识产权顾问Robert Giles代表创新联盟；以及华盛顿大学法学院法学教授Jonas Anderson。
证人
有四位社会人士作为证人，三位来自企业，一位来自高校，分别是：Global Foundries的知识产权负责人David Cain；SAS Institute的专利和知识产权诉讼负责人Tim Wilson；高通公司高级副总裁兼首席知识产权顾问Robert Giles代表的创新联盟发言；以及华盛顿大学法学院法学教授Jonas Anderson。
1. 第一位证言：Global Foundries的知识产权负责人David Cain
Global Foundries的知识产权负责人David Cain对三位参议员提出的"PTAB改革法案"表示赞赏，他表示每年都会遇到专利诉讼，每次诉讼费用很容易就会超过500万美元，PTAB提供了一个可以低成本来解决低质量专利的场所。
他认为，进来的Fintiv规则的酌情拒绝则限制了PTAB发挥作用，引入了不公平。因此对于此次PTAB改革法案来完善这一制度表示支持。
2. 第二位证言：SAS研究所的专利和知识产权诉讼负责人Tim Wilson
SAS研究所的专利和知识产权诉讼负责人Tim Wilson对"PTAB改革法案"和AIA也是持支持的态度。SAS既是专利所有者也是实施者，从它的角度认为PTAB是一个非常重要的制度，并因为特朗普政府时期USPTO的一些反PTAB做法，还将USPTO告上了美国最高法院，SAS Institute, Inc.v Iancu，138 S.Ct.1348（2018）。
Tim Wilson对提到了几个问题：
一是专利质量问题。
他认为USPTO在颁发高质量的有效专利时有许多障碍，难以克服：例如专利审查员的任务是巨大的，包括从无尽的材料中寻找现有技术，但是每件案子时间是有限的；此外申请人还会故意模糊披露，精心设计以避免在法庭上做出狭义解释；审查员承担着证明权利要求不可专利的责任，而不是申请人必须证明它们是可专利的。
二是需要可预测的和可靠的授权后审查。
正是因为上述资源和时间的限制，因此才需要PTAB这种较法院诉讼费用更低廉的方式。联邦巡回法院在2021年肯定了80%的IPR决定，这与联邦巡回法院完全支持地方法院75%的决定相比，显得更有优势。此外，在AIA颁布后几年，专利诉讼总量也减少了。但是特朗普政府时期Fintv规则的出现，却打乱了这种方式，使得IPR变得不可预测。
他还提到了在Fintiv因素中第二个因素，比较预期的审判日和IPR决定的最后期限，有94%的时间是错误的。对于一份USPTO审查费至少为41500美元的IPR费用，USPTO不应该根据这种不准确的日期来拒绝IPR。
三是提出解决方案。
提出的一种方案包括取消局长的自由裁量权，而是采取有价值的申请可以立案，无价值的申请不被立案。另一种方案是禁止在可以接受的背景下考虑正在进行的民事诉讼。
3. 第三位证言：华盛顿大学法学院法学教授Jonas Anderson
华盛顿大学法学院法学教授Jonas Anderson的视角非常有意思，他提到他学术研究的一个领域集中在地区法院的法官，认为这些法官在试图为他们的法庭吸引专利案件。Anderson教授认为这种对专利案件“法庭竞争”是对司法机构和合法性的一种威胁。显而易见，Anderson教授所指的地方法院正是德州东区和西区为代表的。
他提到了两方面问题：
一是PTAB对专利系统的好处。
他提到，传统上，联邦地区法院是对已授权的专利提出有效性质疑的主要场所。虽然USPTO传统上在宣布专利无效方面发挥了一些作用，但专利挑战者质疑专利的主要途径是通过法院的诉讼。
国会在2011年设置PTAB是为了设立一个更快、更便宜的地方。国会创造的这些权衡之一是伴随PTAB审查的禁止反言条款。这些禁止反言条款限制了一旦在PTAB进行审查后可以在审判中提出的论点。因此，PTAB的设计方式使申请人成为以较低成本、较快速度挑战专利的受益者，而平行的地区法院诉讼的范围则被缩小。
AIA还围绕申请的一年时间限制做出了这些精心设计的平衡。这个一年的时间限制既保护了专利持有者，也保护了专利挑战者，为专利挑战者提供了快速审查的机会，同时也使那些已经有大量司法行动的专利免受审查。重要的是，它还保护了联邦地区法院的工作。
二是联邦地区法院对专利案件的竞争。
这一问题也列入了首席大法官罗伯茨在其联邦司法机构的年终报告中提出了联邦法院三个重点关注领域之一：第三个领域是为专利案件选择法官的 "神秘 "领域。
例如，去年有近25%的专利案件是由美国德克萨斯州西区地区法院的一名法官审理的。
正如争议的德克萨斯州西部地区法院的WACO分区只有一名现任法官，因此在韦科分区立案的原告肯定会得到该特定法官的帮助。德州西区在其分配程序中并不是一个异类；许多地区法院都允许通过部门分配来实现这种 "法官选择"。
因此Anderson教授认为：选择自己的法官的做法--不应当是联邦司法机构应该纵容或允许的做法。
对于德州西区法院为了争夺专利案件所采取的做法，Anderson教授提到了几点：
（1）WACO分区的一位法官积极争取专利原告在他的法庭上立案，不断拒绝为寻求更方便的法庭的被告提出的转移动议，创造有利于原告的程序，并拒绝受理声称缺乏可专利主题的早期阶段动议。
（2）德州西区的WACO分局有一个积极的违约时间表，使在西德州提起诉讼的专利在大多数情况下免于PTAB的审查。
由于这一点以及其他有利于原告的程序方面的原因，WACO现在是全国近25%的专利案件的所在地，原告蜂拥而至，试图从该部门的程序中获得有利于原告的好处，而法官也因为其法庭上大量的专利案件而被迫广泛使用特别法官。
Anderson教授建议，在这个领域，最高法院和国会应该共同合作，为法官选择（forum shopping）问题找到一个常识性的解决方案。
三是国会应取消NHK-Fintiv，按照目前的规定，NHK-Fintiv迫使申请者做出不必要的让步，并允许联邦地区法官影响选择法院的原告。
A. NHK-Fintiv系列案件已被寻求吸引专利案件的地区法院所利用。
Fintiv案的目的是让PTAB对其资源的使用有更大的自由裁量权：理论上，PTAB可以选择将其行政专利法官的时间用于那些不太可能在地区法院裁决重复问题的案件。但实际上，NHK-Fintiv系列案件一直是有意吸引选择法院的原告到他们的法庭的法官的一个途径。这种以法官为中心的择地诉讼违背了司法机构赖以生存的公平理念。
第二个因素（审判日期的接近性）被某些地区法院用来努力避免PTAB的审查。Andrew Dufresnse、Nathan Kelly和Lori Gordon最近的一项研究表明，Fintiv拒绝中所依赖的审判日期在94%的案件中被证明是错误的。
B. NHK-Fintiv没有消除重复性的判决
在此引入了近期的VLSI v Intel一案，对于Intel的一些IPR，PTAB拒绝了立案。但OpenSkies提出的申请几乎完全是Intel以前提出的不成功的申请的翻版。因此，Fintiv在本案中导致了更多的游戏规则和成本，并可能导致地区法院和陪审团的工作被浪费掉。这并不是国会创建PTAB所期望的高效、低成本的结果。
C. NHK-Fintiv导致请愿人匆忙提出请愿，并迫使那些在某些司法管辖区进行诉讼的请愿人做出不公平的让步
申请人知道，由于Fintiv的存在，他们必须尽快提交任何申请。他们常常匆匆忙忙地尽快提交申请，以避免Fintiv的陷阱。这种做法也给专利局带来了压力。
4. 第四位证言：高通公司高级副总裁兼首席知识产权顾问Robert Giles
以上三位的证言，实际上立场都是一致的，都是支持PTAB的作用和AIA，同时都提到Fintiv规则的影响，建议国会取消。
但是高通的观点和立场却是与上述三位正好相反。高通的反馈意见长度几乎相当于上述三家的总和，这部分内容比较适合于关注高通及创新联盟立场的深入研究，以下以全文机译的形式展现，可以看到，高通在最后还是希望国会能够通过《更强大的专利法》。
有关本次听证会四位证人的证言记录原文及机译完整版已共享至文尾“知识星球”。