聚焦经典案例 | 恶意放弃专利权与损害赔偿责任的认定
整理 | 陈志兴 北京安杰律师事务所
本文系知产法大匠整理发布,转载需征得同意,并在显要位置注明文章来源。
恶意放弃专利权与损害赔偿责任的认定
裁判要旨
1.根据诚实信用原则和权利不得滥用的法律规定,虽然锦农公司当时是涉案专利的专利权人,但其必须在合理限度内行使权利。人民法院应综合考虑锦农公司专利权行使的时间、方式和后果等因素,判断本案锦农公司放弃行为是否具有正当性。2.从行使时间上,锦农公司是在与鑫百勤公司就涉案专利在内的多个专利权之权属发生纠纷,且有相同案件事实基础的相关权属诉讼已经败诉的时候,放弃涉案专利权;3.从行使方式上,锦农公司行为并非属于善意行使权利的范畴,其虽未隐瞒放弃涉案专利权,但也未告知正处于权属纠纷的相对方,且在另案庭审时锦农公司也有表示其放弃涉案专利权是基于摆脱前述诉讼的考虑;4.从行使后果上来看,锦农公司放弃涉案专利权既对自身无实际利益,又对后续判归专利权的鑫百勤公司无实际利益。不仅造成后续法院判决的涉案专利权利人鑫百勤公司无法及时享有专利权的后果,而且使人民法院权属纠纷判决后无法执行,专利行政机关就涉案专利权利状况反复变更,极大地浪费了行政和司法资源。5.从节约社会成本,遏制权利滥用的角度,锦农公司在涉案专利权属纠纷发生时,以有害的方式行使权利,既欠缺正当利益的权利行使的主观意图,又造成当事人之间利益失衡,违背公序良俗、诚实信用的结果,超出权利行使的正当界限。判决原文
上 海 市 高 级 人 民 法院
民 事 判 决 书
(2018)沪民终42号
上诉人(原审被告):上海锦农机械设备有限公司,住所地上海市松江区。 法定代表人:胡松磊,该公司总经理。 委托诉讼代理人:郭立,女。
被上诉人(原审原告):上海鑫百勤专用车辆有限公司,住所地上海市松江区。 法定代表人:谢毅,该公司董事长。 委托诉讼代理人:成谦,上海君澜律师事务所律师
还查明,2015年11月2日,国家知识产权局以涉案专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认,未对锦农公司是否为恶意放弃专利权给予认定为由,驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。2016年1月22日,国家知识产权局再次以同样的理由驳回了鑫百勤公司关于撤销放弃专利权声明的请求。
再查明,鑫百勤公司与上海欣创专利商标事务所签订《委托代理合同》一份,合同约定上海欣创专利商标事务所为鑫百勤公司代理涉案专利恢复权利事宜并收费1,000元,代缴恢复权利请求费1,000元。另鑫百勤公司为本案诉讼向上海欣创专利商标事务所支付诉讼代理费10,000元。
上诉人诉称
锦农公司上诉请求:撤销一审判决,查明事实后依法驳回鑫百勤公司的一审全部诉讼请求或者裁定将本案发回重审。
事实和理由:
(一)一审判决相应证据采信不当,程序错误。第一,锦农公司一审提交的证据表明名称为“电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继电器电路”(专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9)实用新型专利(以下简称涉案专利)属于现有技术,无新颖性和创造性,因此一审法院未采信前述证据查明相应事实,也未阐明理由,存在程序违法;第二,鑫百勤公司一审提交其摘抄的(2015)沪知民初字第519号案(以下简称519号案)中公安机关询问笔录系违反其保密承诺,该证据应被排除;第三,一审判决书第6页第二段记载“2017年8月30日,本院作出(2015)沪知民初字第519号民事判决,认定吴震祥、胡松磊在百勤公司、鑫百勤公司工作期间,接触并掌握了公司的相关技术信息”,事实上519号案判决书记载“本案中,仅凭现有证据尚不足以认定胡松磊接触了两原告密点一、密点四的具体内容”,故一审判决所引用519号案的前述陈述与事实不符;第四,一审判决书引用了519号案中公安未立案的询问阶段材料,该材料与本案无关且系该案保密材料,一审法院违反法定程序。
(二)一审判决关于恶意放弃专利权行为实质构成侵权行为的认定错误。第一,锦农公司依据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第四十四条所作的放弃涉案专利权的行为合法,当时涉案专利权人为锦农公司;第二,根据《专利法》第二十二条规定,涉案专利不具备新颖性、创造性和实用性,应属无效,故不存在相应的损害结果;锦农公司并以其已向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)就涉案专利提出无效宣告请求、涉案专利稳定性存在问题为由,向本院申请中止本案审理;第三,鑫百勤公司丧失涉案专利权的原因在于其未及时请求国家知识产权局中止有关程序,与锦农公司的合法行为无关;第四,锦农公司并未隐瞒其放弃行为,且放弃的是自始不存在的权利,且关联案件相关专利均被无效,故锦农公司放弃行为符合诚实信用原则,不存在主观过错。
(三)一审法院裁判的赔偿费用不合理。锦农公司放弃行为无过错,故不存在侵权行为,不应赔偿相关费用。
一审法院查明的其余事实属实,本院予以确认。
二审法院认为根据锦农公司的上诉理由以及鑫百勤公司的答辩意见,本案二审争议焦点在于:一、一审判决部分证据采信是否不当;二、一审判决关于恶意放弃专利权行为系实质构成侵权行为的认定是否正确;三、一审判决的赔偿费用是否合理。一、关于一审判决部分证据采信问题锦农公司上诉认为一审判决相应证据采信不当,程序错误。1、一审法院未采信证明涉案专利属于无新颖性和创造性的现有技术的证据查明相应事实,也未阐明理由,存在程序违法;2、鑫百勤公司一审提交519号案中公安机关询问笔录系违反其保密承诺,该证据应被排除;且519号案判决书记载“本案中,仅凭现有证据尚不足以认定胡松磊接触了两原告密点一、密点四的具体内容”与一审判决认定的相应事实不符;一审判决书引用了519号案中公安未立案的询问阶段材料,与本案无关且系该案保密材料,违反法定程序。而鑫百勤公司认为涉案专利是否具有专利性与本案裁判争议焦点无关。对此,二审法院认为,人民法院应按照法定程序,全面、客观地审核证据,判断证据有无证明力和证明力大小。第一、关于一审现有技术证据采信问题。锦农公司所提交现有技术证据即相关检索报告及专利产品使用说明书,欲证明因其发现涉案专利缺乏新颖性和创造性而予以放弃之事实。然而该检索报告形成时间晚于锦农公司放弃涉案专利权时间,无法证明锦农公司一审中关于因检索发现系公知技术故其放弃涉案专利权系善意的事实主张,且与锦农公司于另案中关于其放弃涉案专利权是基于摆脱诉讼考虑之陈述相矛盾,其在本案中对此又无法作出合理解释;而且涉案专利是否有效并非本案因恶意放弃专利权导致损害赔偿的审查范围。因此,一审法院未采纳上述证据材料,并无不当,二审法院予以确认。第二、关于鑫百勤公司一审提交的519号案公安机关询问笔录采信问题。首先,锦农公司认为该笔录内容违反保密承诺应被排除,然而本案所涉笔录内容未涉及商业秘密密点等保密事项,且鑫百勤公司提交该证据是欲证明锦农公司法定代表人胡松磊向公安机关陈述以鑫百勤公司图纸资料申请包括涉案专利在内的专利之事实,故提交该证据的证明目的也并非为了证明需要保密的相关事实,因此该证据的采纳并不违反保密协议。其次,由于519号案判决书记载“本案中,仅凭现有证据尚不足以认定胡松磊接触了两原告密点一、密点四的具体内容”,因此一审判决书相应部分事实认定存在瑕疵,二审法院已在事实查明部分对此予以纠正,但是该部分事实的更正并不影响本案最终裁判结果。最后,519号案公安机关询问笔录虽是公安未立案的询问阶段材料,但是并不影响证据的真实性,双方对于胡松磊前往公安机关作了相关陈述之事实不存在争议;至于锦农公司主张该证据系保密材料故违反法定程序的理由,然该证据经过双方庭审质证并充分发表意见,且该证据欲证胡松磊与涉案专利来源的相关陈述能够间接证明锦农公司放弃专利权的不正当性,故与本案具有关联性。综上,一审判决采信519号案公安机关询问笔录证据,与法不悖,二审法院予以认同。二、一审判决关于恶意放弃专利权行为系实质构成侵权行为的认定问题锦农公司上诉主张放弃专利权的行为并非恶意侵权行为。1、由于当时涉案专利权人为锦农公司,其依据《专利法》第四十四条所作的放弃涉案专利权的行为合法;2、根据《专利法》第二十二条规定,涉案专利不具备新颖性、创造性和实用性,应属无效,故不存在相应的损害结果;3、鑫百勤公司丧失涉案专利权的原因在于其未及时请求国家知识产权局中止有关程序,与上诉人的合法行为无关;4、上诉人并未隐瞒其放弃行为,且放弃的是自始不存在的权利,且关联案件相关专利均被无效,故锦农公司放弃行为符合诚实信用原则,不存在主观过错。而鑫百勤公司则认为一审查明事实足以证明锦农公司放弃涉案专利权时应当预见到最终将权属判归鑫百勤公司所有,因此锦农公司恶意明显。对此,二审法院认为,根据《民法总则》第七条规定,“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺”。诚实信用原则系民法的基本原则,要求人们从事民事活动应当秉持诚实,恪守承诺,善意行使权利和履行义务。而且根据《民法总则》第一百三十二条的规定,“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”。因此,诚信原则要求权利人需善意行使权利,对权利本身形成了一种限制,即不得滥用权利。第一,本案中,锦农公司二审主张因当时其为涉案专利权人,故其依据《专利法》第四十四条所作的放弃涉案专利权的行为合法。然而根据前述,权利人行使权利的自由是相对的自由,不能超过正当界限,故不能仅因锦农公司当时具有专利权当然认为其放弃行为合法,还要针对其放弃行为是否超出正当界限进行分析。因此,锦农公司的该项上诉理由,缺乏法律依据,二审不予支持。第二,至于涉案专利无效的问题,首先,根据现有鑫百勤公司提交的涉案专利登记文件,已证明涉案专利系有效的实用新型专利;其次,即便锦农公司提交了现有技术证据材料,但由于审查专利是否有效并非本案因恶意放弃专利权导致损害赔偿的审查范围,而属于专利无效程序审查范畴;故锦农公司该项上诉理由,没有法律和事实依据,二审法院不予认同。此外,二审中,锦农公司以其已向专利复审委就涉案专利提出无效宣告请求、涉案专利稳定性存在问题为由,向二审法院申请中止本案审理。对此,二审法院认为无论涉案专利今后是否会被宣告无效,均不会影响对锦农公司当时放弃涉案专利权的行为是否构成侵权的判定,故二审法院对锦农公司的中止申请不予准许。第三,关于锦农公司二审还主张因鑫百勤公司未及时请求中止而导致丧失专利权之上诉理由。二审法院认为,本案中涉案专利权系由当时的权利人锦农公司申请放弃,且鑫百勤公司没有承担申请中止之法定义务或约定义务,故锦农公司相应上诉理由,于法无据,二审法院不予支持。第四,关于锦农公司认为其并未隐瞒其放弃行为,且放弃的是自始不存在的权利,且关联案件相关专利均被无效,故锦农公司放弃行为符合诚实信用原则,不存在主观过错。二审法院认为,根据诚实信用原则和权利不得滥用的法律规定,虽然锦农公司当时是涉案专利的专利权人,但其必须在合理限度内行使权利。人民法院应综合考虑锦农公司专利权行使的时间、方式和后果等因素,判断本案锦农公司放弃行为是否具有正当性。首先,从行使时间上,锦农公司是在与鑫百勤公司就涉案专利在内的多个专利权之权属发生纠纷,且有相同案件事实基础的相关权属诉讼已经败诉的时候,放弃涉案专利权;其次,从行使方式上,锦农公司行为并非属于善意行使权利的范畴,其虽未隐瞒放弃涉案专利权,但也未告知正处于权属纠纷的相对方,且在另案庭审时锦农公司也有表示其放弃涉案专利权是基于摆脱前述诉讼的考虑;再者,从行使后果上来看,锦农公司放弃涉案专利权既对自身无实际利益,又对后续判归专利权的鑫百勤公司无实际利益。不仅造成后续法院判决的涉案专利权利人鑫百勤公司无法及时享有专利权的后果,而且使人民法院权属纠纷判决后无法执行,专利行政机关就涉案专利权利状况反复变更,极大地浪费了行政和司法资源。因此,从节约社会成本,遏制权利滥用的角度,锦农公司在涉案专利权属纠纷发生时,以有害的方式行使权利,既欠缺正当利益的权利行使的主观意图,又造成当事人之间利益失衡,违背公序良俗、诚实信用的结果,超出权利行使的正当界限。综上,一审判决认定锦农公司放弃涉案专利权的行为构成对鑫百勤公司合法权益的侵害,具有事实和法律依据,二审法院予以支持。三、一审判决的赔偿费用问题锦农公司上诉认为其放弃行为无过错,不存在侵权行为,不应赔偿相关费用。鑫百勤公司认为其要求的赔偿金额仅为法院判定锦农公司行为为恶意而支出的合理费用,并非对放弃专利权本身损失的赔偿数额。专利申请人是锦农公司,即便涉案专利最终被无效,其不利后果也不应由鑫百勤公司承担。对此,二审法院认为,根据前述和一审判决相应裁判理由,锦农公司放弃专利权的行为系滥用权利,具有过错。由于本案权利的行使是放弃专利权系事实行为,对鑫百勤公司造成无法恢复权利的相应损害后果,即便事后能恢复相应权利,但是鑫百勤公司仍需要支付额外的恢复费用,已经产生了相应的损害后果。故一审判决依据《侵权责任法》的相关规定以及恢复费用等有关证据,要求锦农公司承担损害赔偿的法律责任,具有事实和法律依据,且一审法院裁判的赔偿数额亦在合理范畴之内,二审法院予以确认。锦农公司相应上诉理由,于法无据,二审法院不予支持。