专利审查申诉委员会(PTAB)通过第四个授权后重审(PGR)维护专利
作者|Aaron Wininger--Perkins Coie LLP
闻宁阁,博钦律师事务所上海代表处
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美国专利商标局(USPTO)的专利审查申诉委员会(PTAB)于11月14日做出了支持Paragon BioTeck滴眼液专利的裁决。这仅是第四件授权后重审(Post Grant Review,简称“PGR”)的最终判决,更是第一次通过授权后重审来维护一件专利。
该专利编号为8,859,623,涉及稳定苯肾上腺素形成的方法及组合物。该化学制品最初用作一种减充血剂,作为一种扩大瞳孔的药剂,并以此来提高血压。根据’623 号专利记载, “含有用于扩大瞳孔的盐酸去氧肾上腺素的滴眼剂含有大量R-异构体以维持滴眼液的最大功效,这点非常重要”。
Altaire Pharmaceuticals对’623号专利提出异议,认为该专利对于Altaire Pharmaceuticals的产品(即含有盐酸去氧肾上腺素的滴眼液11578号以及11581号)而言是显而易见的。专利审查申诉委员会在大约一年前启动了此次的授权后重审。专利权人针对初始诉状递交了回复,而请求人也做出了相应答复。口头审理于今年七月进行。
可用的授权后程序有六种,而授权后重审是其中最具效力的之一。然而,其必须在专利授权后九个月内递交,因此需要时刻监测竞争对手的专利情况,以便适时递交授权后重审的申请。具体来说,授权后重审仅适用于有效递交日在2013年3月16日之后的专利。由于上述限制,授权后重审的运用不如双方重审(Inter Partes Review,简称“IPR”)普遍,但随着更多的专利变成有资格被授权后重审挑战, 这种情况会有所改观。
与更常见的双方重审相反,授权后重审允许依据《美国法典》第三十五卷,即《美国专利法》的第101条(比如主体的适格性),第112条(如可实现性)提出异议。再来,虽然双方重审程序允许依据第102条(新颖性)和第103条(显著性)提出异议,授权后重审程序允许先前的产品及系统被考虑,本案就属于此类情况。
因此,虽然授权后重审能够成为无效专利的强力武器,但其只能在专利授权后九个月内递交,我们建议监测竞争对手的专利申请情况,以便在需要的时候适时递交授权后重审的申请。如果错过了时限,请求人可递交双方重审的申请,但重审的依据会更加局限。另外一个选择是针对商业方法专利的商业方法重审程序(Covered Business Method,简称“CBM”),请求人可以陈述与授权后重审类似的理由。然而商业方法重审程序只适用于商业方法,且请求人必须因侵权被诉或被告。单方复审程序(Ex Parte Reexamination,简称“EPR”)也是一种选择,但如双方重审程序一样,其只允许有限的理由。并且,它不具有对抗性,故一旦原始诉状被递交,请求人在诉讼的进程中没有太多可作为的地方。