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注意:联邦巡回上诉法院认为申请人始终支付USPTO的律师费

2017-07-19 东方亿思 知产力国际



作 者 | Aaron Wininger--Perkins Coie LLP
   闻宁阁,博钦律师事务所上海代表处
   北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译

根据美国专利法第145条,申请人可就专利审判与上诉委员会做出的决定向联邦巡回上诉法院(the Court of Appeals for the Federal Circuit以下简称CAFC)提起上诉,或向地区法院起诉USPTO局长。然而,如果选择地区法院途径,无论结果如何,专利申请人都必须支付所有费用。CAFC在2017年6月23日判决的Nantkwest公司诉Matal一案(案号:2016-1794)中认为,费用包括USPTO的律师费。通常,根据“美国规则”(American Rule),无论输赢,各方诉讼当事人均自行承担律师费,除非有法条或合同另行规定(如,在特殊专利案件等的“费用转移”)。

2001年,Hans Klingemann博士提交了一项专利申请,请求保护一种通过操纵自然杀伤细胞治疗癌症的方法。经过数年审查,USPTO以显而易见性为由驳回了Hans Klingemann博士的申请。专利审判与上诉委员会维持了审查员的驳回,作为该申请受让人的Nantkwest公司则根据美国专利法第145条向地区法院提起了上诉。地区法院判定,该法条关于“所有费用”的规定既不足够具体、也不足以清晰地确定律师费。地区法院仅批准了专家费,没有批准律师费(基于律师的公职薪酬计算)。CAFC以推翻

CAFC认为,费用的通常含义包括律师费。例如,有字典条目将费用定义为“包括诉讼当事人所有与诉讼相关的支出”,包含了“律师费”。进一步地,另有字典定义“费用”为“达成结果所需的金钱、时间、劳动或资源支出”。

CAFC也回顾了费用定义为包括律师费的先例。相比之下,Nantkwest公司提出定义较狭窄的“费用”仅占总费用的一小部分,且不包含律师费。这确认了美国专利法“申请人按照第145条提起上诉所必须承担的实质经费”,并“遏制申请人的程序博弈”的意义。

因此,申请人今后也许更可能会直接向CAFC上诉,或若有可能,将通过诸如提交继续审查请求书,和/或递交延续案的方式继续起诉。


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