从60亿销售额药物诉讼看药物专利大杀器马库什权利要求
医律社消息：
替诺福韦是一种治疗乙肝和艾滋病的抗病毒药物。替诺福韦及其复方制剂在2010年的销售额已经超过60亿美元，其核心专利在我国复审委于2014年2月13日作出的第22284号无效宣告请求审查决定中被宣告无效，在(2015)京知行初字第1297号判决书中驳回原告专利权人吉联亚科学股份有限公司的诉讼请求。关键无效理由涉及马库什权利要求的性质判断。
今天医律君来给大家聊一聊药物化合物专利中的大杀器马库什权利要求。
先说说什么是马库什权利要求。
1924年美国染料化学家Eugene A．Markush(尤金.马库什)申请了一件吡唑啉酮染料的美国专利(US1506316)，其中，吡唑啉酮部分描述为:卤素取代的，氯取代的，二氯取代的；.....。专利的权利要求中使用“从含有……的基团中选择”的语句。看英文原文更清楚：
The process for manufacture of dyes whichcomprises coupling with a halogen-substituted pyralazone, a diazotized unsulphonatedmaterial selected from the group consistingof aniline, homologues of aniline, andhalogen substitution products of aniline.
由于该申请的批准使以后的化学专利中被称为“马库什”结构式或者化学通式，允许申请人使用化学通式的形式来概括大量具有相似结构和性质的具体化合物，包含有马库什结构式的权利要求被称为马库什权项。这件专利的意义还在于，这件专利还开启了用马库什形式去保护很多没有实际被合成或测试的化合物的先河。
为什么称马库什权利要求为大杀器，先上一个图：
这是欧洲授权专利EP0535152权利要求1的通式化合物，其中通过对R、L、T等基团的限定，包含了至少1060个化合物！注意是10的60次方个化合物。
用马库什权利要求的形式可以限定如此大的一个保护范围，不愧是药物化合物领域申请专利时常规使用的大杀器。而最近一个涉及60亿美元销售额的重磅药物的专利无效诉讼则又一次引发了人们对于这个大杀器的关注。
从1925年起，慢慢地，用R-基团形式限定的马库什权利要求尤其在药物领域的使用就越来越多，也引发了很多争议。这些争议包括权利要求保护范围是不是清楚，能不能得到说明书支持等。然而，在我国，无论是学界、法院，还是专利局、代理机构，各界之间或者各界内部争论最激烈的恐怕是马库什权利要求到底作为整体技术方案还是若干并列技术方案的集合，可以说迄今为止尚无定论。马库什权利要求应当作为一个整体还是可以拆分的并列技术方案，在专利无效和诉讼程序中时常出现，而能够走到无效或者诉讼这一步的专利涉及的产品往往都是极具商业价值，如何认定马库什权利要求的性质往往关系到专利权能否有效维持，进而牵扯到背后可能高达亿万元的市场。
“含核苷酸类似物的组合物及其合成方法”的专利权人吉联亚（又叫吉利德）公司是全球重要的艾滋病药物生产商，该专利涉及吉联亚公司生产的一种治疗乙肝和艾滋病的抗病毒药物——替诺福韦。替诺福韦是一种新型核苷酸类逆转录酶抑制剂，吉联亚公司2010年年报显示，替诺福韦及其复方制剂当年的销售额已经超过60亿美元。而在我国，根据吉利德公司与葛兰素史克公司的一项专利使用权转让协议，葛兰素史克公司保留替诺福韦在中国上市的独有权利。其专利保护期于2017年8月到期，目前我国还没有仿制药面市。然而该项专利在国家知识产权局专利复审委员会于2014年2月13日作出的第22284号无效宣告请求审查决定中被宣告无效。复审委在无效决定中的一个重要的理由是涉案专利的权利要求不能享受其声称的优先权，从而相对在声称的优先权日之后的对比文件不具有新颖性或创造性。倘若优先权成立，那么结果可能会截然相反。复审委是这么说的：
本专利在专利申请阶段仅要求了一项优先权,即US08/686,838(证据II-14),其优先权日为1996年7月26日。本专利的授权公告文本与其声称的优先权文件之间至少存在如下区别:
(1)两个通式(1a)的基本结构不同。本专利权利要求1中的式Ia为A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a)(Z),其中R2独立地为-H、未取代的或者被1或2个卤素、氰基、叠氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、......,即"C"可以同时连接两个均不为H的基团；而优先权文件中的式Ia 为A-CH(R2)OC(O)X(R)n-Z(参见证据II-14中文译文的发明概述部分以及权利要求1)，其中R2取代基所连接的碳上限定了必须连接一个H，即相同位置上的"C"上仅能连接一个不为H的基团，由此可见，本专利的式Ia和优先权文件中的式Ia不同，就此定义来说，本专利权利要求1的保护范围超出了其声称作为优先权文件记载的范围；……
吉联亚公司不服复审无效决定，于法定期限内向北京知识产权法院提起诉讼，其诉称:
一、被诉决定中有关优先权的认定有误。
虽然本专利文本与优先权文件中确实存在被诉决定中所认定的区别，但依据《审查指南》的规定，部分优先权的认定应以具体技术方案，而非具体权利要求为依据。马库什权利要求应被理解为多个并列技术方案的集合，在该范围内排列组合得到的每一个具体化合物都是一个技术方案。因此，核实优先权时，应将本专利权利要求包含的具体化合物与优先权文本中所包含的具体化合物进行对比。如果本专利权利要求中所包含的部分具体化合物与优先权文本中的化合物相重合，则应认定该部分化合物享有部分优先权。因此，在考虑本专利权利要求1、3-14、19-32是否应享有部分优先权时，需要考虑上述权利要求中的具体化合物在优先权文本中是否有所体现。在上述技术方案在优先权文本中已有明确记载的情况下，上述权利要求均可以主张并享有优先权。但被诉决定中将本专利中上述每个权利要求理解为一个技术方案，并在此基础上对本专利上述权利要求是否享有优先权进行核实，该作法系对马库什权利要求的错误理解，相应地，其以此为基础对优先权的核实亦存在错误。
吉联亚公司实际上认为马库什权利要求应被理解为多个并列技术方案的集合，在该范围内排列组合得到的每一个具体化合物都是一个技术方案。因此，核实优先权时，应将本专利权利要求中包含的具体化合物与优先权文本所包含的具体化合物进行对比。如果本专利权利要求中所包含的部分具体化合物与优先权文本中的化合物相重合，则应认定权利要求中该部分化合物享有部分优先权。
北京知识产权法院并未支持该主张，在(2015)京知行初字第1297号判决书中，法院认为，马库什权利要求并非必然是若干并列技术方案的集合，除特殊情况下，该权利要求原则上应被视为一个技术方案。在对马库什权利要求进行优先权核实时，原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为对比依据。据此，原告认为马库什权利要求应被视为若干并列技术方案的集合的理由不能成立。
首先，法院将马库什权利要求归为概括性质的权利要求，然后对概括性质的权利要求中技术方案是否属于并列技术方案进行论证，首先从《审查指南》的规定进行解释。法院认为，《审查指南》对这一问题持否定态度，即《审查指南》的制定者并不认为概括性质权利要求的每个具体实施方式必然属于单独的技术方案，相应地，此类权利要求亦非当然属于多个并列技术方案的集合。因针对相同情形原则上应适用相同的规则，故该态度同样适用于同为概括式权利要求的马库什权利要求。
1、《审查指南》针对数值范围的相关规定可佐证这一结论。
2、《审查指南》中针对上、下位概念的相关规定可以佐证这一结论。
3、《审查指南》中针对选择发明的相关规定可以佐证这一结论。
法院认为：试想，如果现有技术的数值范围、上位概念或马库什权利要求中可选项均被视为对应若干个并列技术方案，则他人在上述范围内进行任何选择而形成的技术方案必然均已被现有技术公开，从而不具有新颖性。在该技术方案不具有新颖性的情况下，显然不可能具备创造性。但《审查指南》中却规定此类技术方案在具有突出的实质性特点及显著进步的情况下，可能会被授权。这一规定所隐含的前提必然是具有概括性质的权利要求中每个具体实施方式原则上不应被当然视为单独的技术方案。
法院继而从专利法的立法精神方面进行了论证。法院认为专利法所保护的是发明人对其技术方案所付出的智力劳动。对概括式权利要求而言，其中概括的只是各个具体实施方式所具有的共性，但各个具体实施方式除具有共性之外，其通常还具有各自的特性，因该部分内容并未被记载于权利要求中，故该部分内容显然并非专利权人的智力劳动，不属于其技术贡献，不应获得保护。但如果将每个权利要求当然视为其具体实施方式的集合体，视为并列技术方案的集合，则不仅意味着将各具体实施方式所具有的共性作为专利权人的技术贡献，同时亦将其所具有的特性划归到专利权人的技术贡献范围内，这一作法显然使专利权人获得了不应有的利益，不具有合理性。由此可知，权利要求只保护专利权人从各具体实施方式中所概括出的共性，至于每个具体实施方式所具有的特性则不属于权利要求保护范围。
最后，法院又进行了反面论证，认为如果将马库什权利要求当然地视为具体化合物的集合，其可能出现的结果将会与我国以下制度相冲突，而这一冲突足以从另一角度说明对马库什权利要求的这一理解有误。
其一，在马库什权利要求中，从属权利要求的撰写方式将不再有存在必要。
其二，该领域中将不会存在选择发明。
医律君个人尽管赞同法院的结论，但对其论证也略有个人看法。
例如，法院认为审查指南》针对数值范围的相关规定可佐证这一结论。但是显然，数值范围与马库什权利要求存在根本的不同，仅简单举例，小伙伴就可以明白：
数值范围1-10，其中包含无穷多个数值，显然无法拆分成并列技术方案，但是马库什权利要求选自：A、B、C和D。其中包含了有限个独立的技术方案，类似于选自1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。也就是说，无论马库什权利要求中有多少个变量，每个变量有多少个选项，理论上都可以计算出其包含的具体计算方案的个数。这与数值范围的性质是不同的。上下位概念的类比也有类似问题，液体的下位概念也包括无穷个可能，无法穷举，类似于数值范围。选择发明是否存在取决于具体技术方案是否公开，如果对于数值范围或者上位概念，显然存在选择发明的可能，如果对于已经具体公开的技术方案，并非一定要存在选择发明。因此，单从上述论证过程来看，似乎认为马库什权利要求作为一个整体技术方案的理由有点牵强。
事实上，同样是北京知识产权法院，在（2011）一中知行初字第3225号判决书中对于马库什权利要求的看法是这样的：
第一，技术方案是指为解决相应的技术问问题利用了自然规律的技术手段的集合。通常而言，一个独立权利要求记载有一项完整的技术方案。实践中，为了权利要求撰写的简洁与方便，将并列的技术方案撰写于同一权利要求中亦是允许的。马库什权利要求即属于将并列的技术方案撰写于同一权利要求的典型情形。原因在于马库什权利要求包含有多个并列的可选择要素，即马库什要素，其中的每一个马库什要素与马库什权利要求中的其他技术特征相结合均能解决该权利要求所要解决的技术问题，均构成独立的技术方案。因此，专利复审委员会将马库什权利要求认定为属于在具体实施的技术方案基础上根据一定的构效关系进行概括而形成的一个整体技术方案，显属不当，本院予以纠正。
即使是复审委内部对于马库什权利要求是否属于整体技术方案也曾存在争议，例如第9197号无效宣告请求审查决定书中认为专利权人对于各基团选择项的删除属于“删除了原权利要求中的并列选择方案”，第11435、9323号无效宣告请求审查决定书中也都允许并接受了马库什权利要求的修改，而在第12729号无效宣告请求审查决定书以及上述的第16241号无效宣告请求审查决定书和第22284号无效宣告请求审查决定书中又认为马库什权利要求属于整体技术方案。对于马库什权利要求的性质，复审委内部曾有集合论和整体论两种截然不同的观点。此处不再赘述。
怎么来看上面的矛盾之处呢？医律君有话说。
第一，我国是大陆法系而非英美法系的案例法国家，对于案件的审判基于对于法条的解释，而非在先案例的判决，尽管也有一定参考意义，因此，具体案件出现不同的解释并不意外，对于当事人或者律师只要能够有足够的理由和证据使得法官根据自由心证作出判断即可。
第二，最近的判决将马库什权利要求视为整体技术方案，是否意味着业内正在发生风向的偏转，趋于意见的统一？
第三，医律君对于马库什权利要求的性质也有一些自己的看法与大家分享。
先提两个问题：
1、马库什权利要求虽然可以限定成千上万种化合物，也可以限定极为有限的技术方案。很多认为马库什权利要求应当作为整体技术方案的理由是马库什权利要求限定了太多的化合物。例如，在上述(2015)京知行初字第1297号判决书中，法院就指出：原告虽采用各种方式，却仍表示其无法计算出具体化合物的数量。如果专利权人连该范围内包括哪些具体化合物尚且无法确认，那么有何理由将该范围内的全部具体化合物均视为专利权人的技术贡献。而即便该数量可以确定，但各可选项之间进行组合后所得出的具体化合物通常亦为天文数量级别，专利权人显然客观上亦无法知晓其范围内每一个具体化合物，相应地，当然亦无法将每个具体化合物均视为专利权人的技术贡献。那么问题来了，如果马库什权利要求仅有极少的变量，限定了极为有限的化合物，是否就可以认为是并列技术方案了呢？例如马库什权利要求只限定了R1选自A、B和C，R2选自D和E。那么一眼可以看出其中只有3X2个技术方案。如果只限定了R1选自A、B和C呢？对于这个问题，目前好像并没有明确的说法。据说可能大概是专利局内部标准是，1Xn可以认为是并列技术方案，而2Xn或nXn就认为是整体技术方案。小道消息不足为凭。
2、对于多个技术方案，如果采用典型的并列技术方案的写法和采用马库什权利要求的写法有没有不同？举个栗子，马库什权利要求写法是，例如R1选自A、B和C，R2选自D和E，如果写成化合物AD、AE、BD、BE、CD或CE呢？显然前者尚无定论，后者是并列技术方案。
看完两个问题，小伙伴们或许有些感觉了，马库什权利要求是一种写法，是为了便于用1Xn或nXn的形式保护众多的化合物，并且要求对于马库什化合物（1）所有可选择化合物具有共同的性能或作用；（2）所有可选择化合物具有共同的结构。否则认为不具有单一性而不允许用马库什权利要求的形式进行保护。
我们再回到马库什权利要求的诞生之初追本溯源，在马库什权利要求产生之前，对于化合物的专利是通过列举的方式进行保护的，很容易理解的是，通过列举的方式保护的化合物，必然是具体公开的并列技术方案。而当具体化合物用马库什权利要求的形式进行了概括之后，则性质发生了变化，在概括的过程中实际产生了新的并未在实施例化合物中出现的潜在化合物包含到了马库什权利要求中，这部分的化合物属于尚未具体公开而是由于概括产生的化合物。在这里，医律君又不得不引用(2015)京知行初字第1297号判决书中的一段论述：
本专利虽为马库什权利要求,但这一问题并非马库什权利要求所特有。该问题的实质在于如何认定专利权利要求与该权利要求范围内所包含的具体实施方式之间的关系,或者说,该范围内所包含的每个具体实施方式是否均应被认定为单独的技术方案。这一情形在具有概括性质的权利要求中普遍存在。例如,一些权利要求中的某一个或几个技术特征会采用上位概念或数值范围概括表示,无论采用上述任一概括方式,上述权利要求中的该一个或几个技术特征均可被认为包括多个可选项,仅就该特点而言,上述权利要求具有与马库什权利要求相同的属性。
医律君赞同这段话的原因在于，从本质上说，马库什权利要求与上位概念或数值范围概括是一致的。它们都采用了相同的归纳推理的过程，得到了从具体到一般的权利要求范围，从而与其权利要求中技术方案是否是可以穷尽无关，而与其产生的逻辑推理原理和撰写方式有关。到这里，医律君可以回答上面的问题了，权利要求的马库什式的写法决定了权利要求的性质，无关其中包含的技术方案的数量多少。