李士林 黄诚 | 瓷器知识产权代理中的热点和难点探讨（三）

商标侵权案件中涉及商标使用、在先权撤销、恶意注册、混淆可能性判定几个热点和难点问题。商业秘密案件中，密点提取、信息比对、非法手段、司法鉴定问题疑难和复杂，可以在司法解释和香兰素案中寻求这些问题的答案。

承上文：

一、商标使用是否为侵权的先决条件

本人曾经在《法律科学》上发表过“商标使用为商标侵权的先决条件”一文，有些法院认同我们的观点，如果被告行为不构成商标使用就不是商标侵权，驳回商标侵权的诉讼请求，案件不再继续。有些法院整个侵权流程下来，如果被告抗辩成功，不构成商标侵权才算完结，所以这个问题理论和实务上尚存争议。

那么最典型的案件就是“非诚勿扰”案件，南山区法院、深圳中院和广东省高院其实观念都不一样，即便广东高院跟南山区法院的结论一样，但是分析的理由和部分结论也不一样，那为什么同样一个简单的案件事实都是三个不同的理论？那么答案基本上就是南山区法院认为不构成商标使用，所谓不构成侵权，逻辑很简单，那么深圳中院认为构成商标使用导致消费者发生混淆，广东省高院认为构成商标使用之后，当然不会导致消费者侵权，所以不侵权。

这个商标案件实际上很简单，但是它的空间很大。大家具体在办案件的时候可以考虑商标使用，尤其对有些案件来讲非常有作用，比如：商标作为广告，用于包装、宣传、比较对象，到底是合法还是非法需要考虑，不应该认为对方商标是禁地，一概不能触碰。其实，有很多商标具有可以互相使用的空间，这个需要引起大家的注意。

商标涉及的案件有这么几类：商标授权，在先权，侵权可能，侵权抗辩，商标广告。如果有做商标代理的话，常常处理商标确权和授权的问题。即便没有做过商标代理业务，如果涉及对商标提出异议、无效或者撤销事项，那也会熟悉这个问题。在先权的问题，在“迈克尔·乔丹诉乔丹体育”这个案件，得以完美展现。当然新百伦和纽巴伦在行业内也有不同的看法，这个可能不会再有提审再审的这种可能。

二、商标恶意注册

恶意注册商标这个问题大家要注意，国家对恶意注册的打击力度也越来越大，近期有两家公司被处罚，就是以注册商标用来牟利的，以注册后转让的这种商业模式。早期我们叫从事此行为者为玉米虫，包括他授权国外的公司抢注我们国内的商标，所以这个生意真的不能做。

有些企业推广加盟许可商业模式，在注册商标之后不做任何产品，只做广告宣传，然后找加盟商，像那种小食品、奶茶等等，有些网红食品也都是这样的模式。早期有个奶茶，我们发现他们的加盟条款其实相当于给他找一个下线，跟传销差不多。它的合同规定原材料和设备都要从他那买，设备先不说，因为一套设备可能用好几年，但是原材料都要从他那买，只要不从他那买的话，就要按营业额处罚，那这个违约责任太重了。大家想一想，即便不收你的加盟费，你是不是都成了他的终端下线了？然后它有规定，你作为区域代理，你还可以发展你自己的下线，大家看是不是就是典型的传销？只不过他有自身的模式，所以我们律师一定要注意，不要陷到这种漩涡里面，其实传销的模式特别多。

现在虚拟币存在很大的法律风险，也成为一个很敏感的东西。其实跟商标注册这个问题没有太大差别，就像早期我们做驰名商标一样，最贵的时候是上千万，后来降到五十万，据说现在还有一些地方在做，如果不是无知的话，那肯定存在问题。

著名商标现在也全部擦掉了，现在基本上都不再做这个了。那其实恶意注册、抢注和囤积商标，是个来钱快的行当，如果一件商标转让差不多最便宜一件要五千块，那么与注册费用相比的话，利润不菲，早期我们很多商标确实就是从中介机构那里买来的，埋下了争议隐患。当然现在来做这个肯定不行了。

三、在先权

在先权包含的内容，我只提两点：第一，在先权不包括商标权，未注册商标权益。第二，在先权的制度功能。

在瓷器这一块主要表现为抢注他人未注册的东西，比如，艺术大师的姓名、名称和他惯用的笔名等等，象征性符号的使用，会涉及到抢注，那么还有一个就是没有注册的常用的一些产品名称。当然，有一些注册要避让在先权，应注意一些通用的词汇，比如说青花、釉材、骨架等等，这些通用的行业词汇，它不能注册，它不属于某个企业，所以“景德镇”只能属于一个集体商标或者是认证标志，肯定不是单个的私人商标。

集体商标或证明商标带来的商业问题更多，并非这些商标对所有的企业都是公用的。比如，“景德镇”作为一个认证标志的话，它是不是跟我们这个文化传承之间有冲突？因为认证就代表垄断，但是在文化意义上，它的最核心的生命力在于传承，所以私有和公用中间的矛盾需要去考虑，我们不能因为眼前的利益牺牲文化传承，这是不值得的。

在先权的典型案例主要有乔丹、范冰冰和江苏三毛案件。乔丹案件这个不用说了，大家都很熟，办商标案件的同志们，我建议大家看一下最高法网站的现场直播。范冰冰案件很简单，就是有一个叫范冰冰的小姑娘，注册了一个范冰冰的商标，后来被驳回，为什么被驳回呢？因为这个案件在市场影响上肯定让别人误认为是艺人范冰冰，当然现在范冰冰这个没有人用了。江苏三毛案件这个是怎么回事呢？大家都知道三毛是张乐平先生创造的作品，所以三毛集团就使用了这个形象，作为它的商标、典型标志。后来张先生的后人状告三毛集团侵权，那么三毛集团在态度和处理上我觉得非常棒，把负面影响一下子做成正面营销，这一个案件给三毛集团节省的广告价值，要远远大于这个案件的赔偿，所以这个负面案件的处理特别棒。

另外，我们不免有疑问：在先权的规定是封闭的还是开敞的，那么这些经验的红线到底是什么，这个问题有什么意义呢？其实，在先权规定很有意义，因为侵犯在先权的可以在五年内撤销，或者以侵犯在先权的具体类别打侵权诉讼。如此以来，很多当事人会存在困惑，也就是说我的商标本来就是注册商标为什么我还会侵犯别人的商标权？我使用我的商标侵犯了别人的商标权，这个是不是商标局的问题？所以我可以不可以状告商标局要求赔偿呢？这个也是很多当事人提出来的问题。所以在未注册商标的问题上，我们可以多做点文章，如果不幸成为被告的话，我们首先应当想到在先权撤销或无效商标的。比如说以欺骗手段或者不正当手段恶意注册的商标无效，而且不受五年期的限制。

四、混淆可能性的判定

混淆可能性，不管是对专家学者还是对法官来讲，这个最难判定，他们常常说，一会让我判断这个，一会要判断那个，这个到底怎么弄。当然常见的基本问题就是双相同侵权。《商标法》第57条第1款规定的双相同侵权，第2款规定的混淆可能性，就是在类似和相同的商品上使用相同或近似的商标，导致消费者混淆的行为，即混淆可能性侵权。还有一个就是其他侵权，主要是帮助协同的间接侵权。间接侵权，尤其是电商平台的间接侵权，当然电商平台要不要赔，那是另外一回事。那么在混淆可能性的判定要素上，主要有这么两个，即商品和商标的判定，本身它是事实的判断，不涉及价值判断，而混淆可能性是价值判断，这个不能当成事实判断。所以这个问题里面我们要注意，就是说在商品和商标这两个判断上，不要用循环逻辑。那么具体判定标准是什么呢？最高法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》这个司法解释里讲得很清楚，所以这个不需要做过多的延伸。造成疑难的成因很多程度上在于过度延伸或者过度缩小。所以我们律师要做的工作，就是正本清源，要明确的比对产品类别，以产品分类表作为一个依据，判定那么到底是不是相近，是不是相同，相近怎么样相近，相同怎么样相同。

当然被告应对侵权的抗辩首先且主要为商标权本身的瑕疵，尤其针对抢注他人商标的，模仿他人商标的，模仿他人的包装装潢的，等等。为了有效应对商标侵权指控，大家需要多做文章，把证据准备的尽可能充分。

其次，被告正当权利的行使也是一个很好的抗辩理由。被告正当权利的行使主要针对显著性不高的商标。如果我们根据显著性程度将商标分成五类，那么这个抗辩主要针对于描述性商标和通用标志。比如，“景德镇”即便限定为景德镇制，那么如果我的产品为景德镇出产，或者在景德镇生产，那厂址里面标注景德镇行不行？你不能说不行吧？不行就违反了产品质量法、广告法各种规定，因为在哪生产，就要真实标注生产地。所以这个是正当权利行使。即便底层的手工作坊和生产者违法或不规范使用了，执法者全部给他封杀，也是行不通的，因为还要考虑底层人们的生活需要，不能说支持大的使用者，把小的全部清除，这个肯定不行的。这个就是我们能动司法的维稳功能，社会和谐的功能，这个也是我们律师应该考虑的，因为这个会左右你的案件走向。商标覆盖的第一性使用就是在商标符号意义或者在语言意义上使用的，跟商标侵权没有关系。这个要去果断的申辩抗辩理由。

再次，商标合理使用的抗辩。商标合理使用只限于两种情形：第一，指示性合理使用，就是说我在卖你的商品，你要让我用。第二，比较广告。比较广告怎么操作，大家可以看一下标准的比较广告百事可乐比附可口可乐的，这种比较不会导致消费者误解，符合广告法的规定，不会引发市场监管的行政执法风险，其他情形不应归入合理使用的类型。有一个问题值得一提，在商标侵权案件中，是否应当考虑商标的贡献值？大家可以看新百伦的这个案件，考虑到商标贡献值，那版权有没有贡献值？这个大家可以去考虑一下，目前法院还没有判过版权贡献值，但是专利贡献值有的，商标贡献值也有了，商业秘密的贡献值有没有？商业秘密也有了。在香兰素案件中判定侵权数额的时候，有考虑在整个技术创造的产值中，商业秘密的所占比重，因为你所有产品的产值不能都归结为知识产权，它有物权的成分。

商标侵权案件中，涉及商标法与反不正当竞争法的关系。如果我告诉的时候以商标侵权还是告不正当竞争，还是两个都告，或者把这个问题丢给法官，那法院你爱怎么样怎么样，反正总要赔就行了，这是我们最省事的方式，这是基本的一个说法。当然最高法在这个问题上，包括有些学者发表的文章、公开的讲话，认为在这个问题上基本上确定的方式就是就是不重叠不交叉，各做各的事儿。说起来很简单，现实又很难办，所以各有各的不同观点吧。依我个人观点来看，我觉得可以从取证的角度来考虑，是选择商标侵权还是选择不正当竞争。著作权案件也是一样的。在金庸诉江南这个案件中，最终法院依据不正当竞争裁判。你看在我们头脑里我们很难以想象两个作者之间会构成竞争关系对不对？但是知识产权它有无限的想象空间，所以它确实用了反不正当竞争这个判断。

五、商业秘密案件的处理

大家就发现，经济发展和它的知识产权总量成正比，然后案件的分布量和知识产权的数量成正比和经济发展成正比，所以衡量一个国家、地区经济的发展，包括一个国家地区发展，就是知识产权的数量，还有知识产权的质量。所以我们说什么叫高质量发展，什么叫知识产权战略，知识产权强国，其实讲的就是除了数量之外，我们要高质量。

高质量当然主要贡献就是独创性的专利。那么商业秘密主要有这么几个问题比较麻烦。上一次我们调研的时候，我们看那个新材料的，其实它就是商业秘密侵权。好多师傅带徒弟的不传之秘，那如果被带走，他们之间的这个保密协议是怎么样说的？所以这个就会涉及到。最典型的是化工类的，因为化工的每一套生产工艺是不一样的，它是根据自己的东西来设计的，没有任何一套化工工艺完全是标准化的，所以它都是一些非标性设备、非标性工艺，需要的生产量不一样，比如说有的是8吨，有的是12吨的，生产流程线不一样，整个设计不一样，不是说减少就行了。

商业秘密案件主要难点在于秘点的提取，保密措施，还有被告非法接触的问题，当然侵权人涉嫌侵权信息与商业秘密的比对，也是一个难点。

香兰素这个案件就是最典型的商业秘密侵权的范本，可以供全国研究商业秘密的人来学习。这里面有密点的提取，提取的密点最终表现的载体一般是文件文档、数据，还有一些器物，但是器物是比较难的，因为器物很容易被反向工程攻破。比如，产品上打上了拆毁无效，或者说内有商业秘密，私自拆毁视为侵犯商业秘密的声明，但这个声明不具有法律效力，所以从商业角度来讲，应当采用相应的保密措施。

另外，从价值性的角度来讲，没有价值的、细枝末节的，比如说客户资料很多是没有价值的，还有很多用户信息，这个涉及到个人信息权，但可能不是商业秘密。

针对秘点的提取来讲主要是两类，一个是技术信息，一个是经营信息。

算法和数据是有争议的，但最高法的司法解释将其纳入商业秘密的范畴，当然不意味着它是绝对的，比如算法黑箱，明显不合法律规定，有些算法应当公示。

客户信息主要是深度客户信息，带有交易习惯、交易内容的才算，一般的不算，就是要自己的独创性成分，我们将商业秘密作为知识产权的一部分，那么知识产权讲究的不是现有信息，而是独创性的东西，所以你要有自己的独创性，不是一般信息的集合。那么从秘点的具体表现来看，有图纸、操作手册、工艺说明，还有设备和产品也可以作为商业秘密的载体，但商业秘密案件比较难做的地方就是主要举证，公开销售的显而易见技术和公开技术不是商业秘密，还有专利公开的内容不是商业秘密。

专利高手应该是什么？既可以获得专利的保护，又让对方模仿不了，这个内在的东西可以作为商业秘密，但是你的专利配套文件里面的公告不算商业秘密，或者从公告文件可以破解出来的也不叫商业秘密，所以这个就是专利申请与商业秘密相矛盾的地方。

关于保密措施应当清楚，企业在签订商业秘密协议的时候一定要注意，不要过于扩张，商业秘密的受益人也不要过于缩小，那到底怎样才是对的？比如，有些企业只要是员工全部签订保密协议，其实这个相当于不签，因为这个不是合适的保密措施，一定要注意什么样的商业秘密，对应什么样的接触人员，什么样的使用人员，主要是接触者，就是说通过接触者的这种身份了解到商业秘密的人，所以从这个意义上来讲，商业秘密是财产，就是说不仅仅是一种合同义务，它也是一种财产义务，你知悉我商业秘密都要守密。有些法院他只认可签订保密协议的人才是守密义人，我们从最高法的这个司法解释里，也很难在这一点上做出一个决定性的结论，所以这个我觉得具有发挥的空间。

那么还有一个问题就是反向工程，反向工程到底是内部还是外部，那么在服装产业，包括鞋子，其实你申请专利也好，不申请专利也好，基本上专利反向工程非常简单，所以在时装业上讲的最多就是版式设计和商标，那么其他很少说到专利的问题。我们要详细分析的话，很多企业是靠专利的吗？是靠专利来驱动市场吗？不是，他要靠产品去做市场，你看专利还可能还没有申请呢，还没有进入到正式的申请程序，它的产品已经更新换代了，所以它更多的在于什么？打击后来者。

那么保密措施主要有这么几个标准，一定要具体不能笼统，我们看到了很多企业保密协议，就是谁负有保密协议，这就过于太笼统了。那么你的保密措施也应该要相适应，不能过低也不能过高，也不像国家安全这样过于保密，是正常的可以识别，而不是心领神会，那么合法性要求是主动的不应该是被动的，而且手段要合法，不可以采用刺探、限制人身自由之类的。保密协议没有通用格式的，应当针对企业的情况，具体和详细且具有针对性。

商业秘密审判实践涉及四个问题：谁侵权、侵犯谁的权利、有没有落实秘密的范围、是否具有合理理由。

值得提出的是，商业秘密的比对采用的是实质相同或相同，不存在相似的问题。所以从这个意义上来讲，大家可以看到商业秘密的保护是弱保护而不是强保护。

判定是否落入商业秘密范围，可以在个案中考虑，香兰素案件中法院采用了推论，比如说极短的时间投资上马等等。商业秘密侵权往往发生在内部，那么侵权人主要是内部人交易人和刺探人、前员工、前东家、投资人，但是一定要注意他的行为手段一定是非法的，才导致商业秘密侵权。

什么叫非法？就是我们《反不正当竞争法》第9条所讲的，常用的是刺探、收买、盗窃的方式来取得或者通过交易的方式违背保密协议协议披露，正是由于第三人使用的这种非法行为，没有这种行为，如果是正当的手段收集破解的，那么这个都算是正当的渠道。我们目前法律采用穷尽式列举，不要对这个不法行为做扩展。所以他就设限这几种：盗窃、欺诈、胁迫、贿赂，不能认为只要是不当的都不对，不当的往往是不道德，它可能是一种商业不道德行为，但没有达到违法侵权的程度。

商业秘密案中鉴定的问题，这个大家要注意，不要随便去委托鉴定。严格意义上来讲，是不是商业秘密，这个是法院所做的一个价值判断。那么是不是商业秘密侵权也是这样的判断，这个不能交给中介机构司法鉴定，应该是法院独立做出认定，那么我们遇到这个问题法院一定要去鉴定怎么办？我们只能依理说理了，那同理专利也是这样，专利侵权交给鉴定机构去鉴定，这个也很可笑的，只有专业事实问题才能交给鉴定机构去鉴定。【未完待续】

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作者：李士林 黄诚

编辑：Sharon

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