专利法司法解释及案例 （三）禁止反悔原则 (上)
专利法司法解释及案例
(三)禁止反悔原则(上)
资料简介
本资料的特点：
1. 体系化：将多个相关司法解释按照专题，分类整理。
2. 案例化：给出《最高人民法院知识产权案件年度报告》相关案例。
3. 实用化：全面收录司法解释和案例，及时更新，简要点评。
此次推出的是针对发明和实用新型专利的侵权判定专题的第三项内容：禁止反悔原则，后续内容将陆续推出。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：
专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条：
权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
案例一：禁止反悔原则的适用(最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）)
案号：【(2009)民申字第239号】
所谓禁止反悔原则是指专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权纠纷案件中不得再主张将其纳入专利权保护范围。在被控侵权人未主张适用禁止反悔原则时，人民法院是否可以主动适用禁止反悔原则，现行法律以及司法解释对此未作明确规定。
在申请再审人沈其衡与被申请人上海盛懋交通设施工程有限公司(以下简称盛懋公司)侵犯实用新型专利权纠纷案 [(2009)民申字第239号]中，最高人民法院指出，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，适用禁止反悔原则对等同范围予以必要限制。
该案的基本案情是：2000年12月18日，沈其衡向国家知识产权局申请了名称为“汽车地桩锁”的实用新型专利，2001年 11月21日被授予专利权。涉案专利的权利要求1为：“一种汽车地桩锁，其特征在于：它由底座(1)、芯轴(2)、活动桩(3)和锁具(4)构成，所述底座(1)固定在地面上，所述活动桩(3)通过芯轴(2)与座(1)相连，活动桩设有供锁具(4)插入的孔。”2003年3月19日，案外人川阳公司就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，专利复审委员会作出第6101号决定，宣告权利要求1无效，在权利要求2、 3、4的基础上维持专利权有效。沈其衡不服该决定提起行政诉讼，其在起诉状中称：“活动桩设有供锁具插入的孔。该描述的含义是，锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩的孔分离。”2005年4月15日，北京市高级人民法院作出(2005)高行终字第 37号行政判决(以下简称第37号行政判决)，撤销第6101号决定。2006年3月15日，专利复审委员会重新作出第8127号决定，维持涉案专利权有效。第8127号决定认定：“在锁闭地桩锁时，权利要求1的活动桩上所设置的孔可供锁具整体的插入以达到锁闭地桩锁的目的，开启地桩锁时，可将锁具全部取出，活动桩上也无需设置附加的固定装置来固定锁具，因而本专利相对于现有技术具有实质性特点和进步……具备创造性。”2006年9月26日，沈其衡向上海市第一中级人民法院起诉称，盛懋公司生产、销售的汽车车位锁落入涉案专利权的保护范围，请求判令盛懋公司停止侵权、赔偿损失。上海市第一中级人民法院认定，被控侵权产品的锁具是固定在底座上的，与权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”不相同，根据禁止反悔原则，沈其衡不能以等同为由主张专利侵权成立，判决驳回沈其衡的诉讼请求。上海市高级人民法院二审维持了一审判决。2009年 1月9日，沈其衡向最高人民法院申请再审。2009年8月18日，最高人民法院裁定驳回了沈其衡的再审申请。
最高人民法院审查认为，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡，不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。
案例二：为克服权利要求不能得到说明书的支持的缺陷而修改权利要求可导致禁止反悔原则的适用(最高人民法院知识产权案件年度报告（2010）)
案号：【（2009）民提字第20号】
在申请再审人湖北午时药业股份有限公司（以下简称午时公司）与被申请人澳诺（中国）制药有限公司（以下简称澳诺公司）、原审被告王军社侵犯发明专利权纠纷案〔（2009）民提字第20号〕中，最高人民法院认为，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的；被诉侵权产品的相应技术特征属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中的技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。
本案的基本案情是：澳诺公司系名称为“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利（以下简称涉案专利）的被许可人。涉案专利权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其它的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其它的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。2006年11月25日，澳诺公司提起诉讼称，午时公司生产、销售新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”，王军社销售该产品，侵犯了涉案专利权。经鉴定，午时公司产品含有葡萄糖酸钙，而涉案专利是活性钙。河北省石家庄市中级人民法院一审认为，只有为了使专利授权机关认定其专利申请具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。本案专利权人将独立权利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，是为了使其权利要求得到说明书的支持，不产生禁止反悔的效果。被诉侵权产品与涉案专利构成等同。遂判决午时公司、王军社承担侵权责任。午时公司不服一审判决，提起上诉。河北省高级人民法院对一审判决中有关禁止反悔原则的认定予以认可，遂判决驳回上诉，维持一审判决。午时公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审本案后于2010年3月23日作出再审判决，撤销一、二审判决，驳回澳诺公司的诉讼请求。
最高人民法院再审认为：1.关于权利要求1中记载的“活性钙”是否包含“葡萄糖酸钙”的问题。涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。澳诺公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”属于一种澄清性修改，修改后的活性钙包括了葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故澳诺公司认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。2.关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同的问题。专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。
案例三：专利权人在授权确权程序中的意见陈述可导致禁止反悔原则的适用(最高人民法院知识产权案件年度报告（2010）)
案号：【（2010）民提字第158号】
在申请再审人江苏万高药业有限公司（以下简称万高公司）与被中请人成都优他制药有限责任公司（以下简称优他公司）、原审被告四川科伦医药贸易有限公司（以下简称科伦公司）侵犯发明专利权纠纷案〔（2010）民提字第158号〕（以下简称万高公司再审案）中，最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述，以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析，认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。
本案的基本案情是：优他公司是名称为“藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利权利要求1中关于独一味提取物的提取方法为：B1、取独一味药材，粉碎成最粗粉； B2、加水煎煮二次，第一次加10～30倍量的水，煎煮1～2小时，第二次加10～20倍量水，煎煮0.5～1.5小时；B3、合并药液，滤过，滤液浓缩成稠膏；B4、减压干燥，粉碎成细粉，过200目筛，备用。2007年2月7日，优他公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼称，万高公司使用涉案专利制造和销售、科伦公司销售“独一味软胶囊”，侵犯了涉案专利权。四川省成都市中级人民法院在一审中根据优他公司的申请向国家食品药品监督管理局（以下简称国家药监局）调取了“独一味软胶囊”生产工艺的研究资料，载明被诉侵权产品中独一味提取物的提取方法为：bl、取独一味药材1000g，粉碎；b2、加10倍量水煎煮3次，每次1小时；b3、合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为1.30的清膏；b4、在80℃以下干燥，研成细粉备用。万高公司、科伦公司主张本案应适用禁止反悔原则，一审法院未予支持并认定构成侵权。万高公司不服，向四川省高级人民法院提起上诉。万高公司认为，涉案专利的原始权利要求仅包含产品剂型、组成和配比的特征，优他公司在涉案专利审查过程中对原始权利要求进行了限缩性修改，增加了对独一味提取物提取方法的限定，并在后续的无效审查程序中主张涉案专利所述的独一味提取物的提取方法未被现有技术公开，与现有技术如《中华人民共和国药典》（2000年版，一部）（以下简称《药典》）中的独一味提取物并不等同，而万高公司独一味提取物的提取方法依据的就是《药典》中的现有技术，故根据禁止反悔原则，万高公司独一味提取物的提取方法与涉案专利技术方案中的提取方法不构成等同。二审法院认为，应视为优他公司在专利授权和无效程序中放弃了仅包含药品剂型、组成和配比特征的技术方案。同时，通过比较可知，万高公司独一味提取物的提取方法与《药典》中记载的提取方法并不相同，区别在于万高公司的提取方法增加了对煎煮加水比例的限定，并增加了将干燥所得物研成细粉的限定。可见被诉侵权产品的技术方案并不在优他公司在专利授权和无效程序中所放弃的技术方案范围内，故对于万高公司认为一审判决违反禁止反悔原则的主张不予支持，遂判决维持一审判决。万高公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院再审查明，涉案专利说明书第12页“最佳提取条件的确定”一节记载：“取独一味提取物三份，每份1000g，加20倍水，分别煎煮1次、2次、3次，分别滤过，滤液浓缩，干燥，……结果表明，煎煮2次和煎煮3次，得粉率和木犀草素含量接近，为降低生产成本，选择煎煮2次。”说明书第15页“实验例5浸膏粉细度的确定”一节记载：“减小粒度，增加分散媒粘度都可以有效地减小沉降速度，保证混悬液的稳定性。……试验结果表明过200目筛的细粉沉降比值最大，因此，将独一味提取物干粉碎成过200目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。”根据《药典》“凡例”记载，细粉指能全部通过五号筛即80目筛，但含有能通过六号筛（即100目筛）不少于95%的粉末。万高公司在申请再审时提交了三份批生产记录，其记载的工艺过程包含了粉碎过80目筛的内容，并无过200目筛的步骤。在涉案专利申请授权的程序中，优他公司作出的意见陈述书记载：“根据审查意见，申请人对原权利要求1进行了修改，增加了对独一味提取物的限定，具体是以说明书所述独一味提取物的四种制备方法加以限定”；“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术如《中华人民共和国药典》（2000年版，一部）中的独一味提取物并不等同。”最高人民法院于2010年11月24日作出再审判决，撤销一、二审判决，驳回优他公司的诉讼请求。
最高人民法院再审认为：优他公司在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述中强调“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术中的独一味提取物并不等同。”优他公司还在涉案专利说明书第12页“最佳提取条件的确定”一节强调，煎煮2次与煎煮3次相比，可以降低生产成本，所以选择煎煮2次；在说明书第15～16页“实验例5浸膏粉细度的确定”一节强调，将独一味提取物粉碎成过200目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。因此，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，并参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定，“煎煮2次”与“煎煮3次”、“粉碎成细粉，过200目筛”与“研成细粉”均不构成等同特征，被控侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。
禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，也是重要的不侵权抗辩的手段。
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