专利法司法解释及案例 （三）禁止反悔原则 (下)
本资料体系化、案例化整理专利司法解释。
今日推送专题为“禁止反悔原则”下半部分，再提供两个重要案例：
一、 发明和实用新型专利保护范围的确定
二、 发明和实用新型专利侵权判定
(一) 全面覆盖原则
(二) 等同原则
(三) 禁止反悔原则
(四) 捐献原则
三、 外观设计专利保护范围的确定
……
禁止反悔原则司法解释规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
案例4：部分权利要求被宣告无效情形下禁止反悔原则的适用(最高人民法院知识产权案件年度报告（2012）)
在中誉公司与九鹰公司侵犯实用新型专利权纠纷案【（2011）民提字第306号】中，最高人民法院指出，禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。
裁判文书摘录：
本案当事人争议的焦点问题有：（一）专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用。（二）九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。
关于第一个焦点问题。首先，禁止反悔原则的法理基础。诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。”
其次，禁止反悔原则的适用条件。一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。本案中，独立权利要求1及其从属权利要求2均被宣告无效，在权利要求2的从属权利要求3的基础上维持涉案专利有效。问题是，权利要求3是否仅仅因此构成对其所从属的权利要求1-2的限制性修改。独立权利要求被宣告无效，在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，该从属权利要求即实际取代了原独立权利要求的地位。但是，该从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。因为，每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案，每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围，而不论其是否以独立权利要求的形式出现。正基于此，每一项权利要求可以被单独地维持有效或宣告无效。每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求项的效力。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效，该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。本案原二审判决认为，从属权利要求3被维持有效的原因在于，在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上就是修改权利要求1，该认定有所不当。
再次，放弃的认定标准。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中，九鹰公司称，因为权利要求1-2被宣告无效，而权利要求3是对其进一步限定，故权利要求1-2与权利要求3之间的“领地”被推定已放弃。本院认为，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1-2所提及，而且，中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。
综上，专利复审委员会宣告涉案专利权利要求1-2、4-6无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效，二审法院认为涉案专利权利要求3中的技术特征G实质是修改权利要求而增加的技术特征，该技术特征将导流条明确限定为银膜，应视为专利权人放弃了除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案，从而认定被诉侵权产品不构成等同侵权，存在错误，应予纠正。
案例5：专利申请时已经明确排除的技术方案，不能以技术特征等同为由在侵权判断时重新纳入专利权的保护范围(最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）)
在再审申请人孙俊义与被申请人任丘市博成水暖器材有限公司、张泽辉、乔泰达侵害实用新型专利权纠纷案【（2015）民申字第740号】中，最高人民法院指出，等同原则的适用需要兼顾专利权人和社会公众的利益，且须考虑专利申请与专利侵权时的技术发展水平，合理界定专利权的保护范围。
裁判文书摘录：
本院认为,根据孙俊义的申请再审事由,博成公司、张泽辉的意见以及原审查明的事实,各方对被控侵权产品“一体式盖母进水套上表面为平面”,与涉案专利权利要求中“进水套的上表面呈锥面”这一技术特征不相同均无异议。本案争议焦点为:两者是否构成等同的技术特征,被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定:“等同特征是与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”本院认为,本案中判断被诉侵权产品“一体式盖母上表面呈平面”与涉案专利“进水套上表面呈锥面”的技术特征是否为等同技术特征需考虑以下因素:首先,应考虑等同原则与专利权保护范围之间的关系,以及专利法律制度规定等同原则的必要性。一方面,在专利侵权判定中,等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张,是对专利权字面侵权的适当补充,等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护,鼓励了技术创新；另一方面,专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性,不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。因此,等同原则既是专利权保护中一项不可或缺的重要原则和制度,但同时又必须对等同原则的适用施加必要限制,兼顾专利权人和社会公众的利益,既要保护专利权人在现有技术基础上作出的技术贡献,又促进科学技术的进步。其次,等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平,防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况,合理界定专利权的保护范围。本案中,涉案ZL200320112523.2“防粘连自动排气阀”实用新型专利权利要求1和说明书均记载:进水套的上表面呈锥面。这表明,孙俊义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面,不是平面,而锥面或平面均是涉案专利申请时,该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案,因此,专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴此,在侵权判定时,不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护,否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖,从而损害社会公众的利益,动摇专利制度的基石。故本案中,被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比,并未构成等同的技术特征,被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。孙俊义该项申请再审理由不成立,本院不予支持。
关于张泽辉已经获得的实用新型专利是否影响本案专利侵权判断的问题。根据原审查明的事实,张泽辉于2012年3月19日申请,2012年10月3日获得ZL201220101743.4“一种长方形自动排气阀”实用新型专利权。张泽辉于2012年5月2日申请,2012年11月14日获得ZL201220190604.3“一种长方形偏嘴立式自动排气阀”实用新型专利权。上述专利的申请日均晚于涉案专利的申请日2003年10月10日和授权日2004年11月3日,且即便被诉侵权产品的技术特征与张泽辉的上述专利技术特征一致,但如果落入涉案专利权的保护范围,也构成专利侵权,因此张泽辉已经获得的实用新型专利并不影响本案专利侵权的判断。
关于孙俊义主张最高人民法院(2009)民申字第157号民事裁定已认定等同侵权的问题。本院认为,2001年6月22日发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》确立了专利侵权判定中的等同原则。等同原则的适用克服了专利权利要求在表达上的局限性,弥补了字面侵权的不足,实现了对专利权人的保护,但在实践中出现了等同原则适用过宽的倾向,不适当地扩张了专利权保护范围。2009年12月28日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》通过对捐献原则、禁止反悔原则以及全面覆盖原则的明确,结合等同原则的适用对专利权人的权利进行了一定程度的限制,使之与社会公众的利益之间形成了更好的平衡关系。同时,一方面,随着专利制度的进一步普及和发展,专利权人的专利文件撰写水平不断提高,专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱；另一方面,人民法院对等同原则的认识更为深刻,对等同原则的适用也更为严格和谨慎。故最高人民法院(2009)民申字第157号民事裁定对等同侵权的认定并不影响本案侵权是否成立的判定。
点评
最高院案例5表明，在专利申请时，专利权人明知或足以预见到还存在其他替代性技术特征，但却没有将其纳入权利要求的保护范围，在侵权判定时，适用禁止反悔原则，专利权人主张上述替代性技术特征为等同特征时，人民法院不予支持。
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