大家都看的懂的美国专利法②-可以授予专利权的发明
在上一期中，我们介绍了美国专利法的由来和组成，从这一期开始，我们介绍美国专利法的重要法条。
在哪里下载美国专利法原文资料
前几天，有小伙伴在后台留言询问在哪里下载美国专利法的原文和相关资料。
确实，学习美国专利法最直接和简单的办法，就是将美国专利法原文下载下来，初步的浏览一下，然后逐步学习配套的审查指南和重要判例。
因此，我们首先介绍专利法的基础资料——美国专利商标局USPTO提供的专利法资料。USPTO将所有和美国专利法相关的法律、法规、审查指南和学习资料等整理在了一个页面，权威又方便。
网址：www.uspto.gov/patent/laws-regulations-policies-procedures-guidance-and-training
专利法实施细则 Patent Rules：
该页面右侧第一项为“Patent Rules, Consolidated [PDF]”，是《美国联邦法规第37卷 专利、商标和版权》 (Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights，或简写为37 CFR)。
美国联邦法规是由联邦政府制定的关于如何实施法律的法规。USPTO作为负责专利和商标事务的政府部门，制定了美国联邦法规第37卷中有关专利和商标的法规[1]。实际上，37 CFR中有关专利的内容就相当于美国的专利法实施细则。
专利法 Patent Rules：
该页面右侧第二项为“Patent Rules, Consolidated [PDF]”，就是美国专利法，也就是我们上一期中所介绍的，美国法典第 35 卷(United States Code Title 35 - Patents，简写为35 USC)。
请大家注意，这是USPTO将新旧法合并后的美国专利法，即所谓的Consolidated版本。在美国发明法案AIA生效前授予的专利，还适用旧法，所以，有些情况下还需要查阅旧法。为了方便使用，所以，合并版的专利法，还保留了美国发明法案AIA对专利法修正之前的法条，这类法条前面都会有诸如"Pre-AIA."(在AIA生效前实行)，以及"Pre-PLT" 或 "pre-PLT (AIA)" (在专利法条约实施法案Patent Law Treaties Implementation Act, 即PLT生效前实行)等标识[2]。
USPTO将上述合并版的美国专利法收录为美国专利审查程序手册(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))的附录L，所以这个文档的标题为“Appendix L Patent Laws”。
专利审查程序手册 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)：
该页面右侧第三项为“Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Patent Procedures & related guides”，这是美国专利审查程序手册，相当于美国的专利审查指南。
目前，专利审查程序手册MPEP为第9版，2017年8月修订，在官网发布时最后修改的日期为2018年1月。MPEP每一节的标题后面，会有一个修订版本标记，例如，[R-08.2017]，就表示这一小节2017年8月修订。
USPTO提供了网页版和PDF版的专利审查程序手册MPEP。其中网页版的专利审查程序手册MPEP，其附录的专利法、专利法实施细则等资料也为网页版，带有超级链接，查阅更加方便。
审查指南和培训资料 Examination Guidance and Training Materials：
该页面右侧第六项为“Examination Guidance and Training Materials”，USPTO按照主题提供了一些供专利代理人及公众学习和了解专利审查的指导资料，也非常有价值。
打通学习美国专利法的任督二脉
在正式介绍美国专利法的内容之前，我想提醒大家注意中美法律的两个区别。
中美法律制度不同：美国的立法权和法律解释权分离
有人讲，中美法律体系不同，一个是成文法，一个是判例法。
还有人讲，中美两国司法体系不一样，美国分为联邦法院和州法院两大系统。
我认为，这都不是中美法律制度之间最为根本的区别。中美法律制度最根本的不同，在于美国的立法权和解释法律的权利是分离的。
根据美国宪政的原则，立法、行政、司法相互独立。
美国的法律由国会制定，但是，法律条文的具体含义，却是由法院进行解释的。具体而言，法院的判决，是依据法律条文作出的，但是，法院在适用法律条文时，可以具体解释法律条文的含义，以及确定进一步的规则。
这其实是判例法的基础。判例法Case Law，也是一种法律，在先的判例确定的规则，在后的判决也必须遵守，除非有极特殊的情况。这就使得美国的判例具有了法律效力，法院可以直接引用在先的判决进行审判。美国最高法院和联邦上诉法院的判例具有普遍的法律效力，因而也是最为重要的判例。
这与中国法律制度不同。中国的法律是由全国人大及其常务委员会制定，解释法律的权利也是属于全国人大常务委员会[3]。法院在审判时，必须严格按照法条进行裁判，不得对法律的含义进行解释。最高人民法院和检察院所作出的司法解释是对法律适用的具体规定，严格来讲只是法院系统内部办案的依据，并不具备普遍的法律效力。
正是因为这个区别，使得我们学习美国专利法时，单纯的学习法条的规定是远远不够的，法条中每个词的含义以及具体的规则，是在法院的重要判例中进行规定的。只有对相关的判例进行研读，才能真正理解法条的含义。
中美法律思维不同：中国重视演绎，美国重视归纳和类比
因为我们是成文法国家，而且法律的立法权和解释权都在于立法机关。所以，我们学习法律时，特别重视对法条的理解。
适用法律，就是法律条文对具体情况的规范和约束，基本不能突破法条的文义，这其实是法律条文在具体情况中的演绎。
而美国是判例法国家，且法条的具体含义需要在不同的个案中进行解释，甚至是创设新的规则。这些规则之后又可能归纳整理形成新的法律条文，被纳入法典之中。因此，美国法律的思维习惯于归纳与类比。
了解了这个区别，就需要我们在学习美国法时，注重转化思维方式，理解其通过判例来进行规范的方式。
大家在学习过程中如果产生了一些困惑，只要想想上述两个区别，可能就会恍然大悟，从而更加透彻地理解其体系和含义，可谓是打通学习美国专利法的任督二脉。
本期我们讲解的美国专利法中对专利适格的主题的规定，就是很好的例证。专利适格主题判断的很多要求和规则都是在判例法中规定的，成文法和判例法相结合，组成了完整的法律体系。
获得美国专利，都要符合哪些条件？
授予专利权的要求，也称为可专利性(Patentability)。
有关的规定主要在美国专利法第二部分，发明的可专利性和专利的授予（PART II - PATENTABILITY OF INVENTIONS AND GRANT OF PATENTS）。
美国专利法的可专利性要求主要包括5个方面：
1) 属于专利适格的主题 (第101条)；
2) 新颖性 (第102条)；
3) 非显而易见 (第103条)；
4) 实用性 (第101条)；
5) 充分披露 (第112条)。
例如，在美国专利审查程序手册MPEP第2103节 专利审查流程 (MPEP 2103，Patent Examination Process)中就有如下规定：
The patent eligibility inquiry under 35 U.S.C. 101 is a threshold inquiry. Even if a claimed invention qualifies as eligible subject matter under 35 U.S.C. 101, it must also satisfy the other conditions and requirements of the patent laws, including the requirements for novelty (35 U.S.C. 102), nonobviousness (35 U.S.C. 103), and adequate description and definite claiming (35 U.S.C. 112). Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 602, 95 USPQ2d 1001, 1006 (2010).
我们将依次介绍这些重要的法条，本期先介绍第101条。
美国专利法第101条
美国专利法第101条为：
35 U.S.C. 101 Inventions patentable.
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
美国专利法第101条：可以授予专利权的发明。
任何人发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、制造品、物质的成分，或其任何新颖而实用的改进，只要符合本法规定的条件和要求，就可以获得专利。
这个法条非常知名，200多年前，1793年美国专利法就记载了这句话。1952年美国专利法只是用process替换了原句中的art，其实这两个词的含义相同，都表示方法[4]。
第101条虽然只有一句话，但是，它的含义非常丰富，美国专利审查程序手册MPEP第2103节(MPEP 2103)，专利审查流程(Patent Examination Process)中，有这样的规定：
35 U.S.C. 101 has been interpreted as imposing four requirements: (i) only one patent may be obtained for an invention; (ii) the inventor(s) must be identified in an application filed on or after September 16, 2012 or must be the applicant in applications filed before September 16, 2012; (iii) the claimed invention must be eligible for patenting; and, (iv) the claimed invention must be useful.
美国专利法第101条通常被认为是对专利客体的规定，实际上，第101条还包括了其他要求，包括4个方面：
1) 重复授权：一项发明只能获得一件专利；
2) 发明人申请专利的权利：美国专利法有个特殊的规定，就是只能由发明人提交专利申请，因为第101条规定的是whoever，指代的是发明人个人。这是由于美国历史上非常重视保护个人的权利，而作出发明、申请专利也被认为是个人的权利。在美国发明法案AIA生效之前，只能由发明人申请专利，AIA之后，经发明人转让之后，才能由其他人或者企业申请专利，但是，发明人是必须是确定的。
3) 专利适格主题；
4) 实用性。
本期我们只讨论第101条对专利适格主题的规定。
美国专利法中专利适格性的规定
专利的适格性 (Eligibility) 是指有哪些主题可以被授予专利权，又被称为可以被授予专利权的客体。
如前所述，专利的适格性仅是可专利性 (Patentability) 的一个最低的门槛，是一件专利是否可以授予专利权首先需要考虑的一个要求。
美国专利法中，关于专利适格性的规定只有一句话，它规定专利适格的主题包括四种类型，分别为：方法、机器、制造品和物质的成分。所以，看起来，美国专利法对专利适格的主题的规定非常宽松，几乎对所有的发明都打开了大门。
历史上也确实如此。在1980年，美国最高法院的法官在Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)案中写下了著名的一句话：太阳下人类制造的任何东西都可以被授予专利权。
Writings of Thomas Jefferson 75-76 (Washington ed. 1871). See Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1, 383 U. S. 7-10 (1966). Subsequent patent statutes in 1836, 1870, and 1874 employed this same broad language. In 1052, when the patent laws were recodified, Congress replaced the word "art" with "process," but otherwise left Jefferson's language intact. The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man." S Rep. No 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R.Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952).
正是在Diamond v. Chakrabarty案中，美国最高法院通过判例的形式确认，通过改变细菌基因方法获得的人造微生物可以被授予专利权，从而打开了授予基因技术专利权的大门。
类似的，在1998年，在State Street Bank 案(State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998))中，美国联邦巡回上诉法院判决允许商业方法获得专利。
通过宽松的专利适格性要求，有效地促进了美国的生物医药、计算机软件等产业的发展。
但是，最近十年来，宽松的专利适格性要求也带来了一定的弊病，例如大量非专利实施主体NPE的产生和专利诉讼的增多等。
因此，最近十年来，美国法院正在通过判例，将专利适格的主题的闸门逐渐关小。
例如，2014年，美国最高法院在Alice案(Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014))中作出了影响巨大的判决。在该案中，美国最高法院认定由计算机实施的促进金融交易的电子托管服务属于抽象概念，不适合专利保护。 涉案专利被认定为无效的，在计算机上实施这些方案也不足以将其转化为可专利的主题。Alice案后，大量的涉及计算机软件和商业方法的专利被无效，甚至有人认为Alice案使得美国专利的申请量锐减，保护力度被极大的削弱。
此后，美国最高法院和美国联邦巡回上诉法院又作出多个涉及专利适格主题的重要判例，在此不作展开叙述。
总之，美国专利法条文中对专利适格主题的规定是简单和宽松的，但是，他们会根据当前的情况，通过判例法来打开或关小专利适格主题的闸门。
美国专利法中专利适格性判断的方法
美国专利法中对专利适格主题的规定非常简单，而判例又在不断改变，使得美国专利的适格性的判断规则有些不够明确，也引发了一些争议。
美国专利审查程序手册MPEP根据最新的判例，在第2106节给出了判断专利适格性的两步法：
步骤1：判断该权利要求是否是一种方法、机器、制造品或物质的成分。
若不是，则该权利要求不属于专利适格的主题。
若是，则还要进行步骤2的判断。
步骤2又分为两小步：
步骤2A：判断该权利要求是否指向了抽象概念、自然规律或自然现象。
虽然美国专利法的法条中并没有类似中国专利法第25条中明确排除的专利客体，但是美国法院通过一系列司法判例确定了一些不属于专利适格的主题，被称为司法例外(judicial exception)，包括：抽象概念、自然规律或自然现象(abstract ideas,laws of nature or natural phenomena)。
如果步骤2A判断的答案是否定，说明专利的权利要求通过了2步法的检测，属于专利适格的主题。
如果答案是肯定的，即权利要求涉及抽象概念、自然规律或自然现象，这也并不意味着他们一定不属于专利适格的主题，还需要进行步骤2B的判断。
步骤2B：判断该权利要求是否整体上包括了一些附加限制，使其远不止这些司法例外 (the claim as a whole includes additional limitations amounting to significantly more than the exception)？
如果判断结果是否定的，表明这些权利要求仅仅涉及抽象概念、自然规律或自然现象，不属于专利适格的主题；
如果结果是肯定的，则该权利要求属于专利适格的主题。
MPEP中给出了2步法的一个流程图：
(点击图片可以放大查看)
这个判断专利适格性的2步法在MPEP之中有详尽的描述，除此之外，USPTO还给出了近40个判断专利适格主题的案例，供公众参考，在此也不作展开描述。
专利适格主题的判断，在各国专利法中都是最抽象的，因此，一直是理论研究的热点。实际上，在实务中，绝大部分专利还是不会因专利适格性的问题而导致其不能被授予专利权的。
下一期，我们将介绍新颖性，欢迎大家留言讨论及勘误，谢谢。
参考资料：
[1] How to Find Laws and Regulations
https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/how-find-laws-and-regulations
[2] Title page of Manual of PATENT EXAMINING PROCEDURE
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0010-title-page.html
[3] 立法法第四十五条第一款：法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。
[4] THE LAW OF PATENTS, Craig Allen Nard, p. 109, Aspen Publishers, 2008.
作者：Anny
编辑：Anny
封面图片：Katie Treadway on Unsplash
No impact of Brexit on European patents | IP双语阅读第2期
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