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权利要求解释的依据 | 专利实务002

大岭先生 大岭IP 2019-04-28

本文要点

专利侵权司法解释二规定,涉案专利的分案申请可以作为解释涉案专利的权利要求的依据,但是,对于与涉案专利具有共同优先权的其他申请是否可以作为解释涉案专利权利要求的依据,法律并未明确规定。


最高人民法院在戴森公司与索发公司再审案中确认,与涉案专利具有共同优先权的其他申请,也可以作为解释涉案专利权利要求的依据。



法律规定


《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第六条规定:人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。



案例概况


再审申请人戴森技术有限公司与被申请人苏州索发电机有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2017)最高法民申1461号】


双方的主要争议主要在于对权利要求中的“电源”和“电源线”如何解释,“电源”是否包含“电源线”。


最高人民法院认为:


索发公司在本案一审时,提供200780027217.X号发明专利(以下简称相关专利)审查档案作为证据,相关专利与涉案专利的申请人均为戴森公司,并且享有共同的优先权(GB0614235.0,2006.7.18)。经对比可知,相关专利与涉案专利的独立权利要求的保护范围基本相同,而说明书公开的内容也基本一致。进一步地,在相关专利发明实质审查阶段,戴森公司在答复意见中就“电源”一词的含义做了具体陈述,明确电源线并非电源。


本院认为,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第六条规定:人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。由于本案中,相关专利与涉案专利并非是分案关系,因此尚不能直接适用上述规定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第六条所述分案申请是指,专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出的专利申请,同时保留原申请日。分案申请不得超出母案申请文件公开的范围,即不得在分案申请中补充母案申请文件未曾记载的新内容,以避免专利申请人将申请日后完成的发明创造通过分案申请抢占在先的申请日。因此,分案申请要受到母案申请文件的约束,母案申请构成分案申请特殊的专利审查档案。这也是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》允许运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案解释涉案专利权利要求的原因。


本案中,相关专利和涉案专利为享有同一外国优先权的两件中国专利,而所谓外国优先权是指申请人在一个成员国首次提出申请后,在一定期限内就同一主题在其他成员国提出的申请,其在后申请同样享有首次申请的申请日。目前如何判断先、后申请是否涉及相同的主题通常采用与修改超范围基本相同的判断方法,即在后申请不能超出优先权文本记载的范围。在此意义上,在后申请与优先权申请之间的关系与分案申请与母案申请之间的关系基本一致,即在后申请/分案申请均不能超出优先权申请/母案记载的范围。除此之外,由于享有优先权的在后申请应当与优先权申请具有同一主题,较之分案与母案之间的非单一性关系,显然具有更加密切的内在关系。因此,本院认为,在相关专利发明实质审查阶段,戴森公司在答复意见中就“电源”一词的含义作出的具体陈述,可以用于解释涉案专利的权利要求,即电源线并非“电源”。



最终,法院支持了被诉侵权的索发公司的观点,利用涉案专利优先权文件中对权利要求特征的相关解释,被诉侵权产品产品未落入涉案专利权利要求的保护范围,被告成功的进行了不侵权抗辩。



小结


1. 分案申请是指,专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出的专利申请,同时保留原申请日。


2. 外国优先权是指申请人在一个成员国首次提出申请后,在一定期限内就同一主题在其他成员国提出的申请,其在后申请同样享有首次申请的申请日。


3. 在后申请与优先权申请之间的关系与分案申请与母案申请之间的关系基本一致,即在后申请/分案申请均不能超出优先权申请/母案记载的范围。除此之外,由于享有优先权的在后申请应当与优先权申请具有同一主题,较之分案与母案之间的非单一性关系,显然具有更加密切的内在关系。


4. 专利侵权司法解释二规定,分案申请可以作为解释涉案专利权利要求的依据,举轻以明重,与涉案专利享有共同优先权的其他申请,也可以作为解释涉案专利权利要求的依据。


5. 权利要求解释的依据包括本专利及其分案申请、享有共同优先权的申请的说明书、审查历史文档等,以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。




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