实用新型和发明的创造性标准有什么不同？ | 专利实务011

1 引言

近几年，北京高院知识产权审判庭都会通过“北京审判”微信公众号发布《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》，例如：

这些意见总结了当前知识产权审判的共性问题，针对实务中的热点、难点，提出具体的处理意见。

与司法解释和司法政策不同，北京高院知识产权庭的这个意见不仅给出结论，还会给出简单的分析，虽然法律效力相对较弱，但是，却非常值得研究和参考。

《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）》意见中，涉及到专利的创造性评价的一些问题，我将分几期来分享对这些意见的思考和讨论。

今天，我们将通过相关的司法案例和比较法的研究，讨论第一个问题，关于发明与实用新型的创造性判断标准是否存在异同的问题。

2 现行规定

《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）》中指出：

——关于发明与实用新型的创造性判断标准是否存在异同的问题。发明与实用新型专利创造性判断标准一直是专利行政审判中的难点。我国专利法第二十二条第三款与德国、日本等国家一样，虽然明确区分了发明与实用新型创造性的标准，但是没有进一步规定具体操作标准。“实质性特点”、“进步”本身就是主观性强的概念，再增加“突出”、“显著”这样的限定，出现主观之上的主观的概念，实践可操作性差。对此，各国虽然均出台了审查指南来具体细化操作标准，但是，实践中基本上均对发明专利与实用新型专利的创造性具体标准不加区分。

我国《专利审查指南》在第四部分第六章第4节规定了实用新型与发明创造性判断的区别，主要体现在现有技术的领域和现有技术的数量。这一标准可以参照执行，但是实践中掌握不宜过于严格和机械。我们认为可以从如下两个方面把握发明专利与实用新型专利的创造性标准：

一是合理掌握“相近或者相关技术领域”。根据《专利审查指南》的规定，实用新型的创造性判断一般应当着重考察实用新型所属技术领域，但是现有技术中给出明确的启示，可以考虑其相近或相关的技术领域。实践中，所谓“现有技术给出明确启示”的情形很难遇到，对此可以不予考虑。所以，在实用新型创造性判断中，不但考虑所属技术领域，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。其中，“实用新型所属技术领域”包括该实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而“相近或者相关技术领域”掌握到所属具体技术领域功能或用途相近或相关即可。

二是灵活掌握对比文件的数量限制。《专利审查指南》原则上规定了对比文件篇数不超过两篇，但“简单的叠加”除外。实际情况中，由现有技术通过“简单的叠加”而成的技术毕竟是少见的。多数情况下，实用新型技术方案中技术特征之间都会有一定的协同关系。因此，将“现有技术的数量”作为判断是否存在技术启示的标准之一，作用十分有限。如果实用新型专利总体发明高度低，其技术特征相对于现有技术而言，属于功能组合叠加，无效请求人提出的对比文件超过两篇的，可以灵活掌握对“简单的叠加”的理解，宣告专利权无效。需要特别强调的是，无效请求人提出的公知常识性证据作为对比文件的，也要将其纳入“现有技术的数量”。

我国专利法第二十二条第三款和第五款分别规定了实用新型的创造性和现有技术：

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

可见，我国专利法规定实用新型的创造性更低，只需要具备“实质性特点和进步”即可，而非像发明一样具备“突出的实质性特点和显著的进步”。两者针对的现有技术是相同。

评价发明创造的创造性，一般在两个阶段，一个是授权阶段，一个是确权阶段。

在授权阶段，目前，专利法规定不审查实用新型的创造性。专利法第四十条规定，实用新型经过初步审查没有发现驳回理由的，即可授权。专利法实施细则第四十四条规定，实用新型的初步审查，只需要判断是否“明显”不具备新颖性和实用性，创造性不在初步审查的范围之内。

审查指南中关于实用新型新颖性的审查，在第一部分第二章第11节进行了如下规定：

初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实 用新型是否明显不具备新颖性。 

但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

但是，在目前提高专利审查质量的背景下，实用新型的新颖性审查进行检索，已经成为常态，这在近期也引起了大家的广泛关注和讨论，很多申请人、代理人已经明显感觉到实用新型的授权率在降低。据传，实用新型的创造性审查也箭在弦上，当然，严格来讲，这样操作目前还不具备法律基础。

从国家知识产权局发布的下面这则消息，可以了解目前的政策导向。

在确权阶段，审查指南第四部分第六章规定了对实用新型创造性审查的标准：

两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。

（１）现有技术的领域

对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。 对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关 的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

（２）现有技术的数量 

对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。 对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加” 而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

可见，由于专利法对实用新型的创造性的要求，采用了“主观”的标准，所以审查指南对如何区分发明与实用新型创造性的标准，给出了更具体的操作指引，主要体现在两方面，一方面是技术领域的远近；另一方面是对比文件的多少。

但是，如果仔细分析，会发现审查指南给出的这两方面操作指引，也存在一些问题。

我们首先讨论关于技术领域的问题。

3 关于现有技术的领域

审查指南认为：

实用新型的创造性低，应该主要在所属技术领域寻找技术启示，除非有“明确的启示”，否则不考虑相近或者相关的技术领域。

这在实践中，带来两个问题：

第一，如何认定什么是所属的技术领域，什么是相关或者相近的技术领域。

审查指南第二部分第二章第2.2.2节指出，技术领域，应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。

实践中，通常会以专利的IPC分类号作为辅助判断方式。但是，由于IPC分类有相当大的主观性和不一致性，所以，仅具有参考意义。

如果从技术本身来判断，很多技术领域之间的边界其实不是非常清晰的，例如，读卡器，分为接触式和非接触式，每一种按照遵循的标准又分为很多类别。这些读卡器之间，是属于相同的技术领域还是相近的技术领域呢？

因此，相同还是相近的技术领域的判断，有时也是比较主观的，容易引发争议。

其次，如何理解“明确的启示”。

如果认为“明确的启示”必须为明确的记载，实际中，现有技术中明确的记载，为了解决某一个技术问题，需要从其他的技术领域借鉴技术手段，是非常少见的。这样的理解，将在实体上限定实用新型不能在相关或者相近的技术领域中寻找技术启示。

例如，赵东红、张如一及第三人邹继豪与国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案((2011)知行字第19号)一案。

本案中，涉案实用新型专利（一种握力计，用于测握力）与最接近的现有技术的区别在于测力传感器不同，对比文件2是一种手提式数字显示电子秤，用于测重力，公开了涉案实用新型中的测力传感器，但是，最高人民法院认为对比文件2（一种手提式数字显示电子秤，用于测重力）与涉案实用新型（一种握力计，用于测握力）属于相近的技术领域，由于现有技术没有给出明确的启示，所以不能在评价创造性时考虑对比文件2。

相关认定如下：

本案中，涉案专利权利要求1的技术方案与最接近的现有技术证据7(一种体力测定器)公开的内容相比，区别技术特征在于测力传感器不同，测力传感装置为涉案专利的相关技术领域。

为了评价测力传感器的创造性，专利复审委员会考虑了证据2(手提式数字显示电子秤，用于测重力)，将其测力传感器与涉案专利的传感器进行比对。虽然握力计和电子秤都是测力装置，但二者分别具有不同的特定用途。同时，重力和人手的握力相比较，施力对象不同，施力方向也不同，重力单纯向下，人手的握力不是单纯向下而是从四周向中心，所以二者不属于相同技术领域。

但涉案专利与手提式数字显示电子秤功能相同，用途相近，二者测力传感器的测力原理基本相同，可以将手提式数字显示电子秤视为涉案专利的相近技术领域。

但是，由于现有技术并未给出明确的技术启示，专利复审委员会在评价涉案专利的创造性时考虑手提式电子秤的测力传感器属于适用法律错误。

我认为这样机械的认定“明确的启示”是不妥的。本领域技术人员为了解决某一个技术问题，会寻找相应的技术方案。例如，本案中的技术问题是需找一种测力传感装置。当现有技术给出了某种技术方案，解决了相应的技术问题，并可以达到相应的技术效果，这已经给出了明确的技术启示。例如，本案中是提供一种测力传感器，本领域技术人员在面对这一启示时，将其应用到最接近的现有技术以解决技术问题，是不存在任何障碍的，此时若认为现有技术不属于相同的技术领域，因而存在结合的障碍，是非常牵强的。

审查指南希望借助技术领域的区分，来区分现有技术是否给出技术启示。但是，根据上述分析，我认为效果是不理想的，所以我非常支持北京高院知识产权庭最新的意见：

实践中，所谓“现有技术给出明确启示”的情形很难遇到，对此可以不予考虑。所以，在实用新型创造性判断中，不但考虑所属技术领域，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。其中，“实用新型所属技术领域”包括该实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而“相近或者相关技术领域”掌握到所属具体技术领域功能或用途相近或相关即可。

4 关于现有技术的数量

关于现有技术的数量，也是无效实用新型常见的一个考量因素。但是，目前实践中关于现有技术数量的争议已经较少。采用多篇对比文件无效实用新型的情形非常常见，也逐步为大家所认可。

例如，在“仿皮革复合布”一案(北京市高级人民法院(2010)高行终字第530号)中，一审判决认为，被诉决定针对实用新型的权利要求，采用三篇对比文件的结合来评价其创造性，违反了审查指南的相应规定，判决撤销该决定。但是，二审法院认为审查指南并未明确禁止使用三项以上的现有技术来评价实用新型的创造性。因此，裁定撤销一审判决，发回重审。

5 比较法的研究

目前世界上实行实用新型制度的国家和地区有近60个，德国、日本、韩国等都是在专利法之外，单独立法规定实用新型权利[1]。

以德国为例，德国是世界上第一个正式建立实用新型制度的国家，于1891年在《专利法》之外制定了专门的《实用新型法》[2]。实用新型并不通过实质审查，但其对新颖性和创造性方面的要求和专利并无二致（虽然理论上实用新型要求的“进步”要低于专利所要求的“显著的进步”）。两个重要例外是：对于申请人自己的公开，有六个月的保护期（专利没有保护期）：只有在德国境内发生的公开使用导致丧失新颖性（对于专利而言，全世界范围任何在先的公开使用都导致新颖性的丧失）[3]。

德国的实用新型，是与专利相并列的一种知识产权。同一技术方案，可以通过专利和实用新型分别保护，两者并存，不存在重复授权的问题，甚至，可以从专利中分离出实用新型，当申请人拥有未授权、正在审查阶段的德国或者欧洲专利申请，当他得知有人侵权时，可分离出一个实用新型，并将其权利要求按照侵权产品进行修改并提交申请，这样三个月后实用新型授权后就可以进行维权[4]。

可见，德国的实用新型提供了一种廉价的、快速的保护，是对专利的有效补充。实用新型与专利的创造性区分，主要是通过实用新型采用相对新颖性标准（只有德国国内的使用公开才破坏实用新型的新颖性），而专利采用绝对新颖性标准的方式。

根据德国专利商标局（DPMA）公布的数据，2017年德国专利和实用新型的申请量分别为67,707 件和13,299件，实用新型占两者之和的比例为16.4%。

此前，我在《每日IP英文》栏目中介绍过澳大利亚的创新专利（相当于实用新型），澳大利亚为了促进中小企业知识产权的保护，于2001年引入创新专利，但是，近年来，通过实证分析，澳大利亚政府认为创新专利并没有发挥其应有的维权作用，澳大利亚的中小企业申请创新专利的热情并不高，而且其真正行使权利的比例也非常低，所以，澳大利亚基本确定在修订专利法时会取消创新专利。

6 小结

通过上述分析，我们发现，为了理解实用新型的创造性评价标准，其实需要整体审视实用新型制度。

目前，我国的实用新型是专利的一种类型，在维权阶段，实用新型的效力与专利是一样的。而专利制度的本质，是根据权利人对社会的技术贡献赋予其相应的技术垄断权利。既然实用新型与发明享有一样的效力，那么评价其贡献度的标准，如新颖性、创造性等就不应有所区分。

那么，为什么包括中国在内的这么多国家还要创设实用新型制度呢？这是为了更加高效的对权利予以保护。大部分国家的实用新型不经过实质审查，权利人可以快速获得权利进行维权，但是，在维权阶段还需要经过审查机构的审核或者相对人通过无效程序的检验。为了避免权利泛滥，所以对实用新型的客体予以限制，通常只保护装置。这样的客体，相对容易判断权利是否稳定，以及进行侵权判定。

因而，实用新型的最终价值，还是体现在维权阶段，体现在对技术方案的保护上。所以，无论是德国，还是澳大利亚的申请人，为了更加充分的保护自己的技术方案，确保权利的稳定性，会合理的选择是通过专利还是实用新型来保护自己的知识产权，实用新型的比例和数量比较合理。

目前，我们中国实用新型制度暴露出的一些问题，本质还在于我们的专利制度的价值导向发生了偏差。实用新型被称为“小发明”，申请人主要是因为觉得自己的技术方案创造性比较低，申请专利难以授权，为了一纸证书，就去申请实用新型，从而引发大量的低质量实用新型申请。

因此，为了提高实用新型的质量，根本上还是要引导实用新型回归其维权本质，通过法律制度完善，来理顺发明与实用新型创造性评价的区分方式。

实务中，在实用新型的确权阶段（无效阶段），为了判断实用新型的创造性，还是要牢牢把握创造性评价的一般标准，围绕现有技术是否公开了相应的技术方案，是否具备结合启示等关键问题，充分说理和论证，客观的判断现有技术是否给出了技术启示，这是“显而易见”的应有之意。现有技术的领域的远近、数量多少，都不是问题的核心，不应拘泥于此。

这是我对《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》的第一篇解读，下一篇，我们将进一步的讨论创造性中的“三步法”问题。

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[1]对实用新型实质条件改革的思考，管荣齐，《知识产权》，2015

[2]同上

[3]德国实用新型体系简介，Thomas Schuster 杨安进，《科技创新与知识产权》，2012

[4]同上

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