实用新型中的非形状、构造技术特征，有没有限定作用？

这是大岭原创的专利实务第15期：

根据专利法第二条第三款的规定，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

对于实用新型中的非形状、构造类的技术特征，有没有限定作用呢？本文予以简单总结。

一、初步审查阶段：如果包括对方法、材料本身改进的特征，不属于实用新型的客体。

非形状、构造特征，主要包括方法、材料特征。

审查指南第一部分第二章6.1规定：

一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进，也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案。

应当注意的是：（１）权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如，以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的改进。

（２）如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种木质牙签，主体形状为圆柱形，端部为圆锥形，其特征在于：木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中５～２０分钟，然后取出晾干。由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体。

对于材料特征，《审查指南》6.2.2规定：

（１）权利要求中可以包含已知材料的名称，即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上，例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等，不属于对材料本身提出的改进。

（２）如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种菱形药片，其特征在于，该药片是由２０％的Ａ组分、４０％的Ｂ组分及４０％的Ｃ组分构成的。由于该权利要求包含了对材料本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体。

二、无效阶段：考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。

审查指南第四部分第六章3和4规定：

在实用新型专利新颖性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。

在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。

三、侵权认定：全面覆盖原则，考虑所有特征，包括材料特征和方法特征。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》规定：

22、实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征对确定专利权的保护范围具有限定作用。 

非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺、使用方法、材料成分（组分、配比）等。

四、侵权的现有技术抗辩：不考虑非形状、构造特征。

在再审申请人谭熙宁与被申请人镇江新区恒达硅胶有限公司侵害实用新型专利权和外观设计专利权纠纷案【（2017）最高法民申3712号】中，最高人民法院指出，实用新型专利的保护对象是由形状、构造及其结合所构成的技术方案，故权利要求中非形状构造类技术特征对于该权利要求的新颖性和创造性不产生贡献。因此，在实用新型专利侵权案件中，现有技术抗辩的认定原则上不考虑现有技术是否公开了权利要求记载的非形状构造类技术特征。

最高人民法院在该案中的评述为：

因此，审查针对该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求所提出的现有技术抗辩时，原则上不考虑该现有技术是否公开了该非形状构造类技术特征。相反，如果考虑该非形状构造类技术特征，则会将已经全部公开了有关形状构造类技术特征的现有技术囊括在该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求的保护范围之内，导致该实用新型专利权利要求的保护范围与其技术贡献不相适应。本案中，尽管本实用新型专利在其权利要求1中用“热压”限制聚四氟乙烯包裹层，但“热压”既不属于形状范畴，也不属于构造范畴，故不属于本实用新型专利的保护范围，因而管法兰国家标准未公开“热压”这一非形状构造类技术特征，不影响恒达公司根据该标准主张现有技术抗辩。

五、总结

实用新型中的非形状、构造类技术特征，不能包括对方法、材料本身的改进，否则不属于实用新型的客体，会被无效。如果非形状、构造类技术特征，是通过已知的方法、材料进行限制，则是允许的。

在无效阶段，判断实用新型的新颖性和创造性，需要考虑非形状、构造类技术特征的限定作用。在侵权认定时，也要考虑非形状、构造类技术特征的限定作用。这样，对于专利权人和社会公众是公平的。

在侵权抗辩时，现有技术抗辩不考虑非形状、构造类技术特征的限定作用，坦言之，我认为这是目前的政策选择，没有太多道理可讲，倾向于保护社会公众。

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