专利侵权现有技术抗辩的成功要点

投稿作品，作者：麦晓君

在专利侵权案件中，如果生产商作为被告，其产品或方法均落入涉案专利的保护范围中，那么，现有技术抗辩将是非常有效的抗辩理由，因为这样可以无需专利无效程序来对抗专利权，从而简化诉讼流程，避免影响生产，也免除了侵权风险。而要想要成功进行现有技术抗辩，就有必要好好研究一下其中的原理。

一、什么是现有技术抗辩？

法律依据

我国专利法沿用了欧陆体系专利民事侵权程序与行政无效程序的二元分立体制。

对于行政无效程序，由于专利在申请的审查过程中，特别是发明专利的实质审查，审查员不可能穷尽所有现有技术/设计来做检索，更勿论不经过实质审查的实用新型和外观设计了。无效宣告程序是错误授权的救济。否定专利权的效力，只能通过专利复审委，具有行政行为的公定力。

而对于民事侵权程序，如果被告本身明显在实施公共领域的在先技术，还需要通过无效原告的涉案专利才能证明自己的清白，显然费时费力费财。既然法院不能直接基于新颖性、创造性等理由否定专利的效力，那么允许现有技术抗辩，就是其变通做法。

二、现有技术抗辩的要点

1、比较对象

在二元分立制度的两种程序中，总会遇到三个家伙，分别是涉案专利（原告专利权）、被控侵权技术（被告的涉案产品或方法），还有现有技术（公共领域的在先技术）。

上图说明，在不同的场景下，三个家伙是如何对抗的。现有技术抗辩，只需要被控侵权技术与现有技术来比对即可，至于涉案专利，可以放一边去。

2、现有技术的数量

根据专利司法解释一的明确规定，现有技术的数量有且只能有一项。（司法解释如此清晰，请不要再用数个无效比对文件，在法庭上主张“现有技术抗辩”了！）

（1）在被控侵权技术与现有技术相同的情况下，一项现有技术足矣。

（2）在被控侵权技术与现有技术无实质性差异的情况下，还可以是现有技术与公知常识的简单结合。

“无实质性差异”的判断标准，与“等同”一致。也就是说，假如被控侵权技术与现有技术有些不一样，但是这个不一样的技术特征，符合等同原则，也不影响现有技术抗辩的成立。

另一方面，等同的判断，可与新颖性和创造性判断进行类比。

 A、新颖性判断中，惯用技术手段的直接置换。 例如，在案例（2015）浙知终字第 213 号中，法院认为油缸和气缸是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技 术人员无需经过创造性劳动就能够轻易联想到将二者进行等效替换。

B、有限的创造性判断，是多个文件的简单结合，且现有技术数量严格限制为 1 项。 例如，在公报案例（2011）民提字第 306 号中，被告将现有技术结合了公知常识，该公知常识采用了 2005 年第 4 期《航空模型》公开舵机的照片及相应文 字描述所披露的技术方案（包括不能直接看到，但所属领域技术人员根据其包括公知常识在内的知识与经验可以从照片及相应文字描述中直接地、毫无疑问地确定的技术内容）。

3、现有技术抗辩的提出时间

这是法律和司法解释均没有明确规定的，通常我们认为一审没有提出，二审 提出的话会有审级损失。但笔者检索案例得知，为了厘清事实，即使在二审，仍 可以提交现有技术证据进行抗辩。以（2017）浙民终 798 号为例，被告就是提供 了新的现有技术证据，从而翻盘。

结语：掌握了这些要点，相信大家能用好现有技术抗辩了。

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（本文为专利实务能力提升计划学员实务文章，欢迎讨论）

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