甲方请注意，你的“格式条款”可能保护不了你的知识产权 ！

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燃烧吧，IP 第3期

评说热点案件，提升实务技能

如果一个甲方，委托一个乙方按照自己的技术要求定制某个设备，并在合同中约定“专门为买方定制的设备，其知识产权属买方所有”，但是，乙方在按甲方的要求提供设备之后，自行申请了相关专利，并且在专利授权之后还起诉甲方侵权，你说甲方亏不亏？

这是一个真实案件，经一审判决，现已生效，判决书见：

宁德新能源科技有限公司诉深圳市达特尔机器人有限公司专利权权属纠纷案件（2018）粤03民初834号

如果你不想做一个“吃亏”的甲方，那么，就应该研究一下本案。本案判决书有三万多字，大岭对本案进行了概述和解读，并在最后总结了三点启示。

一、本案案情和焦点问题

原告宁德新能源科技有限公司（以下简称宁德公司）成立于2008年，总部位于香港，是世界领先的锂离子电池生产者和创新者，年销售额已突破20亿美元，为世界排名第一的聚合物锂电池供应商。

2015年1月9日，原告宁德公司向被告深圳市达特尔机器人有限公司（以下简称达特尔公司）下达一份采购订单，要求后者供应13台PXG1-MYLA-0008电池贴膜机，其中第7点载明“如随订单有附件发送的，附件也需确认，未确认者视为接受”。

原告在发给被告上述订单的同时还随附一份《订单交易条款》。该《订单交易条款》第七条“知识产权” 7.7载明：

7.7 主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格的设备，属专门为买方定制的设备，其知识产权属买方所有。

2016年3月17日，被告达特尔公司向国家知识产权局提出名称为“一种锂电池双面贴保护膜设备”的实用新型专利申请，并于2016年7月27日获得授权，专利号为ZL201620208112.0，专利权人为达特尔公司。此即案涉诉争专利。

2017年11月1日，本案被告达特尔公司以本案原告宁德公司向博发公司采购的电池贴膜机设备涉嫌侵犯案涉诉争专利权为由，在另案中将宁德公司作为被告、博发公司作为第三人，诉至福建省福州市中级人民法院，请求确认宁德公司从博发公司处采购的设备侵犯诉争专利权，并请求判令宁德公司赔偿达特尔公司专利许可使用费及合理维权费用合计110万元。福州市中级人民法院依法受理，案号为(2017)闽01民初1130号，该案目前仍在审理过程中。

2018年3月22日，本案原告宁德公司将被告达特尔公司诉至深圳市中级人民法院，称诉争专利是被告达特尔公司以其名义申请，其是该专利的唯一权利人。根据《订单交易条款》的约定，请求法院判令诉争专利权应当归原告所有。

本案为专利权权属纠纷，争议焦点在于：

诉争专利权应否归原告宁德公司所有？

为了回答上述焦点问题，法院围绕原告在本案中对诉争专利权主张权属的依据，即《订单交易条款》第7.7条，对该条款是否是格式条款，条款相关用语的含义、条款规定的知识产权归属条件是否业已成就等问题依次展开分析，下面予以简单介绍。

二、双方约定的知识产权条款是否为“格式条款”？

关于《订单交易条款》第七条“知识产权”条款属性的问题。被告认为，在案证据表明原告在不同场合的订单交易条款中均原封不动地完整援用第七条“知识产权”条款，故该条款属于典型的格式条款；原告认为，《订单交易条款》系双方协商一致达成的意思合意，不应将该条款简单理解为格式条款。

依照《中华人民共和国合同法》第三十九条第二款的规定，“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。”

法院认为，本案中，其一，原告发给被告的订单第7点载明“如随订单有附件发送的，附件也需确认，未确认者视为接受”。而《订单交易条款》即属于随该订单发送的附件。而根据前述第7点的字面含义，显然如果供应商要接受原告订单，只能接受《订单交易条款》，不存在可与原告协商的余地；其二，在案证据显示，原告此前发送给被告的一份《订单交易条款》以及向案外人博发公司下达五份采购电池贴膜机的订单，随附每份订单均同样有一份相应的《订单采购条款》。其中第七条“知识产权”条款的内容，与案涉《订单交易条款》第七条“知识产权”条款的内容完全相同。可见，《订单交易条款》第七条“知识产权”条款，系原告为重复使用而预先拟定并在与供应商签订订单时未与对方协商的条款。因此，应认定《订单交易条款》第七条“知识产权”条款属于格式条款，相应的，作为原告对诉争专利权主张权属依据的《订单交易条款》第7.7条亦属于格式条款。

三、如何确定条款中相关用语的含义？

原告认为，《订单交易条款》第7.7条中的“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”，应当理解为作为设备委托开发者在设备研发出来之前所能提供的关于设备功能和验收方面的总体技术参数和规格，而不应当理解为设备开发完毕后呈现在设计图纸中的具体技术参数和规格；被告认为，《订单交易条款》第7.7条中的“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”，应当理解为针对案涉设备本身的设计原理、设计构思和主要部件功能、主要部件的相互位置关系和传动配合关系所提出的技术参数、设计标准、设计规格和设计图纸。

法院分析认为：

首先，如前所述，《订单交易条款》第7.7条属于格式条款，依照《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定，“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。”鉴于围绕《订单交易条款》第7.7条相关用语的含义存在两种解释，故依照前述合同法第四十一条的规定，应当作出不利于该条款提供方即原告方的解释。因此，原告关于《订单交易条款》第7.7条的“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”不应当理解为设备开发完毕后呈现在设计图纸中的具体技术参数的观点，未尽合理，本院不予采纳。被告关于《订单交易条款》第7.7条中“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”含义的解释，符合日常经验法则和字面解释规则，本院予以采纳。

其次，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第三十九条第一款、第一百二十五条第一款的规定，“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务”，“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”本案中，作为《订单交易条款》第七条的“知识产权条款”，就设备知识产权的归属，采用的是一种过渡式的表述，即“完全由卖方自主提供的设备的知识产权属卖方所有（第7.6条第1句）”；继而，“双方共同研制开发的设备的知识产权由双方共有（第7.6条第2句）”；最后，“主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格的设备，属专门为买方定制的设备，其知识产权属买方所有（第7.7条第1句）”。《订单交易条款》第7.6条第2句中的“双方共同研制开发”，按照通常的文义解释，应理解为是双方针对一个拟研发的设备项目，按照事先共同商定的工作计划和任务分工，共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。原告在本案中不否认被告在研制开发案涉设备的过程中完成了“设计按照原告提供的技术参数所需要的部件”“实现设备功能所需的电气原理设计和布线”“编写案涉设备所携带软件的源程序”以及“绘制案涉设备的3D图”等工作。亦即原告承认被告参与了案涉设备的研发工作。因此，按照《订单交易条款》第7.6条第2句的规定，对于诉争专利权，被告至少有权主张共有。由此，按照“举轻以明重”的解释规则，既然被告依照本案的情形尚且有权对诉争专利权主张共有，则原告如果要按照《订单交易条款》第7.7条主张诉争专利权单独归其所有，便意味着原告不但参与了案涉设备的研发，而且对诉争专利技术方案的形成作出了最重要且无可替代的实质性贡献，以至于连参与研发的被告都无权对诉争专利权主张共有。按照这一解释逻辑，《订单交易条款》第7.7条中“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”的含义，无疑应当理解为是完成案涉设备电池贴膜机本身设计、制造所必需的技术方案，进而利用该技术方案所承载的相关技术数据、图纸和规格，能够加工出设备的主要部件，确定各主要部件之间的位置关系和传动配合关系，乃至生产出设备整机。倘若不作此解释，而是按照原告对《订单交易条款》第7.7条给出的解释，势必导致《订单交易条款》第7.6条第2句与第7.7条就设备知识产权归属所作的安排出现前后失衡的情况，这对于参与设备研发的被告而言难谓符合公平原则。

最后，法院进一步认为：参照《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条的规定，“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人”。原告如认为诉争专利权根据《订单交易条款》第7.7条应当归其所有，则该条中“主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”的含义，也应当理解为是对诉争专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的技术数据、图纸和规格主要由原告提供。于此意义而言，原告关于《订单交易条款》第7.7条的“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”应当理解为设备研发出来之前关于功能和验收方面的总体技术参数和规格，未免有失偏颇。毕竟，仅提供设备在功能和验收方面的总体技术参数和规格，不可能视为对诉争专利技术方案的实质性特点作出创造性的贡献。

四、条款规定的知识产权归属条件是否业已成就？

原告认为：1.原、被告在本案中的法律行为性质为“设备买卖合同”+“技术委托开发合同”。2.根据原告在本案中对诉争专利权主张权属的五份核心电子邮件及附件，一方面，足以证明案涉设备的技术规格书和开发要求文书系由原告主导并首先发给被告，而技术规格书和开发要求文书中已经明确案涉设备能够适应的被加工产品和来料的规格、设备本身的技术参数、设备的一般配置标准和要求，被告仅是在技术规格书中插入相关部件的3D图；另一方面，也能证明原告在案涉设备的研发过程中给被告提供了诸多有益的建议。3.被告在另案的起诉状中明确承认案涉设备是专门为原告量身定制的设备，原告系案涉设备的唯一买家。据此，案涉设备的研发情况符合《订单交易条款》第7.7条的规定情形，该条关于知识产权归属的条件业已成就，诉争专利权应当归原告所有。

被告认为：1.原、被告在本案中的法律行为性质仅为设备采购合同，不存在技术委托开发合同的关系。2.被告对开发要求文书系由原告起草不持异议，对技术规格书中第二至第七部分的主要内容系由原告起草也不持异议。但是，技术规格书的原始版本系由被告于2013年3月13日首先发给原告，该技术规格书中最能体现研发案涉设备所需的设计原理、设计构思和设备形状、主要部件的“一、设备简介”部分系完全由被告自主完成。而不论是开发要求文书还是技术规格书中的第二至第七部分的内容，都不能视为研发设备本身所需的技术数据、图纸和规格。相反，根据被告提交的三项核心证据，足以证明撰写案涉设备设计原理、绘制设备3D图和零部件加工图、编写配合设备运行的软件源程序等工作均是由被告独立完成。3.《订单交易条款》并未禁止被告向第三方销售案涉专利设备，该设备即使属于原告专门定制，也不能理解为是为原告独家定制。据此，案涉设备的研发情况不符合《订单交易条款》第7.7条的规定情形，该条关于知识产权归属的条件并未成就，诉争专利权不应当归原告所有。

依照《中华人民共和国合同法》第三百三十条第一款、第三百三十一条、第三百三十二条的规定：

“技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同”，

“委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬；提供技术资料、原始数据；完成协作事项；接受研究开发成果”，

“委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划；合理使用研究开发经费；按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果”。

基于此，法院认为：

本案中，一方面，案涉设备订单为主合同，作为主合同的订单内容系双方就采购设备所确定的权利义务关系，无从反映双方就研发设备达成明确的合意；

另一方面，作为案涉设备订单附随合同的《订单交易条款》共计十条，标题依次为“设备交付或设备改造”“设备验收或设备改造验收”“质量保证期限”“技术支持”“违约责任”“保证条款”“知识产权”“保密条款”“法律管辖”和“其他”，前述条款标题显然也是围绕设备订购、交付的相关权利、义务和违约责任所设定，条款中的具体内容同样无从反映双方就研发设备达成具体的权利义务关系。

事实上，原告提交的在案证据无从证明其向被告支付了研发设备的经费和报酬。案涉设备的采购价款中即便包含相关知识产权成果的溢价，也不当然代表双方针对设备形成技术委托开发的合同关系，二者不能混为一谈。因此，原告关于双方在本案中的法律行为性质为“设备买卖合同”+“技术委托开发合同”的观点，本院不予采纳。

此后，法院结合前述《订单交易条款》第7.7条中“技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格”所确定的含义，对原告在本案中就诉争专利权主张权属的核心证据逐一进行了详尽的评价：

1、关于技术规格书。根据技术规格书第二至第四部分的内容，不能加工出设备的主要部件，确定各主要部件之间的位置关系和传动配合关系，更不能生产出设备整机。

2.关于开发要求文书。根据开发要求文书的内容，不可能加工出设备的主要部件，确定各主要部件之间的位置关系和传动配合关系，乃至生产出设备整机。

3.关于会议纪要。该份会议纪要只能说明原告参与了案涉设备的研发，不能说明该纪要体现了研发设备所需的技术参数、设计标准等技术数据、图纸和规格。

4.关于2013年12月7日的电子邮件，主要涉及原告对设备进料皮带宽度、高度和进料电芯方向的设计提出改进要求，但这些改进要求与诉争专利技术方案所保护的内容无关。因此，2013年12月7日的电子邮件，只能说明原告参与了案涉设备的研发，同样不能说明研发设备所需的技术参数、设计标准等技术数据、图纸和规格主要由原告提供。

5.关于2014年11月4日的电子邮件，主要涉及原告对夹爪和电池纠偏程序提出的改进要求，但这些改进要求与诉争专利技术方案所保护的内容同样无关。因此，2014年11月4日而这些内容只能说明原告参与了案涉设备的研发，同样不能说明研发设备所需的技术参数、设计标准等技术数据、图纸和规格主要由原告提供。

最终，法院认为，原告主张诉争专利权应当归其所有而提交的五份核心证据，只能证明原告参与了案涉设备的研发，不足以证明案涉设备属于《订单交易条款》第7.7条规定的“主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格的设备”。据此，法院认定，《订单交易条款》第7.7条规定的知识产权归属条件并未成就，诉争专利权不应归原告所有。

法院还补充说明，原告在本案中一直强调案涉设备属于专门为其定制的设备，并称被告在另案起诉状中对此亦不持异议，据此主张案涉设备情形符合《订单交易条款》第7.7条的规定。对此，法院认为，即便案涉设备属于专门为原告定制的设备，但该设备的知识产权归原告所有，仍需满足设备为“主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格的设备”这一前提条件。由于原告在本案中不能充分举证证明该项前提条件已经成就，故仅凭“案涉设备属于专门为原告定制”这一事实，尚不足以认定诉争专利权应当归其所有。

基于上述分析，法院作出判决：

驳回原告宁德新能源科技有限公司的诉讼请求。

五、本案启示

1. 知识产权条款采用“格式条款”须谨慎

事实上，本案原告宁德公司作为一家业界领先的公司，非常规范，其合同中的知识产权条款约定也非常周翔，可谓经典的“格式条款”。而且，据判决书记载，作为甲方，宁德公司也非常“强势”，对供应商的要求非常严格。即便如此，原告仍然没有规避风险，产生了知识产权的权属纠纷和侵权纠纷。

本案原告败诉的主要原因在于，当知识产权约定属于格式条款时，要受到合同法对于格式条款的限制，例如合同法第四十一条规定，当对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释；合同法第三十九条第一款规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务。

因此，对于重要项目和设备的相关合同，对于合同双方的知识产权，建议不再使用格式条款约定，而应通过具体的条款，明确约定各类知识产权的归属，并确保约定的术语的含义明确。

此外，应该在合同中明确合同的性质，如是采购合同，还是技术开发合同，或者委托开发合同。

2. 要想主张拥有专利权，必须对发明创造的实质性特点作出创造性贡献

本案属于专利权权属纠纷，参照《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条的规定，“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人”，本案原告在设备研发出来之前关于功能和验收方面的总体技术参数和规格，并不能被认定为对发明创造的实质性特点作出创造性贡献，因此，在实体上无权主张专利权。

3. 注意研发资料等原始权属证据的留存

本案的证据非常多，以至于法官都不宜展开进行质证分析。但是，通过一个简单的证据数量可以管窥双方证据的情况：原告提交了6份证据，被告提交了28份证据。特别是在证明约定为格式条款时，被告不仅提交了原告与自己的多份合同，还提交了原告与案外人的多份合同，可见，被告举证下足了功夫。

原告提交的5份核心的证据中，也只是包括技术规格书、开发要求书、会议纪要及相关邮件，对于表明开发过程的文件没有提交。但是，从判决书中可以看出，原告在一定程度上参与到被告的研发过程中，提出改进建议。但是，对于原告参与研发过程的相关证据提交的并不充分（也许确实没有太多相关证据）。这也给我一个启示，对于相关的研发文档，应该注意证据的留存，这是原始权利证明的基础。

总之，由于知识产权权属纠纷，往往涉及合同法、专利法、促进科技成果转发法等多部法律，一直是实务的难点，希望本文对于各位甲方爸爸有所启发和帮助。

附录：原告经典的知识产权“格式条款”：

第七条 知识产权：

7.1 卖方保证其向买方提供的任何设备或其任何部分或其所含有的软件单独使用后或该设备与其他设备一起使用后不侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权、名称标记权、专有技术权、商业秘密权、制止不正当竞争、发明、科学发现、工业品外观设计、商标、服务标记以及商品名称和标志以及在工业、科学、文学和艺术领域由于智力活动而产生成果的一切权利。如因上述原因，第三方向买方提起侵权诉讼或仲裁，卖方有义务协助买方。如因此给买方造成损失，卖方无条件赔偿买方所遭受的所有损失。

7.2 第三方向买方提起的诉讼或仲裁归因于上述权利要求时，卖方应支付买方因处理相关事宜所有有关的开支、损失、判决买方承担的赔偿金、罚款、和解赔偿金、诉讼费及律师费。

7.3 如该设备由卖方单独设计并提供，则卖方应主动向买方提交为履行本协议所需的全部知识产权权利人的充分授权证明。即使相关设备的设计由买方提出要求或提供设计图或其他技术资料，卖方仍有义务审查设备是否侵犯任何第三方的知识产权，并在生产前向买方书面提出异议。

7.4 除以上权利保证外，如果发生侵权纠纷，卖方应根据买方的选择采取下述措施保证买方的权益：以卖方自己之费用，取得许可证或相关权利；②以功能、性能、品质相同的设备，取代发生侵权纠纷的设备；③改进发生侵权纠纷的设备，使其不侵犯任何第三人的知识产权，但不改变和减少设备的性能、功能及品质。

7.5 本条款的效力：本条之上述任何条款，在设备交付买方后五年内持续有效。

7.6 完全由卖方自主提供的设备的知识产权属卖方所有。双方共同研制开发的设备的知识产权由双方共有。买方对于设备在调试使用过程中的技术改进和方案等产生的知识产权、非专利技术成果归买方单独所有。

7.7 主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据、图纸、规格的设备，属专门为买方定制的设备，其知识产权属买方所有。卖方不得利用买方提供的数据资料等生产制造相同技术参数、配置标准、规格的同种设备。一经发现，查证属实的，卖方应支付该设备总金额20%的违约金给买方。造成买方损失的，还应赔偿买方的所有损失。

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