如何进行专利不侵权抗辩？奥克斯诉格力判赔1000万案的启示

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近日，网上公开了奥克斯诉格力空调专利侵权案一审判赔1000万的判决书(链接如下)：

本案涉案专利仅为一件实用新型专利，1000万的判赔额已属于近年来专利侵权诉讼中判赔额较高的案件，充分体现了加强知识产权保护的司法政策导向。

研究本案，一方面可以学习专利权人如何主张权利；另一方面，也可以从本案中汲取一些进行不侵权抗辩的经验。本案被告虽然一审败诉，但是，被告充分利用了各种抗辩手段，还是有很多值得借鉴之处。

下面我们就在回顾本案案情的基础之上，着重讲解专利不侵权抗辩的方法和要点。

特别需要强调的是，我们对原被告双方持中立态度，仅就法律实务进行探讨。

1 专利权效力抗辩

本案涉案实用新型为申请日为2015年3月15日，授权日为2015年7月8日，专利名称为“电机转向安装座”的实用新型专利，专利号为ZL201520143902.0。

涉案专利涉及将步进电机装配在空调室内机机体上的技术方案，涉案实用新型提出一种电机转向安装座，电机安装孔的轴线与机座安装孔的轴线不在同一方向上，从而使得空调室内机可以设计的更加轻薄。

涉案实用新型原始的权利要求1为：

1.一种电机转向安装座，包括机座（10）以及设置在所述机座（10）上的电机安装孔以及机座安装孔，其特征在于，所述电机安装孔的轴线与所述机座安装孔的轴线不在同一方向上。

涉案实用新型专利的说明书实施例记载：

所述电机安装孔包括设置在所述机座 10 上部的第一电机安装孔 11 以及设置在所述机座 10 下部的第二电机安装孔 12 ；所述机座安装孔包括设置在所述第一吊耳 20 上的第一机座安装孔 21 以及设置在所述 第二吊耳 30 上的第二机座安装孔 31，所述机座安装孔是通孔 ；所述电机安装孔的轴线与所述机座安装孔的轴线不在同一方向上，作为优选电机安装孔的轴线与所述机座安装孔的轴 线之间的夹角为 70° ~110°，更加优选为 90°，也就是说，电机安装孔的轴线与所述机座安装孔的轴线基本相互垂直。

可见，涉案专利的权利要求1结构简单，保护范围较大。

被告向专利复审委员会提出对涉案专利的无效宣告请求。2017年12月27日，专利复审委员会作出第34344号无效宣告审查决定书，宣告专利权部分无效，在权利要求5及权利要求6引用权利要求5的技术方案，即专利权人于2017年12月13日提交的权利要求1和2的基础上继续维持该专利有效。

上诉专利权人于2017年12月13日提交的权利要求1将原始提交的多个权利要求进行了合并，具体为：

1.一种电机转向安装座，包括机座（10）以及设置在所述机座（10）上的电机安装孔以及机座安装孔，其特征在于，所述电机安装孔的轴线与所述机座安装孔的轴线不在同一方向上；所述电机安装孔包括设置在所述机座（10）上部的第一电机安装孔（11）以及设置在所述机座（10）下部的第二电机安装孔（12），所述机座安装孔包括设置在所述机座（10）上部的第一机座安装孔（21）以及设置在所述机座（10）下部的第二机座安装孔（31）；还包括设置在所述机座（10）上部的第一吊耳（20）以及设置在所述机座（10）下部的第二吊耳（30），所述第一机座安装孔（21）设置在所述第一吊耳（20）上．所述第二机座安装孔（31）设置在所述第二吊耳（30）上。

可见，虽然被告没能全部无效掉涉案专利的权利要求，但是，也极大的限缩了专利的保护范围，为后续不侵权抗辩提供了有利的条件。

此外，本案被告就上述无效宣告决定继续选择向北京知识产权法院提起行政诉讼，同时还对涉案专利提起第二次无效宣告请求。

可见，本案对专利权效力抗辩给出如下启示：

应对专利侵权诉讼，首先应对涉案专利进行无效宣告。如果无效请求没有被支持，可以提出行政诉讼或者多次以不同证据和理由提出无效宣告请求。即便不能全部无效涉案专利的权利要求，也可以限缩权利要求的保护范围，从而为不侵权抗辩争得有力条件。

2 专利权权属抗辩

本案的一个特殊之处在于，被告还提出了专利权权属抗辩。

2018年1月13日，被告针对涉案专利向宁波市中级人民法院提起专利权权属纠纷诉讼，并已于2018年1月16日受理，案号为（2018）浙02民初270号。

由于该案相关司法文书还没有公开，我们无法得知被告提起权属纠纷诉讼的事实和理由。

但是，本案也给了我们这样一个启示：

当可以证明专利权权属存在争议时，也可以提起权属纠纷诉讼，达到不侵权抗辩的目的，特别是存在核心发明人跳槽等常见情形时。

3 不侵权抗辩

2017年4月10日，原告委托代理人来到位于浙江省宁波市海曙区五星电器公司中山东路店的格力空调专柜，以普通消费者的身份购买了型号为KFR-35GW/(35573)FNAa-A1的格力空调2套，涉案商品单价为20999元，折扣价后单台价为16535元，并取得《发票联》一张（发票号码：00025242）、《中国农业银行持卡人存根》一张及《五星公司中山东路大卖场商品提货单》二张（提货单号：710150101、710150102）。

2017年4月14日上午，在浙江省宁波市某住宅，公证人员对原告代理人签收二套空调的过程进行拍照，并对上述格力分体变频热泵型挂壁式房间空调器室外机、室内机及售前附件箱拍照固定证据并加贴封条。照片共计25张，并出具公证书。

原告将上述购得的KFR-35GW/(35573)FNAa-A1型号空调实物作为本案被诉产品提交。被告格力公司确认该型号被诉产品是其制造、销售、许诺销售的产品。

庭审中，法院当庭拆封了上述公证保全的产品。

图片来源：本案原告代理人律所网站

庭审中，原告明确其要求保护的涉案实用新型专利权的保护范围为权利要求5（即修改后的权利要求1）。

原告主张被控侵权产品与原告涉案专利权利要求5记载的技术特征相同，被诉侵权技术方案落入原告专利保护范围，构成侵权。

被告格力公司认为，两者存在区别，机座1实物中不存在吊耳，两处标示位置都是螺钉柱，机座2靠近电机的位置也是螺钉柱，另外远端一处才是吊耳，被诉侵权技术方案不落入原告专利保护范围，即被告进行了不侵权抗辩。

不侵权抗辩中，要能够证明被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的。

而为了确定权利要求的保护范围，通常首先需要对权利要求进行解释。

经过比对，一审法院认为：

本院认为，双方争议涉及专利权利要求5中“吊耳”技术特征的解释问题。因涉案专利为一种电机转向安装座，专利说明书描述的技术领域为涉及空调步进电机的安装座，电机转向安装座上的吊耳并非是运输吊装行业安装在设备上用于起吊重物的受力构件或连接部件，在空调室内机导风板的电机安装座领域，根据说明书对吊耳设置的部位的记载及相应附图，吊耳的含义是从安装座主体部分悬空伸出的耳状部件，而且因空调用步进电机体积小自重轻，故涉案专利技术方案中的吊耳应是起到稳定悬空并承重电机转向安装座的固定点作用的耳状部件，被控侵权产品的螺钉柱在结构上均从机座的主体部分悬空吊设而出，而且该两个结构均实现了无干涉地将安装座安装在外壳上的功能，与专利技术方案吊耳相比，并无实质性区别，属于相同技术特征。

本案中，被告提出被诉侵权技术方案与权利要求存在一个区别特征，即不存在吊耳。但是，未能充分证明“吊耳”与“螺钉柱”的区别，最终，法院认定两个特征为实质相同的特征。

可见，本案的一个启示是：

不侵权抗辩中，不仅要提出被诉侵权技术方案中不相同或不等同的技术特征，而且要进一步证明该技术特征的功能、效果与权利要求中的特征不同，两者具有实质性的区别。

4 现有技术抗辩

现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的。此时，因为被诉侵权人实施的技术属于现有技术，所以被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括出版物公开，也包括使用公开等方式。

本案中，被告采用的现有技术抗辩，其主张的现有技术就是使用公开。

被告据以提出现有技术抗辩的格力公司制造、销售的鸿运满堂空调室内机KFR-50L(50522)FNAb-A3中的电机转向安装座实物，该型号空调经有关强制认证后，被告格力公司于2014年上市销售，被告格力公司称销售量在全国范围内巨大，被告格力公司在北京、上海、广州分别从空调用户家中拆除空调实物并以公证形式固定证据。

对此，原告虽对实物证据真实性有异议，但在被告已提供众多用户清单表的情况下，亦未要求从中随机选择用户重新取证，因此，法院在原告未提供相关反驳证据的情况下，对该实物证据真实性予以认定。

因该比对实物所体现的技术方案在原告专利申请日之前已公开，故可以作为本案的现有技术抗辩的比对技术方案。

经过庭审现场比对，法院认为：

现有技术比对技术方案中的实物产品两个机座安装孔和吊耳均设置在同一水平线上的技术特征，不同于被控侵权产品所具有的涉案专利技术方案中两者在机座的上部和下部的位置关系的技术特征，而两个机座安装孔和吊耳具有上、下部位置关系本身相对于同一水平线的位置设置，利用机座的水平和高度两个维度，增大两个机座安装孔之间的距离，因相对距离变长及位置相错，在有限的安装空间内有效地增强安装的稳定性。此处的技术特征不同也并不属于等同特征，并非以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并非所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

故本院认为，被控侵权产品所反映的涉案ZL20152014××××.0号专利的技术方案与证物50522型号空调中的电机转向安装座所体现的技术方案不属于实质性相同或等同。被告格力公司的现有技术抗辩依据不足，不予支持。

虽然被告主张的现有技术抗辩未被法院支持，但是，其为现有技术抗辩还是做出了有益的尝试和努力。

本案的一个启示是：

现有技术抗辩，是对被诉侵权产品所反映的涉案专利的技术方案与现有技术进行比对。如果采用使用公开作为现有技术证据，可以采用产品上市强制认证，并对用户已经使用的产品进行公证等方式固定证据，并提供用户清单供法院查验。

5 侵权损害很小的抗辩

侵权损害很小的抗辩，严格来讲，不属于不侵权抗辩。因为，这种抗辩的前提是认可侵权已经成立，换言之，就是即便认定被告侵权，那么，侵权造成的损害也非常小。

本案最引人议论的一个问题是，原被告主张的侵权损害情况反差巨大。

被诉侵权产品，图片来源：被告公司网站

原告举证被诉侵权产品销量巨大，但是仅请求损害赔偿1000万元；但是，被告举证说被诉侵权产品上市几年来仅销售了17台，如果考虑模具成本，被诉侵权产品亏本1000万元。

双方举证的具体情况为：

原告其实并没有证明被诉侵权产品的实际销售数量，只是证明了被告年报中自称“格力·画时代全国巨大反响，品牌传播效果良好”及相关第三方的报道“走俏市场，迅速占领市场”。

同时，原告书面向法院申请，通知被告格力公司提交制造涉案被控侵权产品所涉的KFR-35GW/(35573)FNAa-A1、KFR-35GW/(35573)FNF08-A1的空调产品自产品上市至今的全部销售数量、销售单价、利润率等相关数据的账簿、资料等证据。

审理中，原告提供京东电商网站一款格力品牌型号为KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3的空调，该产品机型的制冷量与被控侵权产品相同，认为具有可比性。该产品在电商平台京东商城显示从2016年底起的销售数量在26万台以上，尚不包括格力公司线下销售渠道和其他电商的销售数量。

在原告作出上述关于赔偿责任的证据之后，被告在庭审中书面答复涉案被控侵权产品仅为一款整机型号KFR-35GW/(35573)FNAa-A1，其包括室内机KFR-35G/(35573)FNAa-A1和室外机KFR-35W/(35573)FNF08-A1，该款产品平均销售单价17000元，上市以来共销售17台（包括原告所购2台），产品的网上销售仅通过格力网上商城售出给同一用户4台，其余均为网下销售，用户地址分布在海南省、广东省、上海市、吉林省、山东省、河南省等，但以财务要求、商业秘密为由，并未提供相关数据的账簿等证据，另外涉案产品的第三方网络销售平台仅为电商平台京东商城，且销售量为零。

所以，被告采用的其实是侵权损害很小的抗辩策略。

但是，被告似乎走到了极端，或者说其并没有证明销量很小的合理性。值得一提的是，原告最初诉请赔偿500万元，庭审过程中更改为赔偿1000万元。也许，被告认为如实提交财务账簿数据，会对己方更加不利，因此，采用了这样的策略。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十七条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

因而，法院在充分分析了被告举证的不合理性之后，最终认定：

被告格力公司虽按时提交了统计表及明细，但未提交统计数据所依据的完整的全国范围的财务账簿、资料。在此情况下被告格力公司所提交的34个月全国各地仅销售17台涉案产品的数据经上述分析，不符合基本商业常识，也不符合成本收益的企业经济规律，与其自称及有关第三方报道相悖。故对上述被告格力公司提交的数据不予采信，该数据不能证明被告格力公司的侵权获利，并认定被告格力公司未完成本院依法指令的举证责任。被告格力公司无正当理由拒不提供其侵权获利的账簿、资料，导致本院无法查明其侵权获利，应承担举证妨碍责任。

最终，法院计算赔偿数额的方式为：

销售额：关于单品的销量可供参考的是，原告提供京东电商网站一款格力品牌制冷量与被控侵权产品相同，型号为KFR-35GW/(35592)FNhDa-A3的空调，该同时期类似产品仅在京东电商平台一处显示销售的数量在26万台以上，如包括线下销售渠道和其他电商的销售数量，则总体市场销量必然在40万台以上，该产品网络销售价格为3000余元。考虑到被控侵权产品单价约17000元，近5倍于该类似产品单价，以价格高低比作为销售量的比例因素，则对应的合理销量可简单估算为约40÷5=8万台，故可知被控侵权产品的销售额约为17000元/台*8万台=13.6亿元。

利润率：鉴于被控侵权产品为高价新产品，价格明显高于普通产品，其利润率也相应明显高于平均净利润率，故本院认为涉案产品的利润率不低于35%。

贡献率：一方面，原告专利与现有技术相比具有实质性特点和进步，其使空调机在安装电机的时候避免了任何的干涉，而且操作过程也得到了简化，从而提高了加工效率，另外也对空调室内机功能提高有所影响，对实现利润具有重要影响。另一方面，被诉电机转向安装座是空调的重要部件，并非空调成品，被告的格力品牌也会对消费者选购产生影响。本院将在充分考虑上述两方面因素基础上，合理确定被诉技术方案的利润贡献率。

实际上，法院想表明通过上述判赔金额的计算过程可知，鉴于被告的侵权获利远超原告主张的1000万损害赔偿，所以全额支持了原告的诉请，法院最终判决：

综上所述，被告格力公司在本院明确责令的情况下，拒不提供其侵权获利的全部账簿、资料，导致本院无法查明其侵权获利，应承担举证妨碍责任。同时，兼顾上述销售额、利润率以及贡献率等因素，本院认为原告索赔1000万元合法有据，并未超出合理范围，故予以全额支持。

坦言之，法院计算损害赔偿的方式并非完全没有争议，但是，鉴于确实无法查明被告的侵权获利情况，或许也只能如此，这也许也是被告被认定为举证妨害的不利后果吧。

关于侵权损害很小的抗辩策略，本案的启示时：

不仅要证明侵权损害很小，还要说明侵权损害很小的合理性，比如，没有实际销售，产量很小等。

6 小结

本案给出的不侵权抗辩策略的启示：

专利权效力抗辩：应对专利侵权诉讼，首先应对涉案专利提出无效宣告请求。即便不能全部无效，也可以限缩权利要求的保护范围，为不侵权抗辩提供有利条件。

专利权权属抗辩：当可以证明专利权权属存在争议时，也可以提起权属纠纷诉讼，达到不侵权抗辩的目的，特别是存在核心发明人跳槽等常见情形时。

不侵权抗辩：不仅要提出不相同或不等同的技术特征，而且要进一步证明该技术特征的功能、效果与权利要求中的特征不同，两者具有实质性的区别。

现有技术抗辩：对被诉侵权产品所反映的涉案专利的技术方案与现有技术进行比对。如果采用使用公开作为现有技术证据，可以采用产品上市强制认证，并对用户已经使用的产品进行公证等方式固定证据，并提供用户清单供法院查验。

侵权损害很小抗辩：不仅要证明侵权损害很小，还要说明侵权损害很小的合理性，比如，没有实际销售，产量很小等。

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