CTF2017君策论坛回眸（一）| 李晓力处长：商标法对商品化权的保护
编者按：
2017年9月3日，我中心在2017中国国际商标品牌节之中国商标年会上成功举办了第三届君策论坛：商标典型案例评析（商品化权的保护）。近期，我们整理了论坛嘉宾演讲稿件，并将陆续发布，欢迎大家持续关注！
今天，首先推送国家工商总局商标评审委员会案件审理五处处长李晓力在本次论坛上的演讲：商标法对商品化权的保护。本文经君策中心整理，李晓力处长审核并授权，予以发布。
一、什么是商品化权
商品化权是商品化背景下产生的权利形态。角色商品化现象以有组织的形式出现，始于二十世纪三十年代美国迪士尼公司KAYKAMEN专门对角色的二次商业性开发。到1978年，迪斯尼公司商品化部销售印有卡通人物名字和形象的商品，销售额达到27000万美元。商品化实质是将特定权利要素所代表的信誉或关注度，通过二次开发用于商品或服务促销的过程，从而使预期的消费者因为对该角色的喜爱、认同或注意而购买该商品或利用该服务。
二、商品化权的载体与客体
商品化权的客体是一种由一定知名度和美誉度聚合而成的声誉，此种声誉能够使消费者产生消费需求，也就是具有顾客吸引力。
（一）真实人物形象、姓名；
（二）虚拟人物形象：包含角色名称、动漫形象
（三）真实动物形象、名称；
（四）作品名称、娱乐组合名称、栏目节目名称、体育赛事、特定标志、符号、社会事件等。
“商品化权”在我国目前并无明确的法律规定。
三、商标法框架下对商品化权的保护
鉴于商品化权是一种横跨著作权法、商标法、反不正当竞争法以及其他知识产权法律或民法的新型民事权益，因此，在某些案件的审理实践中，申请人关于商品化权的主张可以分别通过著作权、商标权或反不正当竞争获得支持。但在某些特殊情况下，这些权利的保护可能都难以适用，或者这种适用很难自圆其说，因为对某项单项权利保护的适用或扩大解释可能与其立法本意相矛盾。商评委和相关法院也探索引入《商标法》的其他法律条款来解决这一问题。
（一）真实人物形象、姓名
1.第4143917号“刘德华”无效宣告案（2011商评字第09341号）
争议商标由刘德华（身份证号43012265101****）于2004年申请注册于化妆品等商品上，2009年亨泰环宇有限公司对争议商标提出争议申请，认为其损害了其旗下著名艺人刘德华的姓名权，并对姓名权利人利用其姓名进行商业化运作造成妨碍。请求依据修改前商标法第三十一条“损害他人现有在先权利”及第十条一款第八项“有其他不良影响”撤销争议商标。
我委经审理认为，商标法第三十一条所指的在先权利包括姓名权。“刘德华”是争议商标申请人的真实姓名，同时也是申请人旗下艺人刘德华的艺名，两人均依法享有姓名权，申请人申请注册的行为未侵犯他人姓名权，本案不适用商标法第三十一条。任何权利的行使都具有界限，不得损害他人及社会的合法权益。申请人旗下艺人刘德华，在演艺行业已具有知名度和较高声誉。争议商标指定使用的商品与艺人刘德华从事的演艺事业及其商业价值有密切联系，故在使用中易使消费者产生联想，将争议商标指定使用商品与艺人刘德华联系在一起从而发生商品来源的误认，扰乱正常的市场秩序，并对艺人刘德华的声誉造成不良影响。争议商标注册人行使权利已超出合法界限，损害了广大消费者及艺人刘德华的合法权益，具有不良影响。依据《商标法》第十条第一款第八项的规定，争议商标予以撤销。
2.第1132643号“张学友”商标争议案（2003年）
虽然作为被申请人公司人员的张学友享有姓名权，被申请人以其姓名作为商标申请注册是经其合法授权的，但被申请人以其姓名作为商标注册于衣物、衬衫等商品上，因争议商标文字与香港艺人张学友姓名相同，后者已具有一定的社会知名度，其姓名已为公众所熟知，争议商标核定使用的商品与后者所从事的演艺事业有密切联系，故在实际使用中易使消费者产生联想，将被申请人的上述商品与著名香港艺人张学友联系在一起从而发生商品来源的误认，并对著名香港艺人张学友个人声誉造成不良影响。因此，被申请人行使权利已超出合法的界限，损害了广大消费者及香港艺人张学友的合法权益，具有不良影响。依据商标法第十条第一款第八项予以撤销。
（二）虚拟人物形象、姓名
1.虚拟角色名称
对虚拟角色名称的保护在其他部门法中找不到对应的法定权利或权益。最高院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上，容易导致相关公众误认为其经过权利人许可或与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。
2.动漫形象
动漫形象可以依据著作权，适用商标法第三十二条“合法的在先权利”予以保护。但著作权法对于作品是有保护期限的，那么，在一个作品著作权已经过期的情况下，其作品名称、角色名称等的商品化权也应不再受到保护。
（1）第1647373号 “哈利波特”商标异议复审案
在第1647373号 “哈利波特”商标异议复审案中，商评委裁定认为：“哈利·波特”“Harry Potter”作为J.K.罗琳女士创作的系列小说的作品和其中主角的名称，不具备法律意义上作品的构成要素。
但“哈利·波特”图书及人物形象具有较强的独创性和显著性，在被异议商标申请日前，“哈利·波特”已在中国公众中具有广泛的影响力和较高的知名度。被异议商标注册人在应知“哈利·波特”、“Harry Potter”为他人所创作的知名图书及人物名称的情况下，将其作为商标申请注册,明显具有不正当地借用他人知名作品声誉的故意,其行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则,不仅损害了申请人的合法权益，而且破坏了社会公序良俗，并易使消费者对被异议商标标示商品的来源产生误认而产生不良社会影响。故被异议商标的申请注册属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形。
北京市第一中级人民法院判决认为，对违反社会公序良俗申请注册商标的，因其对社会公共秩序可能产生消极、负面的影响，故相关标志可视为《商标法》第十条第一款第（八）项所规定的“有其他不良影响的标志”。
在被异议商标申请注册之前， “哈利·波特”、“Harry Potter”作为畅销小说中的人物角色名称，已被相关公众了解甚至熟知。被异议商标并非汉语固有词汇，被异议人亦未对其申请注册被异议商标的创意来源作出合理解释，且除被异议商标外，被异议人还注册了多件“哈里·波特”、“哈利·波特”、“HarryPotter”商标。因此，可以合理认定被异议人系明知“哈利·波特”人物角色名称的知名度和该知名度可能在商业上产生的较高价值而申请注册被异议商标。但上述知名度的取得系他人投入大量劳动和资本获得的，由此带来的商业价值和商业机会亦应由他人享有。被异议人申请注册被异议商标的行为违反了诚实信用的公序良俗。
（2）第1026606号“蠟筆小新” 商标争议案
在第1026606号“蠟筆小新” 商标争议案中，申请人提交证据证明商标局、商评委已多次在异议裁定、异议复审裁定及争议裁定中对争议商标原注册人多次恶意抢注他人知名商标的行为性质进行了认定。申请人提交的其他证据证明，“蜡笔小新”文字及图形具有较强的独创性和显著性，且在争议商标申请注册前在日本、中国香港、中国台湾地区已具有较高知名度。争议商标原注册人位于与香港毗邻的广州，应当知晓“蜡笔小新”的知名度情况，其将与“蜡笔小新”文字或卡通形象相同的文字或图形作为商标在中国大陆地区申请注册，具有主观恶意。综合考虑争议商标原注册人规模性抢注他人知名商标的事实，原注册人申请注册争议商标的行为已经违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益，已构成《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
（3）“邦德007 BOND”商标异议复审案
在“邦德007 BOND”商标异议复审案中，北京市第一中级人民法院延续前述“哈利波特”案的思路，适用《商标法》第十条第一款第（八）项规定。
而北京市高级人民法院2011高行终字第374号行政判决认为，《商标法》第十条第一款第（八）项规定不涉及私权的事项。“007”、“JAMES BOND”作为电影人物角色名称的知名度及被申请人是否借用该知名度所产生的商业价值，并非《商标法》第十条第一款第（八）项所调整的内容。“007”、“JAMES BOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大 44 30187 44 13305 0 0 6751 0 0:00:04 0:00:01 0:00:03 6750量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护，被异议商标侵犯了申请人对“007”、“JAMES BOND”在先享有的角色商品化权，违反了商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
（三）、作品名称、娱乐节目名称、娱乐组合名称等
实践中，商评委和法院对该种在先权利的保护认识目前已较为统一，一般适用知名商品或服务的特有名称进行保护。
1.“功夫熊猫KUNG FU PANDA”异议复审案
北京市高院认为，“功夫熊猫”既是梦工厂出品的电影《功夫熊猫KUNG FU PANDA》的片名，也是该电影中主要人物的名称。在有证据证明该电影在中国大陆地区具有一定知名度的情况下，可以作为知名电影特有的名称受到保护。
梦工厂公司在异议复审阶段虽然提出了“商品化权”的主张，但其已明确所主张的“商品化权”包括影片片名的在先权益。商评委未对其是否构成在先知名电影的特有名称进行评审，即以商品化权并非我国法定权益类型为由对梦工厂公司有关在先权利的主张未予支持存在错误，本院予以纠正。
2.“冰雪奇缘”商标无效宣告案
申请人迪士尼企业公司认为，“冰雪奇缘”电影经宣传推广，具有很高的知名度和影响力。申请人对该电影名称带来的商业价值具有在先权利，特别是商品化权。被申请人在45个类别上注册“冰雪奇缘”商标，扰乱了市场秩序和商标注册管理秩序，应予以撤销。
我委经审理认为，申请人提交的证据可以证明其动画电影“冰雪奇缘”在中国大陆地区具有较高知名度，该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，其所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此，“冰雪奇缘”作为在先知名的电影名称应当作为“商品化权”得到保护。被申请人注册争议商标利用了申请人知名电影“冰雪奇缘”的知名度及影响力，挤占了申请人基于该电影名称而享有的市场优势地位和交易机会，争议商标的注册违反了商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
类似的裁定还有“海贼王乔巴路飞”、“变形金刚”等。
3.第12058589号“康熙来了”无效宣告案件
系争商标指定使用于“动物皮”商品。申请人的主要理由：申请人创立于1994年，总部位于台北市，“康熙来了”是台湾当红的一档娱乐节目，于2004年1月5日在申请人旗下的中天综合台开播，主持人是蔡永康和徐熙娣，“康熙”二字分别取自两位主持人姓名的第二个字，每周观看人次超过500万，是台湾收视率最高的有线电视台综艺节目，腾讯视频在2013年购得内地独家播放权。申请人在2010年就申请注册了第8505682号“康熙来了”商标（以下简称引证商标一）和第8505683号“康熙来了”商标（以下简称引证商标二），申请人是“康熙来了”知名娱乐节目和商标名称的真正创用者和合法所有者，申请人对“康熙来了”商标的正当权利应得到法律保护。“康熙来了”并非常见的汉字组合，争议商标与申请人印证的商标不仅文字相同，且拜访位置都如出一辙，争议商标模仿混淆、抢先注册申请人知名商标用于谋取不正当利益的企图昭然若揭，争议商标的申请注册违反了诚实信用和公平竞争的商业原则，也会扰乱公平顺畅的市场竞争秩序。综上，依据《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项、第三十条以及第三十二条的规定，请求宣告争议商标无效。
我委认为：本案焦点问题可归结为：争议商标与引证商标一、引证商标二是否构成使用在类似商品或者类似商品与服务上的近似商标；争议商标是否是以不正当手段对申请人在先使用并有一定影响商标的抢先注册；以及争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。结论：申请人以上理由均不成立，维持注册。
知识产权法院一审认为：知名商品特有的名称一般指具有区别商品来源的显著特征的商品名称。“特有”可以通过名称本身具有较高的独创性获得，也可以通过使用取得显著特征而获得。本案中，“康熙来了”作为一档娱乐综艺节目名称，取自于该综艺节目两位主持人的名字，即主持人蔡永康之“康”字与主持人徐熙娣之“熙”字。在百度百科或词条介绍上，均对节目名称的特定含义作出突出介绍，可见，该节目名称的设计具有明显的独创性，并非属于描述节目内容或特点的通用表述，故属于特有的名称，与中天电视台具有对应关系。结合“康熙来了”已经取得的市场知名度，本院认定该节目名称具备了区别商品来源的显著特征，构成知名商品特有的名称。从标志构成来看，争议商标在文字上与节目名称相同，并且采用了完全相同的上下各两字的结构，字体中空以及外部形成变形等细节设计均与电视节目名称的图文基本相同，因此，可以认定争议商标与节目名称相同。黄成志将“康熙来了”注册为商标，容易使相关公众对相关产品的来源产生误认或特定联系。由于争议商标标识与印证商标标识十分近似，尽管争议商标核准使用在皮毛制品、手提包等商品上，同电视综艺节目等不属于类似商品或服务且商品类别跨度较大，但引证商标与“康熙来了”节目的受众群体存在交叉的可能性，“康熙来了”作为一档深受大众喜爱的综艺娱乐电视节目，其受众面囊括了争议商标所指向的受众人群，因此不能排除相关公众对相关商品服务的来源产生混淆或者认为其存在特定联系的可能性。
4.“羽泉”商标无效宣告案
申请人北京巨匠文化发展有限公司认为，羽泉是中国大陆最受欢迎的男声音乐组合，争议商标的注册损害了知名组合的姓名权。羽泉形成的社会影响力可以因商业利用而带来消费吸引力和商业利润，该权益应属申请人所有。争议商标违反诚实信用原则，具有不良社会影响，依据商标法第十条一款第八项，第三十二条规定应予撤销。
我委经审理认为，民法通则规定，公民享有姓名权，据此姓名权的主体应当为自然人。羽泉为音乐组合名称，不构成民法意义上的姓名权。但羽泉作为国内知名音乐组合名称，在中国大陆地区具有较高知名度。争议商标的注册借助了“羽泉”组合在公众中的影响力，损害了“羽泉”组合享有的合法在先权益，故争议商标违反了商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
总结：我委目前审理此类案件遵循的审理标准
• 1、在系争商标申请注册前，保护对象已具有高知名度，并且包含有创造性劳动成果，且具有可进行商品化使用的商业利用价值。
• 2、系争商标与保护对象相同或近似
• 3、系争商标注册人具有攀附他人知名度、搭便车的意图，挤占了对方商业交易机会，并易给消费者造成错误印象，误认为其为保护对象所有人或与所有人具有商业许可关系，或对其产品质量、信誉等产生错误信赖。
• 4、保护的商品范围，一般以被保护对象使用的领域，或商业交易惯例中惯常进行商品化的商品范畴为限，但保护对象知名度及独创性很高，在非关联商品上使用也易使消费者产生错误认识的，以及系争商标注册人具有明显恶意的除外。
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