【专题】职务发明常见争议点梳理（上）| 分享

职务发明创造，根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，是指员工执行所在单位的任务或者主要是利用所在单位的物质技术条件完成的发明创造（以下简称“职务发明”）。职务发明完成后，将该职务发明申请专利并获得授权的权利属于该发明人所在的单位，但同时单位应当按一定标准向发明人或设计人（以下统称“发明人”）支付奖励和报酬。

职务发明制度是我国专利制度的重要组成部分，也是《专利法》司法实践中最常被讨论的话题之一。一个完善的、明确的职务发明制度可以帮助企业妥善管理职务发明权属、减少与员工发明人的纠纷，同时还可以激励企业内部不断实现技术创新。特别是当企业准备进行融资或上市时，妥善的职务发明管理将会很大程度上减少知识产权尽职调查中潜在的风险，从而减少不必要的麻烦。对于员工发明人而言，可以切实维护其获得职务发明奖励报酬、共享技术创新成果的合法权益。

但在实践中，由于法条规定不甚明确、司法实践标准存在分歧等原因，职务发明界定以及奖励报酬支付常常会引发争议。此前《职务发明条例草案（送审稿）》对实践中出现的一些争议点进行了回应，但该草案自2015年国务院法制办公开征求意见之后，就再无进展。而职务发明制度切实涉及每一家技术型企业最为重要的两个方面——技术成果归属和费用（奖酬）支付，覆盖面广、对于企业的重要性高。制度或实践上的不明确之处将会给企业管理职务发明、应对职务发明纠纷带来挑战。

基于此，本文从司法实践的角度出发，选取相关典型案例，对职务发明界定、发明人奖酬支付方面的诸多争议点逐一介绍，以供企业在日常管理中参考。需要说明的是，我国并非判例法国家，本文所引述分析的案例在同类案件的审理和裁判中不一定完全适用。但在无法律法规、司法解释进一步明确规定的情形下，我们认为，这些案例在实践中仍具有重要的借鉴意义。

本文分为上下两篇，分别讨论职务发明界定和奖励报酬支付。此为上篇。

根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定，符合以下条件之一的，构成职务发明：

• 员工在本职工作中作出的发明创造；

• 员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

• 员工从原单位离职（退休、调离原单位或者劳动、人事关系终止）后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；

• 员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

尽管有上述规定，实践中对于上述认定要件的解释仍然存在争议，如在什么情况下发明人可以被认定为公司的“员工”？“本职工作”该如何界定？“主要利用物质技术条件”该如何理解等。下文我们结合司法实践中的典型案例，就职务发明界定常见的争议点进行介绍和分析。

1.只有签了劳动合同才算是职务发明意义上的“员工”吗？

判断一项发明创造是否属于职务发明的重要一步就是判断该发明人是否受雇于某个单位。其中最为常见的形式就是单位与发明人之间签订过劳动合同，双方之间建立了劳动关系。但随着人员就业形式、企业用工方式和对外技术合作的类型不断丰富，单位和“员工”之间的关系也变得多种多样，这也使得判断发明人是否属于单位的“员工”，变得复杂起来。

1.1 实习生、退休返聘人员、股东、董事算“员工”吗？

实习生、退休返聘人员、股东、董事通常情况下不会与单位签订劳动合同，双方之间可能会签订劳务合同或者形成事实上的劳务/劳动关系。当上述人员执行单位的任务，或者主要利用单位的物质技术条件而作出发明创造时，单位若想主张该发明创造构成职务发明，首先应当证明上述人员与单位之间存在（事实上的）劳动/劳务关系。下面分别就上述人员身份情况进行讨论。

(a) 实习生

在林某与Y公司专利权权属纠纷案[1]中，林某在毕业前在Y公司实习，后Y公司申请了某发明专利，林某为发明人之一。林某之后向法院起诉，要求确认该发明专利权归其所有。被告Y公司主张，林某以就业为目的进入Y公司实习，不管林某是临时工还是正式员工，其在职期间的发明均属于职务发明。

福建高院二审认为，涉案专利是否属于职务发明创造不能简单地以（实习生）林某是否就职于Y公司为判断标准，而应以我国《专利法》第六条第一款的规定为判断依据。就Y公司提交的证据而言，其尚不足以证明林某是为了执行Y公司的任务或者主要是利用Y公司的物质技术条件完成涉案的发明创造，故对Y公司关于涉案专利的发明创造是林某在职期间的职务发明创造的主张不予采纳。

评述：在该案中，法院指出判断是否构成职务发明应当根据《专利法》第六条第一款的规定为判断依据，即相关发明创造是否是员工“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的”。而作此判断的前提是，发明人是单位的雇员。因此，福建高院在该案中并未否认实习生可以构成《专利法》意义上的员工。

《专利法实施细则》第十二条第二款开头部分规定，“专利法第六条所称本单位包括临时工作单位”，但何为“临时工作单位”，相关法律法规或司法解释并未提供进一步解释。有学者指出，该规定主要是针对借调、兼职、实习等建立临时劳动关系的情况[2]，对此我们表示认同。

因此，实习生可以构成职务发明意义上的员工，但在判断实习生作出的发明创造是否构成单位的职务发明时，还是应当从法条所规定的“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的”标准进行确定。

(b) 退休返聘人员

在S公司诉高某、王某专利申请权权属纠纷案[3]中，被告高某于2000年4月从S公司退休，之后被S公司返聘，在2000年4月至2007年8月期间继续担任技术负责人。2005年6月，高某申请了一项发明专利，系对原告S公司专利技术的后续改进。S公司主张该专利是高某在S公司从事本职工作的结果，应当被认定为职务发明。两被告辩称该专利是高某退休多年后申请的非职务发明。

上海高院二审中指出，系争专利的申请日为2005年6月30日，而在该时间，高某恰在原单位返聘期间。高某虽于2000年4月退休，但随即被原单位S公司返聘，仍然从事原来的工作，其工作岗位和职责未发生变化，其工作性质具有连续性。因此，该发明是高某执行本单位工作任务的发明创造。

评述：在该案中，被告高某辩称其返聘时填写的《返聘人员申请书、审批表》系劳务合同，是其申请非职务发明的重要依据。但法院在判决中并未对这种临时性的“劳务关系”是否可以适用于职务发明进行正面论述，而是指出“《返聘人员申请书、审批表》并不是认定高某工作情况的唯一证据，原审法院结合《项目任务单》、《工作业绩登记表》、《（2005）年度管理/生产人员考核表》、《项目安排联系表》等证据材料综合认定高某的工作职责……并无不当”。从该论述，我们理解上海高院的裁判思路应当是该退休返聘的高某在S公司的工作岗位和职责未发生变化，其工作性质具有连续性，因此在退休返聘期间， S公司与高某之间的关系是此前“劳动关系”的一种“延续”，所以高某仍应被视为S公司的员工。

笔者也注意到，在司法实践中有其他案例对该问题进行了说明。在J公司诉马某专利权权属纠纷案件[4]中，山东高院指出，“发明人与用工单位之间既可以是身份关系密切的劳动关系，还可以是临时性的为完成一定任务而产生的劳务关系……是否与用人单位签订劳动合同不是认定劳动关系的唯一标准……2013年10月30日，马某正式退休享受基本养老保险待遇，其与J公司的用工关系不再是劳动关系而属于劳务关系。但上述法律关系均符合《专利法》及其实施细则关于本单位人员的规定” 。

结合上述两案例可知，退休后被返聘继续从事退休前工作的员工，其与公司之间构成劳务关系，同时在某种程度上也是原劳动关系的一种延续，可以构成职务发明意义上的员工。

(c) 股东、董事等

在北京J公司诉王某、徐某等专利权权属纠纷[5]案中，被告王某、徐某以破碎机专利技术入股形式在J公司内占有15%的股份，同时两人在J公司负责指导破碎机技术的系列产品的生产工作并按月领取固定工资及福利，但未与J公司签订劳务合同。在J公司工作期间，两人对J公司破碎机专利技术进行改进并申请专利，之后两人离开了J公司。数月后，该专利申请获得授权。原告J公司向法院起诉要求认定该专利为公司的职务发明。

北京高院二审认为，王某、徐某是以股东身份参与J公司的经营管理，同时因为王某、徐某不承认是以由公司支付工资、福利的形式取得其股东利益，所以，王某、徐某除股东身份外，与J公司还存在事实上的劳务关系，是J公司的职员…… 专利技术是王某、徐某二人在J公司工作期间研制完成的，也是在实施破碎机专利技术的过程和基础上完成的。因此，该专利是在本职工作中完成的发明创造，应当属于职务发明。

评述：临时性的劳务关系也符合《专利法》及其实施细则关于本单位人员的规定，因此即使是公司股东，如果其参与公司的经营管理，与公司之间存在事实上的劳务/劳动关系，就应当被认定为公司的员工。同样地，该标准也应适用于董事等与公司未签订劳动合同的高管人员——“公司依据章程规定及股东会决议聘任董事行使法定职权，董事同意任职并依法开展委托事项，公司与董事之间即形成委任关系，从双方法律行为的角度看实为委托合同关系。公司与董事之间的委任关系并不排斥劳动合同关系的存在，二者之间在符合特定条件时还可以同时构成劳动法上的劳动合同关系[6]”。

1.2 外部技术顾问在什么情况下会被认定为“员工”？

在一些情况下，外部技术人员与企业之间存在密切的、多重的工作关系，外部技术人员既享受企业的福利待遇（甚至超过普通员工标准），也利用企业已有的物质技术条件和技术经验，在平时工作中也被当作企业员工看待，那么该外部技术人员执行企业工作任务或者主要利用企业的物质技术条件所作的发明创造是否可以被认定为职务发明呢？

在D公司诉L公司、白某专利权权属纠纷案[7]中，发明人白某就职于L大学，其以个人名义与D公司签订有《咨询服务合同》，白某需要不定期为D公司员工培训与磁性材料有关的专业知识；协助D公司与高校及研究院所建立产学研合作，在企业内部建立博士、硕士实习基地；协助D公司申请国家及地方的科技局、发改委等项目；而D公司需要为白某提供开展上述工作所需的相关条件，向白某支付月薪及相约定的公司期权，并且承担白某由于履行合同产生的差旅费、交通费、食宿费等。2012年8月，白某作为申请人和发明人提交了一项专利申请，2014年8月该专利申请获得授权。D公司主张白某自2011年5月至2012年6月期间在其公司担任新产品开发总监，该专利应当是D公司的职务发明。白某则否认曾经在D公司任职，而主张其曾与D公司签订了一份《咨询服务合同》，为D公司提供培训、同高校及研究院所建立产学研合作、协助申请项目等相应服务，该合同期限为一年。

最高院在二审中认为，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。

在该案中，白某的工作内容和性质仅是向D公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务，并没有证据证明白某具有将其与D公司之间由《咨询服务合同》所确定的工作关系的性质，变更为职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。D公司为白某缴纳社保、将其列为新产品开发总监、产品经理，为其提供公司住房补助津贴以及白某与D 公司之间存在周报往来等，都系D公司单方行为或者与白某系L大学方的联系人的工作身份有关。因此，不足以认定白某与D公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。

评述：单位是否取得对发明人创造性劳动的支配权是判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键。关于“支配权”的具体含义，最高院在该案中并未进一步明确。我们理解，此处“支配权”本质上还是体现了劳动关系本身的特质，即“劳动者与用人单位之间具有人格从属性，存在行政隶属关系，劳动者以用人单位内部成员的身份进行劳动，接受用人单位全面的管理[8]”。

因此，企业若想主张与外部技术顾问之间已经构成事实上的劳动或劳务关系，需要着重证明该技术顾问在主观意愿上接受作为企业内部员工、对内对外以员工身份自居，以及在客观上接受企业的各项管理。

需要注意的是，此处的“管理”要与单位对研发项目进行必要的管理相区分。在普通的合作中，平等民事主体之间基于合同约定也可能产生必要的管理，比如该案中发明人白某需要定期向D公司相关人员报送周报对正在研发内容的进度情况进行汇报。该等必要的管理源自双方对《咨询服务合同》义务的履行，而未体现出从属性。

2. 研发过程中只要使用了单位的资金、设备、技术资料就会构成“职务发明”吗？

根据《专利法》的规定，主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。在实践中，公司员工作出的发明创造或多或少都会利用了公司的设备、技术资料等，如何判断“主要利用”的情形对于企业来讲较难把握。

在C公司诉王某专利权权属纠纷案[9]中，王某是C公司员工，根据劳动合同约定，王某的工作岗位是钳工，负责产品装配工作。2011年3月9日，王某作为申请人及发明人申请了一项名为“中高压叶片式液压马达定子内腔表面加工工艺”的发明专利。后C公司诉称，该发明是在C公司引进的日本技术基础上产生的，该发明的专利申报材料中的说明书和附图也证明王某利用了C公司的设备、零部件、原材料和不对外公开的图纸、工艺等物质技术条件完成本案发明。因此，该发明属于C公司职务发明。王某辩称其仅是C公司的普通一线装配工，在进行该发明的研究过程中，C公司未提供物质技术条件。

湖北高院二审认为，我国现行立法仍将主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明认定为职务发明，但必须构成“主要利用”，对单位物质技术条件的一般性利用所完成的发明并不构成职务发明……“主要利用”应主要指以下两种情形：其一，职工在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；其二，职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的……单位主张发明人主要利用其物质技术条件完成发明创造的，应对“主要利用”的情形负举证责任。

评述：该案中，湖北高院对“主要利用”情形的论述源自《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定。根据该规定及最高院在最新公布的郑州X公司与宋某专利权权属纠纷案[10]中的论述，“主要利用”的情形分为两种：

• 物质条件：员工的研发过程全部或大部分利用了单位的物质条件，该物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等，其用途应为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案，包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试，而且对于形成发明具有实质性的影响；

• 技术条件：员工的技术成果是基于单位技术条件完成的，该技术条件指未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，而且对于形成发明的实质性特点具有技术启示。
  

此外，在对发明创造所起的作用上，单位物质技术条件的存在应当是发明创造作出过程中不可缺少的必要条件——在没有该物质技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现。而且，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质技术条件。也正因为单位的物质技术条件对发明创造有着不可或缺的重要性，才使得单位得以对发明创造主张权利。

需要注意的是，员工对利用单位提供的物质技术条件，已约定返还资金或者交纳使用费的，以及仅是在发明创造完成后利用单位物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，不属于前述的主要利用单位的物质技术条件的情形。

3.“本职工作”的界定——非研发岗位的员工作出的发明创造也属于职务发明吗？

尽管职务发明绝大部分源自单位的研发人员，实践中非研发岗位的员工也可能出于兴趣爱好等原因在非研发型本职工作之外完成发明创造。对于非研发岗位的员工，其本职工作通常不涉及研究开发，一般也不太可能被指派承担单位的研发任务。在此情形下作出的发明创造，单位是否可主张其为职务发明呢？

在前述C公司诉王某专利权权属纠纷案件中，C公司还主张，王某是该公司的一名钳工，在从事其本职工作中作出了“中高压叶片式液压马达定子内腔表面加工工艺”的发明创造，属于职务发明。王某辩称其仅是C公司的普通一线装配工，C公司并未安排其从事研发工作，其职责只是按照公司生产部门制定的生产工艺，从事装配工作，该发明是其利用休息时间在家钻研搞出的发明创造。

湖北高院二审认为，“本职工作”，是根据发明人的劳动合同或者岗位职责所从事的研究、设计和开发工作，即发明人的工作职责就是或者包含进行发明创造。如果发明人从事的工作岗位相关职责中并不包含进行发明创造，发明人只要完成了劳动合同中约定、单位依法规定的岗位职责，即已经完全履行了职务，至于其在完成工作职责过程中自主进行创造性智力劳动，作出了发明创造，即使与其本职工作有关，也不属于《专利法实施细则》第十二条所指的“在其本职工作中作出的发明创造”。

在该案中，根据王某与C公司签订的劳动合同和公司的规章制度，钳工岗位承担计划下达产品的分类组装、总装装配等任务，不包含科研或从事发明创造的相关职责。因此，王某所完成的发明虽与其本职工作相关，但不属于履行其在C公司本职工作中作出的发明。C公司也没有提交证据证明涉案发明是王某接受公司专门指派或主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造，因此涉案发明创造不属于职务发明。

评述：根据该案例，对于未执行单位分派的任务所完成的发明创造，即使非研发岗位人员作出的发明创造与其本职工作存在一定相关性，比如同属一个技术领域，也不构成《专利法实施细则》所述的“在本职工作中作出的发明创造”。因为从事研究开发并非该岗位人员的“职责”，不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属。最高院在前述郑州X公司与宋某专利权权属纠纷案中也重申了该观点，并进一步指出，应当在保护单位利益与发明人利益之间取得合乎立法本意的平衡，既不使单位失去其投入生产要素资源所期待获得的智力成果，也避免使发明人处于弱势而使单位仅仅基于劳动关系坐收“意外之喜”。

鉴于此，企业可考虑在劳动合同、公司规章制度中对非研发岗位的工作职责的描述进行相应调整，一定程度纳入部分研发职责，以便于对员工基于在单位工作经验、物质技术条件基础上作出的发明创造主张权利。除此之外，在实际发生纠纷时，单位也可考虑从“主要利用单位的物质技术条件”的角度入手，主张对发明创造的权利，具体可参考上述第2部分。

4.如何证明发明创造与离职员工在原单位本职工作或者分配任务相关？

根据《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定，员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明。企业依据该条规定主张职务发明时，其中重要的一步就是证明相关发明创造与离职员工在原单位的本职工作或者分配的任务之间存在“相关性”。在下方案例中，最高院对“相关性”进行了详细论述，统一了离职员工职务发明相关性认定的裁判标准。

在W公司与李某、Y公司专利权权属纠纷案[11]中，李某于2012年9月24日入职W公司，至2013年4月离职，期间担任生产制造总监。李某于2013年7月作为申请人和发明人向国家知识产权局提交了名为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”的发明专利申请，并于2015年3月获得授权。李某于2016年1月22日申请将涉案专利转让给Y公司。Y公司成立于2011年7月11日，李某为该公司的法定代表人及股东（出资比例85%）。W公司认为李某不单在其处担任生产制造总监，还参与过具体研发工作，故其在离职一年内申请并获得授权的涉案发明专利属于职务发明。

最高院再审认为，在判断涉案发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：

(1) 离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。

该案中，离职员工李某从事研发管理工作、审核研发部的图纸、参与研发工作讨论、能够接触与涉案专利技术密切相关的信息。因此，李某在W公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。

(2) 涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。

该案中，涉案专利解决的技术问题在原单位之前的专利中多有涉及；涉案专利的多个相关部件的受控图纸，都有李某审核签字；李某参与了与涉案专利技术密切相关的研发讨论。因此，涉案专利与李某在W公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。

(3) 原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。

W公司在相关技术领域的研发是持续进行的。在2010年2月至2016年7月期间先后申请了60余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，其中44项专利是在李某入职W公司前申请的。

(4) 权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

涉案专利技术方案复杂，研发难度大。李某作为唯一的发明人，在离职后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源作出合理说明，不符合常理。而且，李某作为发明人，最早于2013年7月12日申请了涉案专利以及另一实用新型专利，而在此之前，无相关专利申请。

综合上述情况，最高院最终认定，涉案专利与李某在W公司承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，构成W公司的职务发明。

评述：在该案之前，司法实践中对“相关性”的界定标准不一。比如在陈某与H公司专利申请权纠纷案[12]中，法院判断相关性主要是考虑涉案发明创造所涉及的技术领域与原单位从事或交付的工作任务是否属于相关联技术领域。鉴于员工跳槽最常见的方式就是跳槽至竞争对手处工作，从事的技术领域也多有重合，若仅因在新单位作出的发明创造与原单位本职工作或分配的技术任务属同一技术领域，就认定构成原单位的职务发明，不利于保护发明人和现任职单位的利益，也不符合市场规律。

通过该案，最高院进一步细化了“相关性”的判断标准，并确立了进行判断时的核心思想是维护原单位、离职员工以及离职员工现任职单位之间的利益平衡。因此，企业在进行相关性判断时，不能仅仅从技术领域“相关性”方面进行分析，同时还要结合原单位、现任职单位的实际研发活动、研发能力、发明人的工作内容等进行综合判断。

5.员工故意将职务发明留到离职一年后申请专利该怎么办？

根据《专利法实施细则》第十二条的规定，对于发明人离开原单位一年后作出的发明创造即使与其在原单位的本职工作或者交付的任务有关，也不属于原单位的职务发明。该规定似乎留下了一些可规避的空间——员工完全可以将实际已经在一年内完成的发明创造留到一年后再“完成”（申请专利），以规避职务发明权属的限制。该规定在某种程度上确实为一些不诚信的员工留下了可乘之机，但这是否意味着只要是在离职一年后申请的专利，原单位就无法主张职务发明呢？

在J公司、某大学诉雷某、W公司专利申请权权属纠纷案[13]中，被告雷某2015年4月17日从原告J公司辞职，2015年4月30日被告W公司成立，法定代表人为雷某。2015年9月24日，W公司向国家知识产权局申请一发明专利（“在先撤回专利申请”），雷某为发明人。原告J公司和某大学提出异议，并向法院提起诉讼，在该案审理过程中双方达成调解协议，W公司承诺撤回专利申请。之后，W公司于2016年10月12日撤回该专利申请。但在2016年11月3日、2017年3月6日，W公司又申请了三件发明专利。两原告J公司和某大学认为三件专利申请与在先撤回专利申请相关，也与雷某在J公司的工作任务有关联性，请求判令被告雷某和W公司立刻撤回侵权的三项涉案专利申请。

湖北高院二审认为，W公司之后提交的三项发明专利申请，申请时间均不在雷某从J公司离职后的一年期以内，但雷某、W公司曾在雷某离职后一年期内申请过在先撤回专利，并于2016年10月12日撤回该专利申请，如果被诉三项发明专利技术系在先撤回专利申请技术的简单拆分或变形，仅以被诉三项发明专利系在雷某离职后的一年期间届满后申请而驳回原告的诉讼请求，则明显有悖于诚实信用原则，并对两原告不公。经审理，湖北高院认为三件专利申请中的一项专利申请系在先撤回专利申请技术的简单拆分，两者具有较高的相关性，并进而要求W公司撤回该专利申请。

评述：本案具有一定的特殊性，W公司第一次申请在先撤回专利申请时即表明相关技术方案已经在发明人离职后一年内作出，该证据可以说服法院认定W公司后续提交的专利申请为职务发明。尽管该情形不常见，我们认为该案审理思路可以用于应对离职员工或其后续入职单位存在明显恶意或不诚信的情形——即使离职员工将执行原单位本职工作或者分配的任务有关的发明创造故意留到离职一年期满后申请专利，只要原单位提供可信的证据证明该发明创造实际已在一年期内完成的（如本案情形中关联专利在一年内提交申请、离职员工或现任职单位将相关技术方案在一年内向期刊投稿、相关技术方案在一年内曾在小范围研讨会展示过、采用相关技术方案的产品样品在一年内已经完成等），该发明创造仍可能被认定为原单位的职务发明。

6.如何刺破离职员工职务发明的“发明人面纱”？

一些离职员工为了规避职务发明的法律规定或者与原单位的协议要求，会采取一系列“假动作”掩盖自己的非法行为，比如申请专利时避免将自己列为发明人而是将不相关的第三人列为发明人；也可能出于新单位的规定，将新单位的其他员工或高管共同列为专利的发明人。由于《专利法》和《专利法实施细则》中的职务发明制度设计系针对离职员工独立作为发明人完成发明创造的情形，并未涉及离职员工偷换发明人或与他人共同完成发明创造的情况。在这种情况下，原单位该如何主张对离职员工发明创造的权利呢？

6.1 离职员工以第三人名义作为专利发明人的情况

在W公司诉M公司专利权权属纠纷案[14]中，原告W公司的离职员工史某等人以第三人杨某名义将其在W公司的职务发明申请了专利，并将第三人杨某列为唯一的发明人。

在案件审理过程中，该第三人杨某在法院要求其提交保存在电脑中的相关资料时，却以搬家过程中电脑丢失为由未予提交；在庭审中先称其可以熟练操作某设计软件，且是通过该软件进行涉案专利的绘制，但当法院要求其当庭演示使用该专业软件时，其体现的对该软件的操作技能无法达到绘制涉案专利附图的能力；对涉案专利所属领域的国内外厂家生产的与专利同类产品基本无法辨识区分；对涉案专利所涉及的导电硅胶的电阻大小、电极的检测方法、生物相容性要求和国家标准、专利产品的尺寸参数、市场同类产品的价格等问题均无法做出回答；没有涉案专利技术领域相关的学习、从业经历。

法院结合上述种种矛盾和不合常理之处，最终认定该第三人杨某并非涉案专利的发明人，并根据涉案专利转让过程、离职员工与受让人公司之间的关联、离职员工的工作经历和技术背景等，认定涉案专利的真正发明人为离职员工史某等人，并确认涉案专利为原告W 公司的职务发明。

评述：我国专利文件中关于发明人的记载具有证据效力，在没有相反证据足以推翻申请文书所记载的发明人事项时，应当推定专利申请文书上记载的发明人为涉案专利的实际发明人。当离职员工的职务发明记载的发明人为离职员工之外的其他人时，原单位需要提供可信的证据证明该名义发明人并非正真正的发明人。

原单位可以从该名义发明人的学历背景、工作经历、研发经验、技术常识、所参与研发的发明创造情况等角度证明该名义发明人并不具有该发明创造相关领域的研发能力。尤其是当离职员工现任职单位为新成立企业而相关技术方案的研发需要大量、长期的研发投入（需要大量研发人员、研发设备等）才可能取得该成果时，无相关研发经历或技术背景的名义发明人更是不可能在短期内取得该研发成果。

另外，原单位也可以请求法院组织当庭“考试”，要求该名义发明人就涉案专利的研发和申请的过程、设备的利用和操作、具体技术的参数和实现细节、本领域技术常识等问题进行回答或当庭演示。如果该名义发明人无法正确回答技术问题也无相关学历、工作、经验等技术背景，法院则会认定该名义发明人并非真正的发明人。

6.2 离职员工与其他人员共同作为专利发明人的情况

在W公司诉N公司、虞某、王某、秦谋专利权权属纠纷[15]案件中，王某、秦某曾系W公司员工，离职前分别担任研发人员和负责管理工作的临床总监，两人分别于2015年3月、2月从W公司处离职。N公司于2015年7月27日申请了一项发明专利，发明人为虞某、王某、秦某。该专利申请与W公司新研发的心脏瓣膜及输送装置有关，而王某、秦谋参与了该技术的研发过程。W公司认为，N公司申请的涉案专利属于王某、秦某的职务发明，另一发明人虞某不具有涉案专利所属领域的研发能力，不是该专利的发明人。

上海高院二审认为，W公司主张虞某不是涉案专利实际发明人，有责任提供证据加以证明。最终，法院根据虞某当庭对发明动机和所涉技术的陈述、在涉案专利技术领域的从业经历和研发经验、研发相关专利情况，认定虞某具有涉案专利所属领域的研发经验和研发能力，也为涉案专利的发明人。根据《专利法》第十五条的规定，涉案专利技术方案应认定为王某山与虞某的共同成果[16]，归属W公司与N公司共有。

评述：同6.1案例的情况，当离职员工职务发明记载的发明人包括离职员工之外的其他人时，原单位需要从该另外发明人的学历背景、工作经历、研发经验、技术常识、所参与研发的发明创造、庭审表现情况等角度证明该另外的发明人并不具有该发明创造相关领域的研发能力，并无可能对该发明创造作出实质性贡献。若原单位无法排除另外的发明人作为事实发明人的可能性，不会影响原单位对离职员工所参与研发的部分的权利，即离职员工作出实质性贡献的部分仍然构成原单位的职务发明。此时，该发明创造为两方单位所共有，在没有进一步约定的情况下，两单位均可单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利，但收取的使用费应当在两单位之间分配。

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脚注：

[1] 福建高院（2019）闽民终297号民事判决书

[2] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年

[3] 上海高院（2009）沪高民三（知）终字第99号民事判决书

[4] 山东高院（2017）鲁民终1425号民事判决书

[5] 北京高院（2003）高民终字第61号民事判决书

[6] 最高院（2020）最高法民再50号民事判决书

[7] 最高院（2020）最高法知民终1258号民事判决书

[8] 最高院（2016）最高法民再148号民事判决书

[9] 湖北高院(2016)鄂民再12号民事判决书

[10] 最高院（2020）最高法知民终1848号民事判决书

[11] 最高院（2019）最高法民申6342号民事裁定书

[12] 江苏高院（2015）苏知民终字第00288号民事判决书

[13] 湖北高院 （2018）鄂民终714号民事判决书

[14] 江苏高院（2016）苏民终988号民事判决书

[15] 上海高院（2017）沪民终329号民事判决书

[16] 关于秦某，并无任何证据证明秦某在W公司处曾经从事过技术研发工作，或者其工作能够充分接触和熟悉W公司的经导管主动脉瓣膜及输送系统技术，故法院认为在案证据不能证明涉案专利技术与秦某在W公司处承担的本职工作或者单位分配的任务有关，因此涉案专利不构成秦谋的职务发明。

本文作者

傅广锐

高级顾问

知识产权部

[e-mail]

业务领域：知识产权、信息技术法律事务、跨境技术交易和咨询

傅广锐律师是中国执业律师和中国专利代理师，并拥有美国纽约州律师资格，在知识产权领域有十余年的从业经验。他代表的客户涉及多个行业领域，包括金融科技与服务、半导体、大数据、自动驾驶、通信和媒体、生命科学、消费产品和化工。他在复杂的知识产权和技术获取、许可和开发谈判方面拥有丰富的经验，包括软件和在线服务协议、内容和媒体协议，云服务和数据协议，品牌和商标许可协议，硬件开发协议以及涉及大学或政府资源的科研和开发协议。此外，傅律师还经常协助企业在融资和上市过程中制定和实施关于知识产权保护与技术合规方面的策略、制度和流程建议。傅律师的技术背景使他更容易地理解在交易和法律合规中所涉及的技术和商业驱动所在。

周琪

律师

知识产权部

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