【原创】赵启杉：跨司法辖区标准必要专利平行诉讼中的禁诉令与反禁诉令问题研究

文｜赵启杉* 北京联德律师事务所合伙人

“禁诉令”（anti-suit injunction）是英美法系为保护其法院诉讼管辖和仲裁管辖而实施的一项专门法律制度，简言之，即限制一方当事人向外国法院提起诉讼的命令[1]。禁诉令制度创设的出发点是避免当事人进行“法庭诉讼竞赛”（race to the courthouse），以降低诉讼成本，提高司法效率。

然而近年来，在围绕标准必要专利（Standard Essential Patent,以下简称SEP）和“公平、合理和无歧视”（Fair,Reasonable and Non-Discriminatory，以下简称FRAND）许可的一系列跨司法辖区平行诉讼中，部分当事人频频向英美法院申请禁诉令或禁止执行令（anti enforcement injunctions）以阻碍另一方当事人在其他司法辖区继续推进关联诉讼。而为了降低英美法院可能颁布的禁诉令对本国在审案件的影响，德国和法国法院又先后颁布“反禁诉令”（anti-anti-suit injunctions）作为反制手段。

禁诉令和反禁诉令在跨司法辖区SEP平行诉讼案件中的频繁使用引起了业界和学界的普遍关注与担忧。有鉴于此，本文从禁诉令规则的产生和构成要件入手，结合对近年来涉及禁诉令和反禁诉令的跨司法辖区SEP平行诉讼典型案例的介绍和分析，探讨禁诉令和反禁诉令的频繁适用可能对协调SEP平行诉讼关系和解决FRAND许可法律纠纷产生的不利影响，并就如何构建更高效的诉讼规则提出建议。

一、禁诉令的产生与构成要件

禁诉令制度源于15世纪的英格兰，最初是英格兰王座法院（the Court of the King’s Bench）和衡平法院（Court of Chancery）颁发令状（writ）以限制宗教法庭（ecclesiastical court）审理案件范围的一种手段。从16世纪开始，衡平法院开始在其和英国其他普通法院同时审理的平行诉讼案件中颁发禁诉令，[2]而19世纪随着英国海外殖民地的建立，禁诉令的适用对象范围又被进一步扩展到由苏格兰、爱尔兰和其他英属殖民地法院审理的平行诉讼案件，最终覆盖由其他国家法院审理的关联案件。[3]

美国的禁诉令制度虽然源于英国衡平法，但其规则主要由美国各联邦法院在有关判例中创设。因为美国联邦民事诉讼规则已对其国内不同法院间平行诉讼如何协调的问题有所规定，故禁诉令很少在美国各联邦法院之间或联邦法院与州地方法院之间适用，而较多地被美国联邦法院用于协调其与其他法域法院审理的关联案件的关系。故而在一些美国法院判决中又将禁诉令解释为“对涉案当事人有管辖权的联邦地区法院有权禁止双方当事人在外国法院提起诉讼”。[4]

从表面上看，禁诉令是针对涉案的一方当事人作出的，禁止其向其他法院寻求司法救济，而如果该当事人拒不履行“禁诉令”，则发出禁诉令的法院可能会将其行为视为对法庭的藐视，从而给予严厉的处罚。为了避免自己在发出禁诉令法院审理的诉讼中处于不利地位和避免受到进一步的处罚，收到禁诉令的当事人通常不得不遵循该禁令，停止其在其他司法辖区的有关诉讼活动。因此从根本上讲，禁诉令的颁布必然会对其他司法辖区法院对有关案件的管辖、审理和执行产生影响。

就目前而言，美国各联邦巡回上诉法院有关判例中对禁诉令规则的表述并不统一，其态度差异之大以至于美国学者将美国各联邦巡回上诉法院对适用禁诉令的态度分为了“保守、中间、宽松”三派：第三、六、八和哥伦比亚特区巡回上诉法院属于保守派，仅在其他司法辖区的平行诉讼会影响美国法院行使司法管辖权或者威胁美国国内重要政策并且确信禁诉令所保护的国内利益超过对国际礼让的考虑时才会颁发禁诉令；第五、七、九巡回上诉法院属于宽松派，允许为了避免当事人在其他司法辖区进行重复诉讼或其他司法辖区法院作出不一致的裁判结果而颁发禁诉令；而第一、二巡回上诉法院则属于中间派，在当事人能够证明禁诉令对国际礼让原则影响的前提下也可能颁发禁诉令。

就颁布禁诉令的构成要件而言，以近年来颁布较多禁诉令的第九巡回上诉法院为例，该法院通过其审理的2006年的Gallo案[5]、2008年的Applied  Medical案[6]和2011年的微软诉摩托罗拉案[7]逐步形成了其对禁诉令的审查规则，具体而言包括以下四个要素：

（1）首先确定国内外诉讼的当事人和争议焦点是否一致；

（2）确定在美国的诉讼对请求禁止的诉讼是否具有决定性的作用；

（3）确定当事人是否证明了至少一项“Unterweser要素”，所谓的Unterweser要素主要包含以下四项：

①其他司法辖区的诉讼是否会阻碍在先诉讼地有关政策的实施；

②在其他司法辖区进行的诉讼是否系滥诉或压迫性诉讼；

③是否威胁到了在先诉讼地法院对物或准对物管辖权；

④诉讼程序是否损害了其他合理的对价；

（4）评估该禁诉令对国际礼让的影响是否是可容忍的。[8]

二、近年来涉及禁诉令的跨司法辖区SEP平行诉讼典型案例分析

1.微软诉摩托罗拉案[9]

本案一审原告微软公司和被告摩托罗拉公司同属于美国电气和电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers,以下简称IEEE）和国际电信联盟（International Telecommunication Union,以下简称ITU）成员，并均按照两个标准化组织的相关专利政策规定作出了有关FRAND许可声明。摩托罗拉参加了由IEEE主导的802.11标准和由ITU主导的H.264标准的相关制定工作，拥有相关SEPs。

2010年10月21日、29日，摩托罗拉两次向微软公司发出要约，要求微软就其使用摩托罗拉在802.11标准和H.264标准中所拥有的SEPs支付专利费，其许可费率为微软相关终端产品售价的2.25%，共计约每年40亿美元。2010年11月9日，微软以摩托罗拉的要约违反FRAND许可义务为由向美国华盛顿西区法院提起合同违约之诉。第二天，摩托罗拉即向美国威斯康星西区法院起诉微软侵犯其三件美国SEPs。2011年6月，上述侵权诉讼被移送华盛顿西区法院，与合同违约之诉合并审理。2011年7月，摩托罗拉又在德国曼海姆地区法院起诉微软侵犯其两件德国SEPs，并寻求永久禁令。2012年3月28日，微软向华盛顿西区法院请求临时限制令（Temporary Restraining Order）和临时禁令以求阻止摩托罗拉申请执行其在德国侵权诉讼中可能获得的救济。2012年4月12日，微软获得临时限制令并提供100万美元担保，以弥补阻止摩托罗拉申请执行其德国法院救济而可能遭受的损失。2012年5月2日，德国曼海姆地区法院判决微软侵犯摩托罗拉的两件德国SEPs，并要求微软在德国停止销售有关侵权产品。为此，华盛顿西区法院将临时限制令升级为临时禁令，禁止摩托罗拉申请德国法院执行永久禁令。摩托罗拉不服，上诉至第九巡回上诉法院。

第九巡回上诉法院认为地方法院颁布的该禁止执行令并无不当，理由是：（1）两个诉讼中的当事人是相同的；（2）地方法院审理的合同违约之诉能够解决德国侵权之诉所涉及的纠纷，因为摩托罗拉向ITU作出的FRAND许可承诺是对包括德国专利在内的全部SEPs向所有标准实施者在世界范围内进行许可，而侵权禁令救济有可能是与该许可承诺相冲突的、有争议的救济方式，对此地方法院将在合同违约之诉中加以审理；（3）该禁止执行令至少满足了两项Unterweser要素：第一，摩托罗拉在德国发起的侵权之诉构成滥诉，因为在该诉中摩托罗拉以禁令威胁微软，迫使其不得继续在重要的欧洲市场销售有关产品；第二，摩托罗拉在德国获得的永久禁令可能使微软在地方法院作出公正裁判前就被迫接受摩托罗拉的许可条件，从而干扰了美国法院对关联案件的审理；（4）本禁止执行令对国际礼让的影响是可以容忍的：首先，地方法院受理的是私人之间的合同纠纷，其裁判结果对国际礼让的影响有限；其次，地方法院颁布的禁止执行令适用范围有限，仅限制摩托罗拉不得在地方法院作出裁判之前就其两件德国SEPs向德国法院申请执行永久禁令。

2. 苹果诉高通案[10]

2017年1月20日，苹果公司在美国加州南区法院起诉高通公司，共提出63项诉讼请求，包括对18件专利的无效之诉、确认不侵权之诉、权利用尽之诉、反垄断之诉和违反加利福尼亚州不公平竞争法之诉并请求法院裁判全球许可费率。另外，苹果还在英国、日本、中国等国家和地区对高通发起反垄断之诉、确认不侵权之诉和区域FRAND许可费裁判之诉。高通遂向加州南区法院申请禁诉令，禁止苹果继续其在其他司法辖区的有关诉讼活动。

2017年9月7日，加州南区法院拒绝了高通提出的禁诉令申请，理由如下：

（1）因所涉不同司法辖区诉讼的性质和争议焦点不同，美国诉讼不能解决其他司法辖区的纠纷：法院认为，高通未能证明，本案的判决会对苹果在其他国家提出的反垄断诉讼具有决定性作用；且苹果在英国、中国和日本均提出了对高通专利的无效及专利用尽诉讼，即使加州南区法院最终设定了高通全球专利组合许可费率，也不能解决苹果依据外国法律所提出的专利无效和权利用尽诉请；

（2）本案高通未能证明该禁诉令申请满足任何“Unterweser”因素：本案中高通指控苹果在其他司法辖区的诉讼构成滥诉并损害了其他合理的对价。但加州南区法院认为，首先，苹果是在2017年1月至4月之间，在英国、日本、中国和中国台湾提起诉讼，美国法院甚至还未对在先诉讼作出任何裁决，因此并不能认为苹果具有选择诉讼地（寻求最有利判决）或反复起诉的动机。其次，虽然苹果在其他法域诉讼中所指控的行为与美国诉讼一致，但法院并未发现苹果通过这些外国诉讼采取不合理的措施；第三，苹果在其他司法辖区发起的诉讼旨在确定高通全球专利组合的有效性和必要性之后再决定是否接受高通的许可，且各方均无争议的一点是，加州南区法院并不能对英国、中国、日本和中国台湾的专利法的适用作出裁定或执行。综上所述，加州南区法院认定，苹果在其他法域的诉讼不构成滥诉。关于“其他合理的对价”，高通提出的观点包括：①这些诉讼属于苹果扣留许可费以获取许可谈判优势地位的借口；②这些诉讼会威胁到FRAND争议的快速有效解决；③这些诉讼将会对高通造成实质性不便、不必要的费用以及重复工作；④这些诉讼会导致不一致的裁决或判决之间的竞争。

对于上述高通论点，加州南区法院逐一作出分析。针对论点一，法院认为苹果公司有正当理由在美国和其他国家采取平行诉讼行为，其中包括苹果公司维护其外国竞争法和专利法下的合法利益。针对论点二，法院认为，高通的主张没有说服力，因为法院已确认了一些重要的诉讼日期，且高通未能提出充分的理由证实该时间安排会受到并行的外国诉讼的影响而不能如期得出有效的解决方案。针对论点三，法院认为苹果在外国的诉讼涉及外国竞争法和专利法的适用且不同于其在本院的诉讼请求，即并行的诉讼程序不会浪费司法资源，且高通未能针对此论点提供足够的合理性证据。针对论点四，法院认为苹果并未要求加州南区法院确定高通的全球专利组合许可要约是否符合FRAND声明，且法院亦不认同不同法域的不一致裁决带来的风险需要禁诉令这种特殊的救济手段来缓解。

（3）如果颁发禁诉令，将会对国际礼让产生不可容忍的影响：加州南区法院认为，因苹果在外国诉讼中提出了包括反垄断和专利无效的诉讼请求，并且鉴于各国反垄断执法机构对高通已经进行了大量调查，因此法院认为将此诉讼降级为“私人合同纠纷”是不恰当的。法院认为，如果禁止苹果的外国诉讼将会实质性地剥夺英国、中国、日本和中国台湾法院的管辖权，其影响将不可容忍。

3. Optisv.Huawei[11]

本案原告PanOptis Wireless公司（以下简称PanOptis）从爱立信公司和松下公司等受让了多件ETSI主导制定的4G标准SEPs。2017年2月10日，PanOptis在美国德克萨斯州东区法院起诉华为侵犯其6件美国专利（其中包括5件SEPs），并请求法院确认PanOptis向华为发出的全球许可要约符合FRAND原则。华为在否认其侵犯上述6件美国专利的同时，指控PanOptis违反其向ETSI作出的FRAND许可承诺。2017年7月6日，华为在中国深圳中院起诉PanOptis的有关行为构成拒绝交易从而违反反垄断法，并请求法院就PanOptis所拥有的SEP专利组合裁判中国区许可条件。2017年9月28日，PanOptis向德州东区法院申请禁诉令，以禁止华为在中国继续推进有关关联诉讼。

因为德州东区法院隶属于美国第五巡回上诉法院管辖范围，而美国第五巡回上诉法院在In re Unterweser案[12]中对禁诉令的颁布确定了Unterweser四要素标准（参见前文有关介绍），因此PanOptis主张自己的申请符合Unterweser四要素中的两项：（1）允许华为继续其在中国的诉讼将阻碍有关美国诉讼的继续进行，从而是对在先的美国法院受理案件的一种蔑视；（2）华为在中国的诉讼是滥诉（vexatious）和压迫性的（oppressive），因为一则PanOptis会因为华为在中国的诉讼陷入两难境地，二则华为在中国的诉讼会拖延美国诉讼的进程；三则华为在中国诉讼中请求认定PanOptis的行为违反FRAND原则与其在美国诉讼中的诉请是重复的。最后PanOptis主张禁诉令的颁布与国际礼让原则不冲突。

2018年4月24日，美国德州东区法院拒绝了PanOptis的禁诉令申请。首先，德州东区法院认为PanOptis误解了华为在中国反垄断诉讼中关于停止“拒绝许可行为”的诉请含义，该诉请可能包括也可能不包括停止在其他国家进行的关联诉讼，而华为的代表已经向德州东区法院书面承诺华为将不会向深圳法院寻求禁止PanOptis继续美国诉讼的禁令。其次，虽然PanOptis请求德州东区法院确认其全球许可要约符合FRAND许可原则，但德州东区法院拒绝在SEP专利侵权诉讼中裁判全球费率，而是指导陪审团仅就涉案的6件专利确定许可条件，[13]因此德州东区法院认为虽然美国诉讼和中国诉讼可能涉及类似的事实争议，但两个诉讼可能提供的救济并不会重叠，华为在中国的诉讼也就不构成滥诉。最后，德州东区法院认为PanOptis并没有证明中国诉讼会对其立即造成损害以至于必须获得临时禁令救济。

上述三个案例基本涵盖了.......

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