【原创】祝建军：标准必要专利中国许可费率司法裁判问题研究

作者：祝建军  深圳知识产权法庭法官

摘要：标准必要专利权人和实施人在许可谈判时以全球许可费率作为谈判范围，那当事人选择在中国法院提起标准必要专利中国许可费率之诉，是否违反FRAND原则？提起标准必要专利中国许可费率之诉的前提条件是什么？标准必要专利中国许可费率应如何确定？

一、问题的提出

国际社会为了解决无线通信的互联互通问题，通过建立国际标准组织并使各标准组织成员国采用统一的技术标准来实现该目标，国际范围内的技术标准应运而生。各国参与无线通信标准制定的企业，为了收回投入研发技术标准的成本，并获取较高的经济利益，在标准提案或技术标准被公开前，将相关技术标准在各个国家申请专利，标准必要专利随之产生。所谓标准必要专利是指实施标准时必然要使用的专利。标准必要专利通常在技术上具有不可替代性、必然实施性和事实上的强制性。正是由于标准必要专利具有上述特点，为了防止专利堆叠和专利劫持行为，各国际标准组织通常都要求其加入成员（标准必要专利权人）对自身持有的标准必要专利按照公平、合理、无歧视的FRAND原则对外进行授权许可。

标准必要专利权人就某一技术标准在各国通过申请所取得的专利表现出地域性和同族性的特征，而无线通信企业所生产和销售的无线通信产品通常在世界范围内流通，表现出跨国性。如此一来，标准必要专利的地域性、同族性与使用标准必要专利生产、销售无线通信产品的国际性交织在一起。为了节约成本、提高谈判效率，标准必要专利权人与标准必要专利实施人在市场交易中所涉及的许可谈判范围，通常涵盖标准必要专利权人所拥有的全球同族标准必要专利、标准必要专利实施人在全球范围内所销售的产品，并以非排他、有偿许可的方式进行许可授权。当标准必要专利权人和实施人通过谈判无法达成标准必要专利许可协议而引发纠纷时，标准必要专利权人和实施人均可以通过请求法院裁决标准必要专利许可费率的方式来解决双方之间的纠纷。

关于当事人请求司法裁决标准必要专利许可费率的范围，从世界各国的司法实践来看，主要包括两种类型，一是请求裁决全球许可费率，比如，最近英国法院在Unwired Planet International Ltd.(以下简称UP)诉华为技术有限公司（以下简称华为）侵害专利权禁令救济纠纷一案中，主动为双方当事人裁决UP全球标准必要专利包的许可费率，并通过颁发禁令来保障其裁决得以执行。[1]英国法院的裁判做法，随后吸引了康文森、IDC等NPE采用UP诉华为案相同的诉讼主张来要求解决与实施人之间的许可费率纠纷。二是请求裁决中国许可费率，比如，南京知识产权法庭在华为诉康文森无线许可有限公司（以下简称康文森）标准必要专利许可使用费纠纷案件中，根据华为的诉讼请求，判决了康文森应许可给华为中国区域的标准必要专利许可费率。[2]

通过上述论述，不禁让人思考如下问题：既然标准必要专利权人和实施人在许可谈判时以全球许可费率作为谈判范围，那当事人选择在中国法院提起标准必要专利中国许可费率之诉，是否违反FRAND原则？提起标准必要专利中国许可费率之诉的前提条件是什么？标准必要专利中国许可费率应如何确定？

二、当事人请求裁决标准必要专利中国许可费率是否违反FRAND原则

有观点认为，根据业界谈判惯例，基于节约成本、提高谈判效率的考量，标准必要专利权人和实施人在进行标准必要专利许可谈判时，通常是以全球许可作为双方谈判的范围，即持该观点的人认为，只有同意全球许可谈判才符合FRAND原则，因为通过谈判达成全球许可协议可以一揽子解决双方之间的标准必要专利许可授权问题。在这种情况下，当标准必要专利权人和实施人经过谈判无法达成许可协议时，一方当事人向中国法院请求裁决标准必要专利中国许可费率，这不符合FRAND原则，因为按照该诉讼逻辑，要解决双方之间的标准必要专利许可使用费纠纷，必须要到各个国家去提起诉讼，即一个国家一个国家地去解决许可问题，这样明显违反效率原则，并增加成本。比如，英国法官在UP诉华为案中论述到，合理的方式是就全球许可达成一致，而不是逐个国家/地区去寻求许可，这属于“疯狂之举”。[3]因此，持该观点的人认为，当双方无法达成标准必要专利许可协议时，一方当事人向中国法院请求裁决标准必要专利中国许可费率，违反FRAND原则，其诉请不应被支持。

本文认为，探讨该问题，应注意区分以下两种不同行为的性质：其一，根据业界惯例，标准必要专利权人与实施人通过谈判希望达成标准必要专利全球许可协议，这应属于双方意思自治的范畴，各国法律通常均持赞同肯定的态度；其二，当标准必要专利权人与实施人经过谈判无法达成标准必要专利许可协议时，能否由一国法院裁定全球许可费率，各国法律及司法实践还存在不同观点。如此一来，当事人通过谈判希望达成标准必要专利全球许可协议，与当事人谈判失败后希望通过诉讼由法院裁决全球许可费率，这二者之间并不能当然划等号。正是在这种背景下，为了避免争议，华为等中国企业在与NPE进行标准必要专利许可谈判且无法达成协议时，有时会选择在中国法院提起诉讼，请求裁决NPE在中国区域的标准必要专利许可费率。对受案的中国法院来说，根据当事人的诉请，审理并确定标准必要专利权人中国标准必要专利包的费率，无论从程序法还是实体法来说，无可厚非。应当说，选择在中国法院提起标准必要专利中国许可费率之诉，无论从人们的法律观念还是从法律制度层面来讲，都是符合我国法律规定的。那种认为，当谈判双方无法达成标准必要专利许可协议时，一方选择在中国法院提起标准必要专利中国许可费率之诉，违反FRAND原则的观点，是站不住脚的。

关于由一国法院裁决全球许可费率的问题，本文认为.....

文章未完，全文5761字

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