赵千喜：标准必要专利争议中的禁诉令问题

本文首发于《人民司法》2021年第13期，仅代表个人观点，不代表所在单位立场。

　作者：赵千喜 

武汉市中级人民法院法官

【内容摘要】源于英美法系的禁诉令制度，在标准必要专利诉讼中不断出现，并呈现愈演愈烈的局势。在域外国家不断扩张自身对标准必要专利案件管辖权的背景下，我国也有必要建立和完善自身的禁诉令制度。通过总结国内外禁诉令司法实践，分析禁诉令运用的正反效果，本文提出应从明确标准必要专利争议管辖规则出发，合理界定禁诉令的颁发条件，并完善禁诉令申请的担保和约束机制，切实发挥禁诉令的积极作用，推动相关争议的实质性解决。

【关键词】标准必要专利；禁诉令；管辖

一、禁诉令在标准必要专利争议中的运用

1．禁诉令的起源

所谓禁诉令（anti-suit injunction），即指禁止当事人在其他法院诉讼的命令。该制度最早起源于英国。在早期的英格兰, 由于王室法院和教会法院在案件管辖权上的重叠, 王室法院常用禁诉令限制当事人在教会法院诉讼。此外，禁诉令也被衡平法院用于与普通法院争夺案件的管辖权。19世纪初期，随着英国对外贸易和经济活动的扩张，英国法院又开始以禁诉令解决国际诉讼竞合问题, 通过颁发禁诉令, 命令当事人不得在外国法院起诉或参加外国诉讼程序。[1]

在此后，为巩固和提升伦敦作为国际商事及海事争议解决中心的地位，英国法院除在诉讼案件中对一方当事人下达禁诉令外，还对仲裁程序中的当事方下达禁诉令，禁止其在外国法院提起诉讼，以配合和支持伦敦仲裁事业的发展。除英国外，同属英美法系的美国也有禁诉令制度。美国的禁诉令制度虽然源于英国衡平法，但其规则主要由美国各联邦法院在有关判例中创设。

2.标准必要专利领域禁诉令的域外实践

从有关禁诉令的司法实践看，英美国家较多的在传统商事特别是海事争议中下达禁诉令。但随着无线通信技术的发展，特别是3G和4G标准大规模商用后带来无线通信领域标准必要专利（SEPs）平行诉讼的增多，催生了法院在标准必要专利争议中也下达禁诉令的情形。比如在微软诉摩托罗拉案件中，微软以摩托罗拉发出的许可费要约违反公平、合理、无歧视（FRAND）许可义务为由，于2010年11月向美国华盛顿西区法院提起合同违约之诉。2011年7月，摩托罗拉在德国曼海姆地区法院起诉微软侵犯其两件德国标准必要专利。2012年3月，微软向华盛顿西区法院请求临时限制令，阻止摩托罗拉申请执行其在德国侵权诉讼中可能获得的救济。2012年5月，德国曼海姆地区法院判决微软侵犯摩托罗拉的两件德国标准必要专利，并要求微软在德国停止销售有关侵权产品。之后，华盛顿西区法院将临时限制令升级为临时禁令，禁止摩托罗拉申请德国法院执行永久禁令。摩托罗拉不服，上诉至美国联邦第九巡回上诉法院，但被驳回。[2]

又比如，在英国高等法院处理的康文森（Conversant）诉华为、中兴案中，康文森于2017年7月向英国高等法院起诉华为和中兴，主张两被告侵害其4件英国标准必要专利，并请求法院确定其全球专利组合的全球FRAND许可费率。2018年1月，中兴在深圳中院起诉康文森，请求确认康文森违反FRAND义务，并请求法院就康文森所拥有的中国标准必要专利组合裁判FRAND许可条件。随后康文森向英国高等法院申请禁诉令，要求中兴撤回在深圳中院的起诉。后因中兴承诺不会在深圳中院的诉讼中寻求禁令以限制康文森在英国的诉讼，并删除了请求法院确定康文森违反FRAND义务的诉讼请求，英国高等法院拒绝了康文森颁发禁诉令的请求。[3]

除上述案例外，在美国加利福尼亚州南区法院处理的苹果诉高通案、德克萨斯州东区法院处理的PanOptis诉华为案、加利福尼亚州北区法院处理的华为诉三星案等案件中，也都涉及到禁诉令或禁执令的问题。

3.标准必要专利争议引发禁诉令的场合

综合国外标准必要专利禁诉令案例分析，有关标准必要专利引发禁诉令的情况主要发生在以下两种场合：其一，专利侵权诉讼与许可违约之诉/许可费率诉讼相冲突的场合，即权利人基于其持有的标准必要专利，向一国法院起诉标准实施者侵害其专利权，要求其停止侵权并赔偿经济损失，而标准实施者则在另一国法院提起许可违约之诉或许可费率诉讼，请求法院确认权利人违反了FRAND许可义务，或者请求法院确定双方之间的许可条件；其二，不同的许可违约之诉/许可费率诉讼相互冲突的场合，即权利人向一国法院起诉，请求确认其在标准必要专利许可谈判中是否遵循了FRAND原则，或直接请求法院确定双方之间的许可条件，而标准实施者则向另一国法院就相同的诉请提起诉讼，要求另一国法院来就该项内容作出裁判。

在第一种场合下，标准实施者基于其向另一国法院提起了请求裁决双方之间许可费率的诉讼，基于该诉讼可以解决双方之间标准必要专利许可争议的假设，标准实施者据此申请受理其诉讼的法院发布禁诉令或禁执令，以阻却权利人对其发起的侵权之诉或者阻却侵权判决的执行。

在第二种场合之下，由于不同国家的法院分别受理了权利人和标准实施者各自提起的许可费率诉讼，该两起诉讼的诉讼请求可能会相同（如均要求法院裁决双方之间因实施标准必要专利的全球许可条件），也可能存在着包含关系（如在一国的诉讼涉及到双方在全球范围内的许可条件，而在另一国的诉讼则仅涉及特定国家或地区的许可条件），但不论是诉讼请求相同还是有部分重叠，权利人或标准实施者均有向受理本方起诉的法院提出禁诉令之动机，以阻止对方在其他国家提起同类诉讼，或要求对方撤回已提起的诉讼。

除上述两种场合外，在标准必要专利领域还可能存在权利人起诉标准实施者侵权，而标准实施者又起诉权利人垄断的情形，以及权利人与标准实施者互诉侵权的情形。不过，鉴于反垄断诉讼的公法性质，涉及到一国对本国市场竞争秩序的规范，较少有针对标准实施者提起的反垄断诉讼寻求禁令的情形。而在权利人和标准实施者互诉对方侵权的场合，由于各个侵权之诉之间是相互独立的判断关系，就具体个案而言并不存在诉请相同或重叠的情形，一般也不会发生申请禁诉令的问题。

二、中国有关禁诉令的规定及司法实践

1.中国法律有关禁诉令的规定

与英美国家法院主要援引判例法、有着很多与禁诉令有关的先例不同，我国法律并没有关于禁诉令的明文规定。1999年颁布的《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》第五十一条有关海事强制令的规定，可以视作我国与禁诉令有关的最早规定。继海事强制令制度后，2001年发布的《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》又确立了诉前停止专利侵权行为制度。

至2017年新修订的《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）通过时，有关行为保全制度成为诉讼保全制度的重要组成部分。根据民事诉讼法第一百条第一款的规定，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。随后，最高人民法院于2018年11月通过了《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》（以下简称知识产权纠纷行为保全规定），对知识产权纠纷中当事人申请行为保全的管辖、申请要求、审查标准、复议及救济等作了全面的规定。

就民事诉讼法第一百条所规制的行为保全事项而言，其基本指向应是约束一方在生效裁判作出前，停止正在实施或可能实施的被诉侵权或者违约行为，以免给对方造成额外或者加重的损害；又或者约束一方在生效裁判作出前，不得实施规避法院生效裁判执行的行为，以保障判决的顺利执行。但从该条“因当事人一方的行为或者其他原因”的表述分析，该条所禁止的“当事人一方的行为”的具体范围应是非常宽泛的，只要当事人所实施的行为会给另一方当事人造成其他损害，又或者会导致判决难以执行，均可能在禁止范围之列，而不局限于受诉法院正处理的被诉侵权或违约行为，又或者局限于转移、隐匿财产等直接规避裁判执行的行为。

因此，一方当事人向其他国家或地区法院提起诉讼的行为，如果会造成本案判决难以执行，又或者会对提起本案诉讼的当事人造成其他损害，均可能被纳入该条规定的受限行为之列。最高人民法院在华为诉康文森案中下达的禁执令，也印证了该种判断。

在华为诉康文森案中，华为......

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