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【速评】张广良:标准必要专利许可纠纷管辖权的确定——最高法院OPPO与夏普案评析

知产财经
2024-08-26


 作者:张广良  


中国人民大学法学院教授、中国人民大学国际知识产权研究中心研究员


2021年8月19日,最高人民法院就上诉人夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社与被上诉人OPPO广东移动通信有限公司、OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司标准必要专利许可纠纷管辖权异议案(下称“OPPO案”),作出驳回上诉、维持原裁定的终审裁决。【相关链接:最高院在OPPO夏普案终裁明确中国具有SEP全球费率管辖权(附裁定)】此裁决解决了中国法院对标准必要专利许可纠纷管辖标准、中国法院是否适宜对标准必要专利全球许可条件作出裁决等重大问题,为标准必要专利全球许可纠纷管辖权争议的解决提供了新思路。本文在简要概述OPPO案基本案情、介绍最高法院裁判思路的基础上,对此案进行评析,并探讨标准必要专利许可纠纷管辖权争议解决应遵循的原则。

一、 OPPO案基本案情


(一)关于当事人就涉案标准必要专利许可磋商的基本情况

OPPO是一家全球性的智能终端制造商和移动互联网服务提供商。夏普是一家日本电器及电子公司,赛恩倍吉为夏普的全资子公司,负责夏普所有标准必要专利的许可谈判事宜。

基于标准必要专利许可磋商目的,夏普、赛恩倍吉于2018年7月10日向OPPO、OPPO 深圳公司发送专利清单,载明了标准必要专利组合所包含的专利族及各法域专利数量。本案涉及标准必要专利组合中的中国专利占相当大的比重。

(二)当事人就涉案标准必要专利许可磋商时的意愿范围

在本案所涉标准必要专利许可谈判过程中,夏普、赛恩倍吉提议许可的整体首选结构为:期间为5年,许可专利(许可标准)为期限内拥有的3G/4G/WiFi/HEVC标准必要专利,许可范围为全球非独占许可,没有分许可权,仅限于许可标准的实施使用领域。

(三)当事人就涉案标准必要专利许可磋商

2019年2月19日,OPPO、OPPO深圳公司与夏普、赛恩倍吉在OPPO深圳公司的深圳办公室进行会谈,故深圳市为当事人专利许可磋商地。

(四)夏普在其他法域起诉OPPO或其合作伙伴的情况

在双方磋商期间,自2020年1月起,夏普以OPPO或其合作伙伴为被告,在日本东京地方裁判所、德国慕尼黑地区法院、德国曼海姆地区法院及台湾地区智慧财产法院等提起专利侵权诉讼。

(五)涉案标准必要专利实施者的主要实施地、主要营业地或主要营收来源地

涉案标准必要专利实施者OPPO、OPPO深圳公司的主要营业地在中国,其涉案智能终端产品的制造地和主要销售区域亦在中国。截至2019年12月31日,OPPO在中国的销售占比超70%,在欧洲的销售占比约为0.20%,在日本的销售占比不足0.1%。上述数据表明,OPPO智能终端产品在中国的销售比例远高于在德国、日本等其他国家的销售比例。

(六)OPPO、OPPO 深圳公司在深圳中院起诉情况

OPPO、OPPO深圳公司于2020年3月25日向深圳市中级人民法院提起标准必要专利许可纠纷诉讼,诉讼请求包括就夏普拥有并有权作出许可的WiFi、3G以及4G等相关标准必要专利在全球范围内针对OPPO、OPPO深圳公司的智能终端产品的许可条件作出判决,包括但不限于许可使用费率。夏普、赛恩倍吉以深圳中院对本案不享有管辖权为由,在答辩期内提出管辖权异议,但未得到原审法院支持。夏普、赛恩倍吉对驳回裁定不服,向最高法院提起上诉。

二、 最高法院裁决主要理由


根据当事人的诉辩主张及初步查明的事实,最高法院认为本案二审争议焦点问题包括:中国法院对本案是否具有管辖权;若中国法院对本案具有管辖权,则原审法院对本案行使管辖权是否适当;若原审法院具有管辖权,其在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决。

(一)关于中国法院对本案是否具有管辖权

夏普、赛恩倍吉系外国企业,且在中国境内没有住所和代表机构。针对此类被告提起的涉外民事纠纷案件,中国法院是否具有管辖权,取决于该纠纷与中国是否存在适当联系。判断标准必要专利许可纠纷与中国是否存在适当联系,应结合该类纠纷的特点予以考虑。标准必要专利许可纠纷的核心是诉请法院确定特定许可条件或者内容,促使各方最终达成许可协议或者履行许可协议,因此,可以视为一种相对更具有合同性质的特殊类型纠纷。

鉴于该类纠纷的上述特点,在被告系外国企业且其在中国境内没有住所和代表机构的情况下,该纠纷与中国是否存在适当联系的判断标准,可以综合考虑专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或专利许可磋商地、专利许可合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等是否在中国领域内。只要前述地点之一在中国领域内,则应认为该案件与中国存在适当联系,中国法院对其即具有管辖权。本案中,作为许可标的的标准必要专利组合涉及多项中国专利,OPPO 、OPPO 深圳公司实施涉案标准必要专利的制造行为发生在中国,当事人曾就涉案标准必要专利许可问题在中国深圳进行过磋商,故中国法院无论是作为专利权授予地法院,还是涉案标准必要专利实施地法院,抑或是涉案标准必要专利许可磋商地法院,均对本案依法具有管辖权。

(二)关于深圳中院对本案行使管辖权是否适当

标准必要专利纠纷应由中国哪个法院管辖,可以根据具体情况考虑专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或专利许可磋商地、专利许可合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等管辖连接点。本案中,当事人尚未达成许可协议,无法以专利许可合同签订地或履行地作为案件管辖连接点。OPPO深圳公司作为OPPO的全资子公司属于涉案标准必要专利的实施主体之一。OPPO深圳公司位于广东省深圳市,其在该地实施本案所涉标准必要专利,故原审法院作为涉案标准必要专利实施地法院,可以对本案行使管辖权。同时,当事人曾就涉案标准必要专利许可问题在深圳市进行过磋商,故原审法院作为专利许可磋商地法院,亦可以据此对本案行使管辖权。

(三)关于深圳中院是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决

本案中,OPPO和OPPO深圳公司有关裁决夏普WiFi、3G 、4G等相关标准必要专利在全球范围内许可条件等诉讼请求,符合民事诉讼法关于起诉条件的规定。深圳中院在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决,应在查明本案有关管辖争议的基本事实基础之上,结合标准必要专利许可纠纷的特殊性,予以综合考量。首先,本案当事人均有就涉案标准必要专利达成全球范围内许可条件的意愿,且对此进行过许可磋商。当事人协商谈判的意愿范围构成本案具备裁决涉案标准必要专利全球范围内许可条件的事实基础。其次,本案标准必要专利许可纠纷显然与中国具有更密切的联系。具体表现为:本案中,当事人许可磋商所涉及的标准必要专利大部分是中国专利;中国是涉案标准必要专利实施者的主要实施地、主要营业地或主要营收来源地;中国是当事人专利许可磋商地;中国也是专利许可请求方可供扣押或可供执行财产所在地。由中国法院对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件进行裁决,不仅更有利于查明OPPO和OPPO深圳公司实施涉案标准必要专利的情况,还更有利于案件裁判的执行。

三、 关于最高法院OPPO案裁决的评析


(一)最高法院裁决明确了标准必要专利许可纠纷管辖权确定的标准

首先,作为涉外民事案件,受诉法院要解决中国法院对本案是否具有管辖权的问题。

案由决定案件的法律适用标准,包括确定管辖权的法律依据。 受诉法院将本案案由确定为“标准必要专利许可纠纷”,此案由与现行《民事案件案由规定》所确定的“标准必要专利使用费纠纷”有所不同。受诉法院在分析标准必要专利许可纠纷争议特性的基础上,明确了此类纠纷管辖权确定的连接点。

最高法院分析了标准必要专利许可纠纷的特点,认定其“可视为一种相对更具有合同性质的特殊类型纠纷”。本案被告系外国企业且其在中国境内没有住所和代表机构,故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第265条的规定,中国法院是否对本案具有管辖权,取决于此纠纷与中国是否存在适当联系。本案中,作为许可标的的标准必要专利组合中的中国专利占比相当高,前述专利的授权地亦为中国;此外,涉案标准必要专利的主要实施地及标准必要专利许可磋商地均在中国。故本纠纷与中国具有适当联系,中国法院对此具有管辖权。受诉法院对标准必要专利许可纠纷特性的分析准确地反映了此类纠纷的实质,中国法院对此类纠纷具有管辖权的认定,完全符合中国民事诉讼法的规定。

专利权属于财产权。标准必要专利许可纠纷核心在于专利权人以特定条件授权标准实施者行使其专利权并由此获得相应对价,故其本质上属于财产权益纠纷。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第265条的规定,诉讼标的物所在地可作为确定管辖权的连接点。本案所涉标准必要专利组合中中国专利占比较大,中国应视为“诉讼标的物所在地”,中国对本案具有管辖权。故以此为视角,也可证明中国法院对此类纠纷享有管辖权,最高法院裁决于法有据。

其次,最高法院需要解决......




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