从专利保护角度看专利申请文件的撰写

作者：牛力 何麟

单位：国家知识产权局专利审查协作湖北中心

来源：《青年与社会：下》2014年第9期

一、前言

在推进实施知识产权战略，建设创新型国家的背景下，我国知识产权创造能力快速提高，专利申请量连续多年保持了快速增长，2012年，我国三种专利申请量、授权量分别达到205.1万件和125.5万件，其中发明专利申请量居世界首位，2013年，我国每万人口发明专利拥有量已超过3.3件，提前实现了“十二五”规划目标。在数量积累的同时，如何提高授权专利的质量，使专利制度切实起到推动科技创新和促进经济发展的作用，是专利工作者下一阶段要思考的主要问题。

申请文件是专利审批及专利保护所依据的重要法律文件，申请文件的撰写质量与专利能否获得授权以及专利权的保护效果密切相关，关系到申请人的切身利益。在审查阶段，对申请文件的要求是应当满足专利法及其实施细则规定的授予专利权的条件，这是专利申请能够获得授权的最基本的要求，随着我国专利代理人水平的提高，大多数委托代理机构的申请在撰写质量方面是能够达到这些要求的，纯粹因撰写问题而导致专利无法获得授权的案件的比例也是较低的。然而申请人申请专利的目的并不仅限于获得专利证书，更重要的是通过专利权为自己的发明创造提供切实有效的保护，因此申请人和代理人在撰写专利申请文件时，除了要确保其满足授权条件外，还应当考虑如何获取最有效的保护，这也是对高质量的专利申请文件的一项重要要求。

本文将从专利保护的角度出发探讨如何提高申请文件的撰写质量，为申请人谋取合适的保护范围，希望能为提高我国专利申请文件的撰写质量提供一定的借鉴意义。

二、权利要求书的撰写

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，也即权利要求是确定专利权保护范围的主要依据，因此做好权利要求的撰写是提高专利申请文件撰写质量的首要要求。从提高专利权保护效力的角度来看，一份好的权利要求书需要在满足规定的授权条件的前提下获得尽可能宽的保护范围。关于权利要求书和说明书应当满足的授予专利权的条件，是专利审查阶段所关注的主要问题，这些条件对代理人来说已经比较熟悉，在这里不做进一步的讨论，本文将从以下几个方面谈一谈如何撰写保护范围更加合理的权利要求。

1．明确必要技术特征，避免多余限定

在确定专利权的保护范围时，记载在权利要求中的每一个技术特征都会对权利要求的保护范围产生限定作用，从这个角度来说，权利要求中记载的技术特征越少，对其保护范围的限定程度也就越小，申请人获得的保护范围也就越大。然而权利要求，尤其是权利要求书中保护范围最宽的独立权利要求中记载的技术特征少到什么程度比较合适，并不是由申请人和代理人的主观意志决定的，其除了满足新颖性、创造性的要求外，还需要考虑必要技术特征这一重要概念。《专利法实施细则》的二十二条第二款规定，独立权利要求应当记载解决其技术问题的必要技术特征，换句话说，为了使独立权利要求具有尽可能宽的保护范围，其中应当尽量避免采用非必要技术特征进行限定。

那么哪些特征属于必要技术特征呢？《专利审查指南》中的定义是“发明或者实用新型解决其技术问题所不可缺少的技术特征”，然而上述定义较为抽象，还不足以指导申请文献的撰写，下面笔者将从自己的审查实践谈一谈哪些特征是解决发明的技术问题不可缺少的技术特征。

构成说明书中技术方案的技术特征分为三类，一类是为解决发明的技术问题所直接采用的技术手段，这类技术特征对于解决发明的技术问题是不可或缺的，应当写入独立权利要求；第二类则是与发明所要解决的技术问题相关联的技术特征，包括发明的技术主题、未隐含在技术主题中的与技术问题相关联的技术特征等，只有在权利要求中写入这些特征，解决发明的技术问题的技术方案才足够完整，这类技术特征与第一类技术特征一样也是需要写入独立权利要求的；第三类技术特征则是技术主题中已经隐含的技术特征及与发明所要解决的技术问题无关的技术特征，这类特征在撰写独立权利要求时一般不需要加以限定。通过一个例子对上述三类特征加以区分，一项有关制冷装置的发明，所要解决的技术问题是以二氧化碳为工质的制冷装置在运行压力过高时效率下降，采用的技术手段是在制冷循环的高压侧和低压侧连接具有电磁阀的旁通管路，以便当运行压力高于一定值时打开旁通管路上的电磁阀来降低压力。对于该发明而言，旁通管路及其操作方式属于上述第一类技术特征，主题名称“制冷装置”属于上述第二类技术特征，此外，由于压力过高时运行效率下降的问题仅存在于以二氧化碳为工质的制冷循环中，要完整地构成本发明的技术方案，还需要将循环工质为二氧化碳的限定加入到独立权利要求中，这一特征也属于上述第二类技术特征；而主题名称中已经隐含的装置的其他部件，如压缩机、换热器等，以及为了获得其他技术效果而使用的附加的技术手段，如为了除霜而设置的四通阀等，则是与解决本发明的技术问题无关的非必要技术特征。在撰写本申请的独立权利要求时，仅需要将主题名称、二氧化碳工质以及旁通管路及其操作方法写入独立权利要求中，即足以构成解决本发明的技术问题的技术方案。

2．进行合理概括，拓宽保护范围

权利要求是在说明书公开的具体技术方案的基础上概括得到的，之所以要对说明书中的技术方案进行概括，是因为说明书为了满足充分公开和便于本领域技术人员理解的要求，通常对技术方案限定的较为下位和具体，如果将这样具体的技术方案写入权利要求书，他人很容易将其中某些具体特征稍加改动并加以实施，这样的实施行为由于没有再现权利要求中记载的全部技术特征，是不构成相同侵权的，专利权人只能依据等同原则主张自己的权利，然而等同原则在适用时是会收到诸多限制的，其判定结论远不如相同侵权那样确定。与其寄希望于侵权判定阶段对权利要求保护范围的等同拓展，不如在撰写的过程中就进行合理的概括，使权利要求覆盖更宽的范围。

常用的概括方式有上位概括和功能性概括，当说明书中的具体技术手段及其等同方式同属于某一个上位概念时，使用该上位概念进行概括是比较方便的；很多情况下，说明书多个实施例中使用的技术手段并未对应于某一个明确的上位概念，为了获得更宽的保护范围，可以尝试功能性概括方式，用这多个手段在解决技术问题时所实现的功能加以概括，这种概括方式在外国专利申请文件中是比较常见的，我国申请人和代理人在撰写权利要求的时候也可以加以借鉴。

另外，在概括的时候，也不能一味地追求保护范围的最大化，因为权利要求的概括还受到新颖性、创造性，以及得到说明书支持的要求，在撰写中应根据现有技术的状况及说明书中记载的内容，适度进行概括，使保护范围与申请人所作的贡献相适应。

3．多角度撰写从属权利要求，构建多层次的保护体系

前面已经提到过独立权利要求是权利要求书中保护范围最宽的权利要求，既然独立权利要求已经覆盖了从属权利要求的保护范围，落入从属权利要求保护范围的实施行为必然也落入了独立权利要求的保护范围，那么只需要依据独立权利要求就可以达到专利保护的目的，还有没有撰写从属权利要求的必要呢？回答是肯定的，申请文件中的独立权利要求只是申请人和代理人希望保护的技术方案，该技术方案是否能够获得保护，还需要经过实质审查和后续程序的检验，经过实质审查而授权的专利也不能保证完全符合授予专利权的条件，如果在无效程序中独立权利要求因新颖性、创造性或其他问题而被宣告无效，也就不可能成为专利保护的依据，由于在无效阶段不允许将说明书中的技术特征添加到权利要求书中，申请人通过修改而克服独立权利要求书缺陷的空间是比较小的。在这种情况下，如果权利要求书中还包含若干从属权利要求，可以起到专利保护的“第二道防线”的作用，申请人还可以依据从属权利要求来主张自己的权利，可见从属权利要求从提高专利权的稳定性及构建多层次的保护体系角度来说具有重要的意义，在权利要求书中撰写一定数量的从属权利要求是十分有必要的。

在撰写实践中，可以根据专利申请的实际情况从多个角度撰写从属权利要求。如果在撰写独立权利要求时对说明书中的具体技术方案进行了概括，在审查和后续程序中存在因新颖性、创造性及支持的问题而无法获得保护的可能，就有必要将说明书中记载的具体实施方式，以从属权利要求的方式加以限定，这样既拓宽了独立权利要求的保护范围，又不至于因概括不当而导致权利完全丧失；如果发明为解决技术问题，除了提供一个基础的技术方案外，还在基础方案上进一步改进，在解决技术问题方面获得了更优的技术效果，这种情况下一般在独立权利要求中仅需要记载所述的基础方案，而将优选的方案在从属权利要求书中加以限定，这样一旦独立权利要求因发明高度不够而被创造性条款加以否定，还可以寻求保护技术效果更好的优选的技术方案；如果发明除了解决本申请的一个主要技术问题之外，还针对其他技术问题提出了一些改进的技术方案，则可以在独立权利要求限定解决主要技术问题的必要技术特征的基础上，在从属权利要求中限定解决了其他技术问题的技术手段，这样可能在本发明的基本技术方案不具备新颖性、创造性的情况下，基于解决其他技术问题的技术方案而获得专利保护。通过上述多角度的从属权利要求布局，相信可以为申请人的发明创造提供多层次的立体保护。

三、说明书的撰写

专利法第五十九条第一款除了规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”外，还规定了“说明书和附图可以用于解释权利要求”，这说明说明书除了用于充分公开发明和支持权利要求外，在专利权利的保护中也起到重要的作用。这一方面是因为权利要求是用高度概括的语言撰写的，本领域技术人员仅仅依据权利要求限定的内容可能还难以准确地理解技术方案并确定其保护范围，还需要借助于说明书对其保护范围进行界定；另一方面，权利要求书中的技术术语可能并非规范的技术术语，或者虽然属于统一规定的规范的技术术语，但具有多种可能的含义，为了确定这些技术术语的准确含义，就要参照说明书中记载的与该术语相关的内容。

基于上述原因，说明书的撰写要求与权利要求不同，其应当对发明的技术方案的整体及每一个技术特征作出清楚详细的说明，使得当本领域技术人员对权利要求中的任何内容产生疑问时，都能够在说明书中找到解释的依据。但并不是说说明书记载的内容越多，篇幅越长就越好，说明书中记载过多的内容也可能对专利权的保护产生不利的影响，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。上述规定即所谓的“捐献原则”。如申请人在说明书中记载了A、B、C三个技术方案，而在权利要求书中仅要求保护技术方案A，则认为技术方案B和C已由申请人“捐献”给社会公众，他人可以任意实施，即使技术方案B和C是与技术方案A等同的技术方案，在侵权诉讼中专利权人也不能以等同原则为由主张技术方案B和C的权利。目前有些代理人在申请专利的时候，习惯多篇相关申请采用同一份说明书，分别撰写不同权利要求的方式，这样固然可以节约申请文件的撰写时间，但也有可能因为“捐献原则”导致本应获得的权利的丧失，笔者认为这一做法是不值得提倡的，还应当根据申请人所要保护的技术方案量身打造说明书，使其满足公开换保护的原则即可，不必公开过多额外的内容。

四、审批过程中的修改及答复

在专利的审查及后续程序中，申请人可能会对专利申请文件进行修改，或通过意见陈述的方式解答审查员提出的质疑。修改和答复的过程会记录在案卷中，对权利要求的保护范围产生影响，这一过程也是确定专利权保护范围的过程，从广义上来说也属于申请文件的撰写过程，讨论修改和答复方式对权利要求保护范围的影响对于产生高质量的专利文件是十分有必要的。申请和答复对权利要求保护范围造成影响主要是通过“禁止反悔原则”来体现的，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这一规定主要是为了避免申请人在审批过程中为了获得授权而对其权利进行限制，而在侵权诉讼中又试图取消所述限制而扩大其保护范围。申请人若想在侵权诉讼中获得更有效的保护，在审批过程中就应当对修改和答复采取慎重的态度。

在审批中导致需要对权利要求进行修改而缩小其保护范围的情况通常有：权利要求相对于现有技术不具备新颖性、创造性，缺少解决技术问题的必要技术特征，未以说明书为依据等。申请人和代理人在收到上述审查意见后，不要急于对权利要求进行限制性的修改，而应当首先对审查意见进行仔细研究，确定审查员得出的结论是否正确。对于新颖性、创造性问题，应当核对审查意见中的事实认定是否准确，结合启示是否充分，当审查意见存在缺陷而导致新颖性、创造性的结论不成立时，应当进行有针对性的答复；对于缺少必要技术特征问题，应当首先明确发明所要解决的技术问题，对于解决多个技术问题的发明，独立权利要求只要记载了其中一个技术问题对应的必要技术特征，即认为满足了相应的要求，另外，必要技术特征的认定可能受到对现有技术了解程度的制约，申请人在必要时可提供教科书、工具书等现有技术的证据来证明某一技术特征并非解决发明技术问题必不可少的技术特征；对于仅仅是因为权利要求的技术方案在说明书中没有记载，或与说明书中的记载不一致而导致的不支持问题，如果说明书实质上足以支持该权利要求的技术方案，则可通过将该权利要求的技术方案添加到说明书中的方式来予以克服。

最后还应当指出，在适用禁止反悔原则的时候，申请人的意见陈述与对权利要求的修改具有相同的效力，即申请人在意见陈述中对权利要求作出的限制性解释与限制性修改一样，都会导致保护范围的缩小。

五、结论

专利保护与专利审查中对申请文件的要求是不同的，在专利审查中总是趋向于限制权利要求的保护范围，而在专利保护中则希望获得保护范围的最大化。为提高我国授权专利的质量，申请人、代理人和审查员负有共同的责任，对于申请人和代理人来说，应当多从专利保护的角度来考虑问题，在法律允许的条件下争取尽可能大的保护范围，同时避免专利文件本身的缺陷及专利审批过程中采取的应对措施对专利的保护范围造成损害；对于审查员而言，在审查过程中应当站在客观公正的立场，不能一味要求申请人限制其专利权的保护范围，而应当从鼓励发明创造的角度，授予申请人与其作出的贡献相匹配的保护范围。

参考文献

[1]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.[2]新华网.国家知识产权战略实施五年成效斐然.