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李兵律师：专利保护领域中，功能性特征的司法考量
鉴于功能性特征的判定、解释及法院裁判的考量都相对复杂，建议申请人或代理师在权利要求撰写时，尽量避免使用功能性限制技术特征。
功能性特征的认定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条对于功能性特征作了规定，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
例如，一种可散热的……、一种可分离的……、一种可相对转动的……
对于权利要求中包含的功能性限定的技术特征，《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节具体规定，对于产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。
由此可见，采用功能性技术特征进行描述不是申请文件撰写过程中推荐的一种撰写方式，只有在满足《专利审查指南》中规定的上述情况下，才允许采用功能性技术特征进行限定。申请人撰写申请文件时，首先要对发明的技术方案进行仔细分析，如果该技术方案只能采用功能性技术特征才能限定清楚并且满足《专利审查指南》的上述具体规定，则可以在权利要求中写入功能性技术特征，以获得一个保护范围清楚又合理的权利要求。
申请人还应当注意的是，在发明专利进入实质审查程序中，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，因此，利用功能性技术特征进行限定的该权利要求应该能够从说明书中找到依据，得到说明书的充分支持。
当然，如果说明书中仅给出一个以特定方式实现某功能限定技术特征的具体实施方式，但本领域技术人员立即能够想到现有技术中还存在其他具有相同功能的类似结构，而且该发明或实用新型的技术问题不是通过实现该功能的具体结构来解决的，而是通过具有该功能的部件与其他部件之间的连接关系、配合关系来解决的，则对此技术特征采用功能性限定也是允许的。
相反，如果本领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者本领域技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。
所以，由于功能性特征的认定和解释可能对权利要求的保护范围造成影响，因此在撰写专利申请时应尽量避免写入功能性特征，或者可以同时使用结构与功能或效果进行限定。在不得不使用包含有功能或效果的技术特征进行限定时，可以在专利说明书中从多个角度撰写多种具体实施方式，避免只有唯一具体实施方式而导致过度地限制该功能性特征。
即通常情况下，以产品权利要求而言，一项发明或实用新型专利应当尽量采用产品的结构、物质的组成成分和/或其之间的关系进行限定；对于方法权利要求而言，应当尽量采用方法的步骤、条件和/或其之间的关系进行限定。只有在某一技术特征无法用结构/步骤特征来限定，或者技术特征用结构/方法特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的试验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。
功能性特征的解释
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条， 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条，与说明书及附图记载的实现所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》第18条，对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性特征，应当结合说明书及附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
“下列情形一般不宜认定为功能性特征： （1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言表述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征； （2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。”
该指南第19条指出，在确定功能性特征的内容时，应当将功能性特征限定为说明书及附图中所对应的为实现所述功能、效果不可缺少的结构、步骤特征。
很显然，在专利审查过程中，功能性限定是不被鼓励的，其原因就在于，功能性限定往往导致较常规的权利要求限定方式保护范围过大。一方面可能会将现有技术纳入其保护范围；另一方面可能会抑制技术的发展、并可能对将来的技术发展造成不利影响。因此，根据国家知识产权局的专利审查实践，采用“全面覆盖原则”，更有利于检索到现有技术进而否定功能性限定特征的新颖性或创造性。
例如，在最高人民法院关于特洛伊之海伦有限公司、国家知识产权局专利行政纠纷二审案件中【（2019）最高法知行终147号】，最高人民法院认为：本专利权利要求1限定了“肘节机构，该肘节机构与所述按钮和所述密封件配合，使所述密封件根据所述按钮的作用分别移动至所述压缩状态和未压缩状态”。该技术特征仅描述了所述机构在技术方案中所起的作用，并未作出具体结构上的限定，属于功能性限定的技术特征，因该技术特征可理解为覆盖了该功能的所有实现方式，故说明书所公开的内容应能使所属技术领域普通技术人员明了此功能还可以采用未提及的其他替代方式来完成。
因此，对于功能性限定特征的解释原则，目前我国的专利行政机关和司法机关还存在不同：即在专利审查和专利无效宣告程序等行政或准司法程序中，对于功能性限定特征的解释采用“全面覆盖原则”，即将功能性限定特征的保护范围解释为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式；在专利民事诉讼（专利侵权诉讼中），对于功能性限定特征的解释采用“限定原则”，即将功能性限定特征的保护范围解释为能够实现该功能或者效果的具体实施方式及其等同方式；而在专利行政诉讼（包括专利复审行政诉讼和专利无效行政诉讼）中，对于功能性限定特征如何解释，相关法律和司法解释尚未作出明确规定，但根据目前的司法实践，其仍然沿用专利行政机关的“全面覆盖原则”。
功能性特征“等同”的认定
根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年3月21日，法释【2016】1号）第八条第二款规定：与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
另外，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第十九条中对功能性特征“等同”的对比基础也作出如下规定：在确定功能性特征的内容时，应当将功能性特征限定为说明书及附图中所对应的为实现所述功能、效果不可缺少的结构、步骤特征。
在再审申请人深圳市华泽兴业科技有限公司与被申请人广州同明太阳能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案（该案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）摘要）中【（2018）最高法民申1018号】，最高人民法院指出，虽然“功能性特征”的解释是一种限缩性的解释，但是这种限缩也是适度的，需要与专利的创新程度和公开的内容相适应。过于限制“功能性特征”的保护范围，亦不利于保护发明创造。
对此，《解释（二）》第八条第二款规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”
根据上述规定，对于“功能性特征”的解释，应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据，而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性特征”的功能、效果有关的全部技术特征，均用于限定“功能性特征”的保护范围。由此，有利于鼓励专利权人主动公开与“功能性特征”的功能、效果有关的技术内容，丰富现有技术，便于社会公众更好地理解专利技术方案，亦可以让权利人无需顾虑由于公开的具体实施方式过于具体、细节，而导致“功能性特征”的保护范围受到不必要的限缩。
总结和建议
在专利侵权诉讼中，对于功能性特征，人民法院在裁判时会结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容；与说明书及附图记载的实现所述功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
鉴于功能性特征的判定、解释及法院裁判的考量都相对复杂，建议申请人或代理师在权利要求撰写时，尽量避免使用功能性限制技术特征，取而代之的是回到传统的结构、连接关系等特征，从而能够更清楚的限制权利要求保护范围。如果确实需要撰写功能性特征，应尽量在说明书中记载更多的实施例和实施方式，以便在专利确权及维权程序中，得到专利行政机关和法院的支持，从而更大范围内的保护专利权人的权益。
作者简介
李兵律师
电话：13661560576
邮箱：libing@jingsh.com
执业领域：专注于知识产权保护和运营（价值评估、金融证券化）
北京市京师（上海）律师事务所执业律师，专利代理分支机构负责人，专利代理师，知识产权师（经济），曾任职于某大型外资企业法务部门，参与公司英文合同的审核和谈判，熟悉公司运作中的知识产权保护与风险防控。
执业期间，办理多起商标侵权、专利无效、复审和诉讼案件；代理的某卫浴股份有限公司诉常州某五金店铺商标侵权案，最终法院驳回原告全部诉讼请求；代理江苏某新能源公司成功无效两件电学领域发明专利。
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