专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断

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专利申请权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断

——（2021）最高法知行终440号

【裁判要旨】

专利授权程序中，申请人修改权利要求时，增加的内容在原专利申请文件中虽未予明确记载，但已为原专利申请文件隐含公开，则该修改不违反专利法第三十三条之规定，应当得到允许。

【关键词】

专利申请 驳回复审 隐含公开 修改超范围

【基本案情】

在上诉人国家知识产权局与被上诉人成都植源机械科技有限公司（以下简称植源公司）发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，涉及申请号为201611044305.8、名称为“一种高压自紧式法兰”的发明专利申请（以下简称本申请）。国家知识产权局原审查部门经审查认为，本申请权利要求1-6不具备创造性，驳回了植源公司的申请。植源公司在复审程序中修改了权利要求1，增加了“β＜α”等内容。国家知识产权局认为，增加“β＜α”，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，故作出决被诉决定维持驳回决定。植源公司认为，该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，故向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。

一审法院认为，植源公司的修改内容可以由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，该修改符合专利法第三十三条的规定，判决撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。国家知识产权局不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年7月13日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载，但是，如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开，属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件，结合发明目的，能够直接、明确地推导出的内容，则该修改应该得到允许。本申请要求保护一种高压自紧式法兰。原说明书和权利要求书虽然没有明确记载β与α的关系，但在β＞α及β=α的情况下，均无法实现本申请说明书所记载的压力越高、自紧密封性能越好的技术效果。可见，虽然β＜α没有记载在原专利申请文件中，但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出，只有在β＜α的情况下，才能实现本申请说明书所记载的技术效果，实现本申请的发明目的，β＜α已被原专利申请文件所隐含公开。

此外，发明和实用新型专利申请文件的修改要求是，修改后的内容不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。实施例是对发明或实用新型优选的具体实施方式的举例说明。只要符合上述要求，申请人在专利审查和复审过程中修改专利权利要求时，可以将其要求保护的技术方案限定为某一个具体的实施例，也可以基于该实施例重新合理概括权利要求。

综上，植源公司对本申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

来源：最高人民法院知识产权法庭

编辑：林愈

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