技术与标准丨全球NPE知识产权风险及我国应对策略
作者简介
秦乐
中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心工程师，主要从事标准必要专利政策法律研究等方面的研究工作。
李梅
中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心高级工程师，主要从事标准必要专利政策法律、竞争法等方面的研究工作。
毕春丽
中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心高级工程师，主要从事标准必要专利政策法律、竞争法等方面的研究工作。
论文引用格式：
秦乐, 李梅, 毕春丽. 全球NPE知识产权风险及我国应对策略[J]. 信息通信技术与政策, 2022,48(2):93-96.
全球NPE知识产权风险及我国应对策略
秦乐 李梅 毕春丽
（中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心，北京 100191）
摘要：随着知识经济时代的到来，专利的货币价值凸显，专利权也成为非专利实施主体（Non-Practicing Entities，NPE）的重要获利工具。NPE通过禁令和诉讼相结合的方式频繁向实体企业施压，对我国信息通信产业发展造成严重的不利影响，包括绞杀我国产业微薄利润、突破最高专利累积费率的限制、严重危害我国产业创新能力。在此情况下，美欧等国家和地区从立法、执法、司法方面对专利相关法律制度进行调整和细化，明确法律制度的适用范围和边界，为本国产业创新发展提供良好的契机。因此，我国应从此前的被动防御性法治思路逐渐向主导引领型法治思路转变，加强对于NPE的法律规制。
关键词：NPE；标准必要专利；滥用
中图分类号：F204 文献标志码：A
引文格式：秦乐, 李梅, 毕春丽. 全球NPE知识产权风险及我国应对策略[J]. 信息通信技术与政策, 2022,48(2):93-96.
DOI：10.12267/j.issn.2096-5931.2022.2.016
0 引言
受新冠肺炎疫情导致的经济衰退影响，知识产权价值化成为企业应对风险的有力武器，NPE活动愈发频繁。除ICT领域外，智能网联汽车等5G相关产业成为NPE发起诉讼的首要目标，对相关产业发展产生较大影响。美国、欧洲等国家和地区对NPE的行权行为进行规制，我国也积极贡献中国智慧，为相关产业发展构建良好的法治环境。
1 NPE的内涵与特征
1.1 NPE的内涵与分类
NPE指拥有专利权但不从事相应生产活动的实体。NPE可分为专利主张实体（Patent Assertion Entity， PAE）、大学及研究机构、个人发明者以及非竞争实体（Non-Competing Entity，NCE）4种类型，其中PAE和NCE对实体企业影响较大。PAE特指以购买专利和主张专利权为主要商业模式的公司，其本身并不进行任何生产经营活动，而以专利收购、许可与诉讼等专利运营为主业的经营主体，主要包括运营型、投机型和防御型3种；NCE是指在其非主营业务领域开展专利许可的实体。
1.2 NPE的产生原因
经济、产业、技术等外部环境的深刻变革为NPE的发展创造了有利的条件。其一，随着科学技术的发展和社会分工的不断细化，一件商品承载的专利数量也越来越多，给了NPE向专利实施者“敲竹杠”的机会。其二，一些通信巨头逐渐剥离终端生产业务，权利人与使用者角色分离，原有许可谈判中的制衡局面失衡。在全球经济遭遇新一轮冲击、专利价值最大化成为企业核心诉求的背景下，权利人自身积极运营专利资产或者通过向NPE分包形式快速获取巨额营收的进程加快[1]。
专利制度的调整加强了对于权利人利益的保护。其一，美国专利侵权救济制度从单纯的赔偿损失到衡平法的禁令颁布，再过渡到合理许可费制度[2]，上述侵权救济制度的调整催生了NPE的兴起。其二，专利侵权赔偿额的不断提升，进一步刺激了大量NPE模式的兴起。其三，禁令制度威胁下，实业企业和NPE可以长期博弈谈判的筹码降低，实体企业通常只能接受不合理的高额专利许可费。
2 全球NPE诉讼趋势分析
2.1 NPE诉讼数量持续增长
鉴于美欧宽松的司法环境，90%以上NPE选择美欧作为主要诉讼地。对原告为NPE的诉讼情况进行分析，NPE选择美欧作为诉讼地占比超过98%，其中美国诉讼量占比为94.69%，欧盟占比3.89%（其中德国占比2.12%），其他地区占比仅为1.42%。
新冠肺炎疫情影响下NPE诉讼量不降反升。根据RPX公布的数据，虽然全球新冠肺炎疫情不断蔓延，但美国2020年第二季度又有1199 名新增被告涉诉，同比增长35.2%，其中NPE占比52.8%，同比增长17.4%，环比增长28.1%，为2016年以来第二季度诉讼数量的最高值。
2.2 ICT行业占诉讼总数量的八成以上，垂直领域成为NPE的新目标
ICT领域企业为NPE诉讼首选。根据RPX公布的数据，截止到2020年第三季度，ICT领域诉讼数量占到总诉讼数量的80%，其中电子商务和软件、网络、消费电子和计算机排名诉讼数量的前3位。由于移动通信技术向垂直行业的不断渗透，汽车领域诉讼激增，2020年前三季度诉讼数量同比增长超过131%，其中起诉方就包括著名的NPE高智、Sisvel等。
NPE通过收购方式积极在垂直领域布局，垂直领域诉讼数量激增。根据iPlytics公布的数据，2014—2018年，PAE购入的物联网专利数量平均每年增长230%，自2014年以来, PAE涉诉的美国物联网专利数量大幅增长，平均年增长率达到250%。与2017年相比，2018年PAE涉诉的美国物联网专利数量飙升3倍，而实体企业涉诉的美国物联网专利数量则基本保持不变。
2.3 NPE之间实力相差悬殊，被起诉方需要承担较高的诉讼成本
NPE诉讼赔偿额度仅为实体企业诉讼赔偿额度的一半，根据RPX公布的数据，2014—2019年，NPE诉讼的损害赔偿中位数为80 万美元，而实体企业的损害赔偿中位数为220 万美元。但是各个NPE之间所能获得的损害赔偿数额差距较大，其中10%的NPE能获得超过2700 万美元的赔偿，25%的NPE能获得超过860 万美元的赔偿。
较实体企业，被起诉方应对NPE需要承担更高的诉讼成本，根据AIPLA公布的数据，2019年风险估值在1 万~1000 万美元的案件中，原告为NPE的案件的诉讼成本中位数约为250 万美元，而原告为实体企业的案件的诉讼成本约为150 万美元；风险估值为1000 万~2500 万美元的案件中，原告NPE的案件诉讼成本中位数约为350 万美元，原告为实体企业的案件诉讼成本约为270 万美元。
2.4 采用“巧时机+高频次+广区域+禁令”的诉讼策略
NPE通过“巧时机+高频次+广区域+禁令”的策略全面施压实体企业。时机选择方面，NPE倾向于选择企业IPO、新品上市、市场争夺等关键时期进行诉讼，如在2009—2019年间，75%的实体企业的IPO前夕诉讼由NPE发起；诉讼频率方面，NPE倾向于短期内针对同一企业发起多次专利诉讼，如2020年WSOU Investments针对每名被起诉方连续发起十余件单独的专利侵权诉讼；诉讼地方面，NPE把诉讼地拓展至全球，且多以禁令相威胁，如华为康文森案中，康文森在德国、英国发起专利侵权诉讼且同时申请禁令救济。
3 国内外政策规制
为应对NPE带来的挑战，美欧等国家和地区从立法、执法、司法方面对专利相关法律制度进行调整和细化，明确法律制度的适用范围和边界，为本国产业创新发展提供良好的契机。
3.1 美国
美国通过立法和司法方面对专利诉讼环境进行调整，进一步厘清法律法规的适用范围。其一，明确权利人有权就标准专利申请禁令，如美国专利商标局、国家标准技术研究院和司法部反垄断局共同发布的《关于标准必要专利禁令的联合政策声明》和司法部修改后的《IEEE知识产权政策的商业评估函》认为，申请禁令救济是法律赋予权利人的专有权利，该权利不会因专利纳入标准后被剥夺。其二，专利无效难度加大，最高法院在2018年2月判决的Berkheimer案中调整了可专利性的判别标准，被诉侵权人利用专利法第101条无效NPE专利的难度加大，美国专利商标局无效审查标准也随之调整。其三，对诉讼地选择进行澄清。2020年2月，美国联邦巡回法院推翻了德州东区法院于2018年的判决，即否认互联网服务提供商的数据中心为其常规营业场所，该判决是对TC Heartland案中对于诉讼地选择的进一步细化说明，缩减了NPE诉讼地点的选择权。
3.2 欧盟
欧盟近年重视规则引导，积极推动裁判一体化进程。其一，调整禁令颁布标准，明晰实施者需承担的义务，在2020年Sisvel海尔案和诺基亚诉戴姆勒案中，德国法院认为标准必要专利的专利权人负有向标准实施者发出侵权通知的义务，标准实施者在接到侵权通知时需清晰表达FRAND许可意愿，且不能为FRAND许可附加前提条件，该标准与橙皮书案类似。其二，提高标准必要专利透明度，增强实施者对许可环境的可预测性。欧盟于2020年11月25日公布的《知识产权行动计划》明确表示，希望建立标准必要专利信息分享机制，利用人工智能、大数据等技术建立数据平台，加强对标准必要专利许可相关信息的分享。其三，通过欧盟法院规范专利权人的许可行为，2020年11月，德国杜塞尔多夫地区法院希望欧盟法院就诺基亚戴姆勒案中涉及的关键问题进行澄清。
3.3 中国
我国从立法、执法和司法方面平衡权利人和实施者之间的关系。
立法方面，第四次修改后的《中华人民共和国专利法》第20条认为，专利权人行使其专利的过程中应遵守诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。
执法方面，2020年11月，修订后的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》发布。明确经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，包括搭售、附加不合理限制条件、差别待遇等，适用《中华人民共和国反垄断法》进行规制。其中，第七条规定了知识产权构成生产经营活动必需设施的情况下，权利人不得拒绝许可其他经营者以合理条件使用该知识产权。
司法方面，现有司法没有专门针对NPE的制度设计，但在规制手段方面可以充分利用已有的法律手段，如最高院行为通过行为保全制度对中国企业面对NPE的不当骚扰进行了有效救济。武汉市中级人民法院批准了小米申请的禁诉令，若InterDigital继续在中国境外寻求禁令救济，或要求另一家法院就武汉案件涉及的任何专利判定FRAND费率，武汉市中级人民法院将对InterDigital按天处以100 万元人民币高额罚款。
总体来看，我国在制度方面不断完善，在具体制度适用中也积极探索。但对于中国企业有效应对NPE的“骚扰”，在国内予以NPE足够力度的反击，还需我国政府、行业、企业层面进一步“有所作为”。
4 NPE对我国产业的影响
4.1 绞杀我国产业微薄利润
中国企业所获利润较低，对所承受的费用更为敏感，对公平合理专利费的诉求也更为迫切，NPE高额许可费的收取进一步压缩了中国企业的利润空间。根据市场研究机构Counterpoint Research 2019年12月发布数据，2019年第三季度，全球智能手机总利润约为120 亿美元，其中苹果占66%，约合80 亿美元；三星获得的总利润占比为17%；其余的华为、OPPO、ViVo和小米等多家企业共享近17%的利润。另外，我国企业的海外市场拓展主要集中于亚洲、拉丁美洲、中东及非洲等地区的发展中国家。国外法院尝试以禁诉令强制要求中国企业接受权利人全球专利许可的行为，无视专利的地域性，以中国企业占比份额较小市场的专利去强行裁判中国企业需缴纳的全球专利许可费，这使得中国企业本来有限的利润空间被进一步压缩，削弱了中国厂商的全球竞争力。
4.2 突破最高累计专利费率限制
NPE由于自身没有实业，导致实业公司不能与其进行交叉许可；同时，由于实业公司受到禁令救济的威胁，因此在谈判中处于较为不利的地位。此外，NPE对专利进行组合投资的过程中会对专利进行不同的搭配，而原有的费率在这种不断的搭配变化也会变得不具有参考价值。而且NPE继受的仅为FRAND承诺而非具体费率，这为NPE的谈判加价行为预埋了伏笔，其可宣称出售的专利组合是经过筛选、更新、优化的，因此应当收取更高的费用，这并未违背公平、合理、无歧视原则。
4.3 严重危害我国产业创新能力
NPE的频繁行权行为对我国相关产业创新带来极大压力。一方面，NPE所获取的回报并没有回馈创新。NPE运作模式的本质是利用转让的技术资产获取“剩余价值”，无法为可持续性创新作出贡献，更不会为推动影响社会进度的重大技术研发投入资金。另一方面，为应对NPE的频繁诉讼，实业公司会花费极大的精力和金钱来应对诉讼，影响实业企业在创新方面的正常投入，最终损害我国产业主体在创新和专利保护方面投入的积极性[3]。
5 结束语
知识产权制度在制定之初就肩负着平衡公权力和私权利的重任，所以全球各国通过专利保护时长、合理使用制度、地域性、强制许可制度、权利穷竭制度等方面对专利权的行使施加额外限制。我国也应从立法、执法和司法方面对NPE的权利滥用行为进行有效规制，为产业发展创造有利的空间。
参考文献
[1] 向忆华. 对PatentTroll的法律分析及我国相关制度的完善[D]. 武汉:华中科技大学, 2011.
[2] 董玉娇. “专利劫持者”的法律分析及其防范[D]. 重庆:重庆大学, 2016.
[3] 赵小芳. NPE专利投机行为的法律规制[J]. 中北大学学报(社会科学版), 2019, 35(4):88-93.
Global NPE intellectual property risks and countermeasures for China
QIN Le, LI Mei, BI Chunli
(Intellectual Property Center,China Academy of Information and Communications Technology, Beijing 100191,China)
Abstract: With the advent of the era of knowledge economy, the monetary value of patent is dominating, and patent rights is being used as an significant profit-making way of NPE as well. With the integration of injunction and litigation, the entities have been more pressed by NPE than ever, which makes adverse effect on advancement of our civil ICT industry, including the strangulation of the low profit of our civil industry, the high cumulative patent rate over the upper limitation, the harming on the capability of our civil innovation. Meanwhile, the occidental countries and regions are adjusting and refining their patent-related laws and systems from various aspects like legislation, enforcement, justice and etc. , which makes the scope and boudary clear to apply law and provides better opportunities for the development and innovation of their industry. After all our country shall gradually change from the former passive defensive rule of law to the leading rule of law, and strengthen the legal regulation of NPE.
Keywords: NPE; SEP; abuse
本文刊于《信息通信技术与政策》2022年 第2期
主办：中国信息通信研究院
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