金鹏实务 | 全面分析，综合考量，准确出击——代理金龙鱼商标权及不正当竞争纠纷一案维权心得
开门七件事，话说其中米油品牌，金龙鱼几乎无人不晓。从1991年第一瓶金龙鱼小包装油下线至今，集团公司已拥有员工3万余人，在全国25个省、自治区、直辖市建成生产基地60多个，生产型企业100多家。金龙鱼母公司丰益国际作为《财富》世界500强企业已跻身全球三大粮油集团，公司作为2008年北京奥运会、2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会和2024年巴黎奥运会粮油赞助商均在奥运赛事中对金龙鱼食用油产品进行宣传。多年的辛勤耕耘，赢得了国内无数家庭的认可。
金龙鱼食用油产品中使用的商标包括：第1079014号“
2018年7月份公司收到惠州消费者刘先生反映，其超市购买了山寨版的金龙鱼食用油，回家后才发现所购品牌为盈龙鱼而非金龙鱼。其后公司营销人员不断反馈上报，发现盈龙鱼食用植物调和油和花生调和油在广东广州、东莞、惠州、中山市和福建龙海市等多地超市均有销售。
金龙鱼产品包装图
盈龙鱼产品包装图
律师团队接到原告方的商标维权请求后，首先通过案涉的盈龙鱼食用油产品中涉及的生产者信息、产品相关标识等案件事实进行审核调查，并就商标或包装装潢近似等侵权判断进行分析研究。通过核查盈龙鱼食用油产品的相关标识，包括产品标识中涉及的生产者厂名、厂址、SC认证编码等信息与国家企业信息公示系统、许可证查询系统等公示信息是否一致，通过知识产权局查询案涉产品中盈龙鱼标识注册核准信息等，初步确认广州某食品有限公司为盈龙鱼食用油生产者，同时查实案涉产品中标识的“盈龙鱼”为案外人于2011年12月28日核准取得的注册商标（见附图）
在此基础上团队就原告案涉商标与被控侵权标识近似性、金龙鱼食用油与被告盈龙鱼食用油包装装潢近似性进行综合比对，并经多轮分析论证，律师团队决定接受委托、亮出利剑。
一、商标及品牌维权路径的选择分析
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民事诉讼维权还是行政部门查处？
在中国现行法律框架下，对于商标侵权或包装装潢的不正当竞争行为大致有两条治理途径（刑事制裁不在本文讨论范围之内），其一是行政处理途径；其二是民事诉讼途径，其中，行政处理途径包括工商查处、海关扣押等。由于工商行政主管部门等行政执法机关对于侵权商品可以采取没收、销毁等多种有效处理措施，同时，行政查处的处理周期相对较短，实践中，权利人广泛采用行政处理途径进行商标专用权维权。
但是，通过行政处理途径进行商标专用权维权也存在诸多不足之处，这体现在：首先，行政处理途径并不能解决权利人的损害赔偿请求，依据商标法的有关规定，虽然工商行政管理部门有权对侵权损害赔偿数额进行调解，但其无权直接进行行政处理，权利人为了获得侵权损害赔偿就需要通过民事诉讼途径向侵权人进行主张；其次，工商行政管理部门等行政执法机关对商标侵权行为的行政处理决定具有个案性、地域性等局限性，某一行政执法机关的处理决定只在该行政执法机关的执法地域范围内具有效力，一般对其他地域范围内的侵权行为不具有约束力；再次，工商行政管理部门等行政执法机关对于案情复杂、侵权认定困难的案件一般都怠于进行处理，导致此类案件很难通过行政处理途径获得有效处理。
案涉盈龙鱼食用油产品的侵权销售涉及多省及地区，通过行政部门处理显然更为困难，极大增加了权利人的维权成本。更为重要的是，案涉产品中所涉及的盈龙鱼商标为已核准的注册商标，而产品中鱼图形以及红旗与A:A:A图文组合标识是否与原告的第1097177号“
基于综合利弊，我们选择通过民事诉讼途径进行权利主张。
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起诉时是否需要将销售商一并起诉的考量？
根据《中华人民共和国商标法》第十三条、第五十七条，《反不正当竞争法》第六条等规定，若盈龙鱼食用油产品中被控侵权标识构成与原告注册商标近似，容易导致混淆的；或者该产品存在擅自使用与金龙鱼食用油包装装潢近似的标识之混淆行为的，生产者和销售者均构成侵权，权利人要求其停止相应的侵权行为具有法律正当性。但在商标权侵权或包装装潢的仿冒混淆行为诉讼中是否需要将销售者作为共同被告一并起诉，律师认为，可考量如下因素：
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（1）对案涉产品标识载明的生产者厂名、厂址、SC许可证信息等核实，进行信息检索，研判能否确定案涉产品标识所载明的生产者是否为案涉产品真正的生产者，若无法得出确定性结论，则需要考虑一并起诉销售者。
诉讼过程中作为被诉侵权的生产商被告往往否认生产了被控侵权产品，或辩称市场上他人冒用其厂名厂址等信息，导致被控侵权产品生产源头事实查明不清情形。笔者代理的原告与盘锦芳香米业有限公司、张福强商标侵权纠纷案（案号为2019辽0192民初840号）、原告与原阳县春林精米厂商标侵权纠纷案（案号为2019豫07民初165号）和原告与新乡市平原区永金粮食加工厂商标侵权纠纷案（案号为2019豫07民初166号）等案件中 ，均存在被诉侵权的生产商被告以其没有生产被控侵权产品，原告无法举证证明案涉产品的实际生产者为由进行抗辩。
对此，法院审查后根据优势证据规则作出不同判决。判决观点主要体现为：被控侵权商品所标识的包括生产商身份的信息具有指明被控侵权产品来源的公示信赖力，若被控侵权商品中所指示的生产商与被告实际经营的厂名、厂址、产品许可证认证号码一致，被控侵权商品中的商业标识与被告所持有和使用的商标信息一致等情形，均可足以判断原告已就产品生产来源完成了举证责任。被告若否认生产商身份，需提供充分证据，如他人曾冒用被告企业名称、食品许可证证据材料，或在收到法院的诉讼材料后被告采取了工商投诉、公安刑事立案等救济的证据材料，否则，被告的辩驳不会获得法院的支持。法院据此可以确认被控侵权商品标识的生产者实际生产了该商品。该裁判思路与最高人民法院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》最高人民法院【发文号】法释(2002)22号精神保持了一致，在该法释精神中表明任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。
（2）销售者合法来源抗辩的可能性大小。《商标法》第六十四条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”该条款为商标侵权案件中销售者免除赔偿责任条款。在大量的商标侵权案件中，销售者均会援引该条款主张不承担赔偿责任，但销售者提供哪些证据才能满足上述条件，争议较大，实践中各法院的判断标准也存在一定的差异。从《商标法》第六十四条的法律构成要件分析，该条款包括“不知道+合法取得+说明提供者”三要件，实际上可进一步总结为主观上的“不知道”+客观上“提供合法来源”两个要件。
（3）销售者的性质、规模大小、以及后续可能提供的相关账册资料是否能在诉讼中有利于法院判处较高的赔偿额度。若销售者为连锁的商家，规模较大，往往可考虑将其作为被告一并起诉，可能在诉讼过程中通过销售商提供的单据获取到生产者侵权规模数量、获利财务数据等有利于原告之证据。
（4）若销售者作为被告，是否能有利于原告向销售者所在地法院诉讼时，该受理法院在审判专业能力、案件审理效率和知识产权保护力度更优；
（5）销售者的被告身份是否可能在案件和解调解过程中给予生产者被告压力、便于权利人与侵权方达成案件和解。……
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管辖法院如何进行最有利的选择确认？
管辖法院的选择确认是一项非常重要的诉讼策略，通过被告所在地以及侵权连接点选择最有利的管辖法院起诉，将很大程度上减少当事人诉讼成本，加大侵权被告的侵权违法成本，同时在排除地方保护干扰、达成有利和解、调解、顺利执行等各个诉讼关键点具有重大意义。本案基于能确定被控侵权商品所标识的生产者为广州某食品有限公司，以及多家销售商所在地域经济发展程度和知识产权保护力度又弱于被告所在地等因素考虑，律师团队确定向生产者即广州市某食品有限公司所在地有管辖权的黄埔区人民法院起诉。
二、备足证据立核心、 各执一词现争辩
经过公证处购买案涉侵权产品固定证据以及证据收集整理，律师团队决定以被告广州某食品有限公司侵害原告注册商标专用权及不正当竞争为由发起诉讼。诉请至广州市黄埔区人民法院，要求被告:停止对第1079014号“
对此双方围绕商标近似判断规则和商标侵权与否，被告是否存在包装装潢混淆之不正当竞争行为，进行多轮激烈交锋。
被告抗辩其盈龙鱼是其注册商标的合法使用，其他图文等商业标识在构成、构图形态等差异极大，完全不近似，并提供了X龙鱼等类似文字或标识的商标查询资料以表明其使用的合理合法性。
原告就商标近似判断方法、判断原则、混淆误认等理论结合本案剥丝细析进行阐述。原告认为被告即使核准注册了“盈龙鱼”商标，但案涉产品中实际使用的“盈龙鱼”文字与该注册商标并不完全一致，被告行为属于自行改变商标标识的使用，导致变更后的使用方式落入原告注册商标保护范围。结合金龙鱼产品的知名度和案涉商标的显著性等因素，相关公众以一般注意程度会误认为被控侵权标识与注册商标所标示的商品或服务来自同一市场主体，对商品或服务的来源产生混淆、误认。同时被告分别在食用调和油产品和花生油产品上对“盈龙鱼”使用不同颜色，均刻意与 “
关于被告是否存在包装装潢仿冒之不正当竞争行为的争议焦点，双方围绕金龙鱼产品装潢有无影响力，以及与被控侵权产品装潢近似进行多轮控辩，原告亦提供了包括2009年8月3日新闻晚报报刊金龙鱼广告图片，国家图书馆检索报告中的期刊杂志、百度搜索网页等大量涉及金龙鱼食用油产品的包装图片和电视广告视频对金龙鱼宣传时涉及金龙鱼食用调和油产品包装图案等大量证据证明原告的金龙鱼调和油和花生油包装装潢具有影响力和知名度。
三、案外成果巧助攻
原告在发现被控侵权盈龙鱼产品后，为了最大限度维护金龙鱼商标及品牌免受侵害，在民事诉讼同时启动对案涉的第8769705号“盈龙鱼”商标向国家知识产权局提起了商标无效宣告请求。根据商标法第四十五条已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。同时，将民事诉讼中涉及的盈龙鱼产品外包装装潢图案作为证明其攀附主管恶意，并检索了被申请人存在大量多次模仿其他较为知名商标而被无效情形的相关证据。经过漫长的等待，无效宣告请求裁定书终于在本案的广州知识产权法院二审判决前拿到，该裁决书认定第8769705号盈龙鱼因违反商标法第十三条第二款而被无效，其并极大的加速和促使二审裁判的出炉。
图 | 商标无效宣告请求裁定书节选
四、裁判观点
一审法院裁决主要观点认为：被告在相同商品上核准注册了第8769705号“盈龙鱼”，案涉产品中虽存在不规范使用情形，但该注册商标在识别和呼叫上与“金龙鱼”存在显著差别，因此，被控侵权标识“盈龙鱼”与益海公司第1079014 号注册商标“金龙鱼”不构成相同或近似。被控侵权产品所涉鱼图案与原告第1097177 号构成近似，所涉的红旗与“A:A:A”图文组合标识与原告第3335749号注册商标构成近似。被告在盈龙鱼食用油容器形状、不规范使用的“盈龙鱼”三中文文字、金色鱼图案、红旗图案及配字等主要元素所形成的基本版式设计上，存在刻意模仿金龙鱼包装版式设计的行为，具有攀附金龙鱼产品知名度的故意。
故判决被告停止生产销售侵害益海公司第1097177号、第3335749号注册商标专用权的商品的行为；立即停止不正当竞争行为，即不得在相同商品上使用与益海公司食用油近似的包装装潢设计；赔偿益海公司经济损失及合理费用20万元。
图 | （2019）粤0112民初6669号《民事判决书》（一审）判决主文节选
后双方均对其不符提起上诉，后经广州知识产权法院审理，二审法院裁决主要观点认为，第1079014号“金龙鱼”注册商标在食用油类商品上已为公众所熟知，享有较高的知名度，康泰公司对被诉“盈龙鱼”商标字体字形的上述改变使用容易导致相关公众产生误认混淆，故二者亦构成近似。“金龙鱼”食用植物调和油和“金龙鱼”花生油中瓶盖、瓶贴所呈现的文字、图案、色彩及其排列组合足以形成较为显著的识别特征，盈龙鱼侵权产品与“金龙鱼”食用植物调和油、花生油商品的装潢进行比对，二者包装形状、主体颜色、元素布局、突出使用的文字商标、图案、结构、字体等均高度近似，二者仅在部分图案、文字内容等细节方面存在微小差异。康泰公司刻意对益海嘉里公司商品装潢的整体仿冒，普通消费者仅施以一般注意力的情况下容易产生混淆。故改判判令被告停止生产销售侵害原告第1079014号“
图 | （2020）粤73民终1432号《民事判决书》（二审）判决主文节选
五、案件办理心得
本案中被控侵权文字“盈龙鱼”实则是注册核准商标，但基于该注册商标实际使用方式的不正当性以及案涉产品的整体仿冒，原告采取司法和行政双管齐下，根据该案涉及的盈龙鱼商标的使用方式和目的，对盈龙鱼商标进行商标无效宣告请求得以成功，并最终判定其构成商标侵权和存在仿冒包装装潢之不正当竞争。同时案件涉及如何在民事诉讼中就被告注册商标的主观恶意进行举证、商标侵权与不正当竞争的竞合法律关系及适用、证据保全与行为保全的必要性考量。
律师团队建议，商标权利人及品牌方应加快对自身产品或服务的知识产权护城河的构建，构建的目的是强化品牌在消费者心目中的辨识度，同时加大造假难度；另一方面，商标权人应当运用一系列的围剿策略，从潜在威胁的管理，到渠道管理，到司法诉讼，应综合加以运用，就能够稳固的守住自己辛苦创立的品牌和红利，让造假者知难而退。
类似案例，法仕盾律师团队还代理品牌权利人百余件知识产权维权诉讼，如：诉北京世纪康鑫商贸有限责任公司侵害“
律 师 介 绍
朱廷锋律师
广州金鹏（东莞）律师事务所
高级合伙人
法仕盾团队负责人
朱廷锋律师执业十六年，专业擅长知识产权和竞争法领域、合同商事纠纷。期间经办代理了大量著作权、商标、不正当竞争及商业秘密等知识产权商事诉讼业务。部分案例在天津市高级人民法院、北京海淀区人民法院、北京知识产权法院等官网平台进行报道。其中代理益海嘉里食品营销有限公司诉天津丰美食用油有限公司侵害商标权纠纷案列选2021年最高人民法院10大知识产权案件和50件典型案例之一。
撰稿 | 朱廷锋
排版 | 汪春花
核稿 | 鄢仲平
审定 | 李红辉
金鹏喜讯 | 我所朱廷锋律师承办案例入选“2021年中国法院50件典型知识产权案例”
全国优秀律师事务所
广州金鹏（东莞）律师事务所于2020年12月18日由王波、叶乃锋等资深律师发起，由十多个不同专业方向和领域的律师团队组建。律师所注重专业化分工，业务涵盖公司治理、建筑与房地产、金融与证券、民商事诉讼与仲裁、刑事辩护、政府法律顾问与行政诉讼、知识产权保护、商事交易与合同管理、婚姻家事、国际投资与贸易、企业清算与破产、债权追收、债务重组与并购等专业领域。
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