道可特解读 | 投资与并购中的知识产权尽职调查

摘要：在投资与并购中，由于买方与卖方存在信息不对称，买方关注于资产的状况及风险，卖方尽力规避风险，合作与博弈伴生于收购及投资的过程中。因此，对于投资人而言，事前的尽职调查就显得尤为重要。除有形资产，以知识产权为代表的无形资产的价值与作用日益凸显。实践中甚至曾出现一些案例，知识产权尽职调查的失败与疏忽，导致了整个投资或并购项目失败或者效果大打折扣。

北京市道可特律师事务所国际业务团队曾操作了多个非常具有影响力的跨境知产权收购项目，例如：北汽收购萨博项目；北京建广资产管理公司联合中信集团、中植集团、华融国际收购荷兰恩智浦半导体射频资产项目等，其中荷兰恩智浦半导体收购项目入选2016年胡润前20大跨境并购交易排行榜。

目标公司的知识产权范围可能是涉及多种产权，常见的如专利权、商标权等；可能涉及多个法域的，如欧盟、美国；此外还有可能涉及知识产权相关权利许可、潜在争议等。如何行进全面的知识产权尽职调查对于以技术、知识、研发及技术人员为主要投资或并购目的的项目显得尤为重要。本文拟对投资与并购项目中知识产权尽职调查的范围、需深入调查的重点事项及对并购或者投资项目的影响进行分析。

一、投资与并购项目中知识产权尽职调查的范围

1. 知识产权调查的权利范围：随着技术与信息化时代的到来，现代化企业可能拥有的知识产权范围已经远远超出传统的知产产权范围，为此，我们称之为“泛知识产权”，包括但不限于以下：商标、商号、企业名称、发明、实用新型、外观设计、著作权、半导体集成电路的布图设计权、技术秘密、原产地名称保护、与企业/商品相关的网络域名、植物新品种的新品种权、商誉、掌握核心技术的重要人物、作为企业出资部分的知识产权，尚在申请的知产事项等。

对于上述调查项目，尽调人员需要核实其所有权、状态、权利内容，附随的许可和质押等事项。在此基础上，对于与主营业务或者重点知识产权需要给于重点关注。

2. 知识产权调查的法域范围：如果目标公司或者目标资产涉及在不同法域的知识产权，需要对其全球的知识产权进行尽职调查，如涉及特殊地域、产地权标志、欧盟的外观设计等特殊事项，则需要具有针对性的调查。

3. 知识产权的第三方权利及潜在争议调查：实践中经常出现知识产权权利人对第三方进行了权利许可或保证，这些许可及保证并不因为投资或者并购交易的完成的中止。因此，应当正确评估目标公司现有的许可及保证义务与目标公司未来的发展策略是否一致。

此外，除了目标公司会对现有争议进行披露之外，知识产权相关的潜在争议需要专业人员进行评估，对于明显的侵权行为进行提示，以便于投资者进行评估或采取预防措施。

二、投资与并购项目中知识产权尽职调查的重点事项

1. 重点商标的稳定性：重点商标的尽职调查除了常规的知识产权项目外，还需要对其未来的稳定性作出评估，如是否对于商标的使用保留证据以确保未来商标权利不被轻易撼动。此外，还需要对商标的使用状况进行调查，尤其是非主营商品的使用状况等。

2. 重点专利的稳定性及保护范围：对核心专利说明书的保护范围进行专业的评估，可以对专利的稳定性及未来的技术壁垒作用作出相对全面的预判，以便投资人衡量投资价值及规划未来发展方向。

3. 尽职调查与保证函：虽然在大多数尽职调查中，投资人会通过签署承诺函或者保证函的方式尽力避免潜在风险事项的发生。但是一旦发生风险，承诺函并不能确保追责成功，因为追责需要多个环节的实现，如：责任主体合法存续、责任约定明确、违约事项举证以及责任的最后执行等。

4、商业秘密的保护措施：商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。对于商业秘密本身由于其保密性，尽调人员无法获知，但应当从形式上调查其是否被采取保密措施进行保护，如，是否签订员工保密协议、工作场所及办公用品是否采取保密措施等。

三、对于并购或者投资项目的影响

以上对于知识产权的尽职调查的重点方向是考量目标公司的知识产权的权利状态是否符合投资者对未来的预期及发展策略，以及这些权利状态是否可以对此形成有效的保护与支撑。例如，如果重点商标的覆盖范围及稳定性不足，对于公司未来的发展有时甚至是致命的；重点专利形成的技术壁垒是否能够满足公司的与其发展需要，使保持公司未来竞争力的重要因素。

四、案例分析

1. 北汽收购萨博案例

2009年12月11日，北汽以2亿美元成功收购瑞典萨博汽车公司相关知识产权，通过此次收购，北汽成功收购萨博技术，尤其是得到了先进的核心技术;此外，北汽通过收购取得了完整的质量与制造工艺体系，为产品技术的消化吸收和研发制造提供了有利条件；再次，北汽的“走出去”开启了在发达国家收购先进成套设备的快乐之旅。

2. 建广资产收购荷兰恩智浦半导体公司

2016年6月，北京建广资产管理有限公司与荷兰芯片制造商恩智浦（全球前十的半导体公司）半导体（NXP Semiconductors）达成协议，以27.5亿美元购买恩智浦的Standard Products部门。这标志着由中国资本发起的迄今为止最大的一起半导体领域并购案圆满完成。建广资产通过此次交易一举拿下恩智浦几十条产线和上千种产品，极大地填补国内工业半导体的空白。

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