国浩视点 | 评析新《商标法》“不以使用为目的”条款

  目 录：

一、商标注册“不以使用为目的”的证明

二、“不以使用为目的”的商标注册申请中的“恶意”

(一) “恶意”与“不以使用为目的”的关系

(二) “恶意”的含义

(三) “恶意”的证明

三、“不以使用为目的”条款的适用前景之猜想

2019年4月23日，第十三届全国人大常委会第十次会议通过了对《商标法》的几项修改，其中之一是在第四条第一款中增加了一项规定：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”这一规定，在文字上看似普普通通，却蕴含着极为丰富的信息，值得深入挖掘。《商标法》此次修改除了在第四条中增加了上述之外，还分别对第十九条第三款、第三十三条、第四十四条第一款以及第六十八条第一款第（三）项作出了适应性修改。这些修改合在一起，形成了一套严密的规范体系，为了表述的方便，本文姑且称之为“不以使用为目的”条款。新《商标法》修改条款即将于2019年11月1日起施行，本文将对“不以使用为目的”条款进行分析和评论。

一、商标注册“不以使用为目的”的证明

在开始讨论之前，我们先来给这一新增加的规定挑个“错”。这一规定针对的是“不以使用为目的”的注册申请，也就是说还存在着“以使用为目的”的注册申请。如果不存在“以使用为目的”的注册申请，专门规定“不以使用为目的”的注册申请如何如何，在逻辑上就难以说得通了。但历史地看，商标的注册与使用是没有关系的，因为在商标注册制度产生之前，商标的使用早就已经存在了。

商标注册制度的出现，不是为了解决商标可不可以使用或者能不能使用的问题，没有注册的商标照样可以使用，否则何来未注册商标呢？商标注册自始与权利有关，在实行商标权注册取得制度的国家里，注册是权利取得的依据；在实行商标权使用取得制度的国家里，注册是证明权利存在的最简便的方式。一个标志，即使是为了作为商标而专门创作或设计出来的标志，在与具体的商品或服务结合之前，只是一个标志而已，不能称为商标，也没有人可以对其主张商标权。在商标注册制度产生之后，一个标志变成商标就有两种途径：使用或注册。因此，申请商标注册的目的，从来就不是为了使用，而是为了“专用”——一种可以禁止他人未经许可的使用的状态。

此次修改之前的《商标法》第四条第一款，也就是修改后的第四条第一款第一句话，已经说得非常清楚了：“需要取得商标专用权的”，应当向商标局申请商标注册。如果不需要取得商标专用权，就不用申请商标注册。这句话体现的是自愿注册原则（第六条是自愿注册原则的例外）。此次修改新增加了一句话，整个第四条就显得有些杂乱了。第一款前后两句话基本上有些“前言不搭后语”，而第二款与第一款也失去了逻辑上的关联。

不过，话虽如此，我们却不应对新增加的这一规定这般挑剔。“不以使用为目的”所要表达的意思是，申请人并不打算在获得注册之后来使用这个商标，而这种现象是真实并且普遍存在的。因此，在解释第四条新增加的这一规定时，我们不应认为申请商标注册有使用和非使用两种目的，或者将商标注册分为“以使用为目的”和“不以使用为目的”两种情形。只要我们对这句话的含义及所针对的情形有清楚的认识，在文字或口头表达上说“使用目的”或“以使用为目的”也算不上多大的问题。

申请人在申请商标注册时有没有使用目的，是申请人内心的想法或意图。现在科技虽然已经很发达，但我们还是没有办法准确地知道一个人在想什么。法律上通常是根据一个人说的话或做的事情来判断其目的或意图。一个人说过什么或做过什么，是客观的事实，在法律程序中需要依靠证据来证明。在具体案件中，申请人究竟有没有使用目的，法院要根据申请人说过的话或做过的事来判断，不可能凭一方当事人说有就认定有，另一方当事人说没有就认定没有。因此，“不以使用为目的”的证明在此次修改于2019年11月1日生效之后恐怕就是一个无法回避的问题了。

在讨论这个问题之前，有两个基础性问题需要先行澄清。其一，规定虽然同时提到了“恶意”，但其要规范的主要是商标囤积，而非与他人在先权利冲突的商标抢注；其二，“不以使用为目的”显示出，这一规定主要适用于那些在申请商标注册时还没有实际使用的商标。

这一规定要求商标局对于不以使用为目的的商标注册申请，应当“驳回申请”。驳回申请是《商标法》上一个很常见的说法，只要申请不符合《商标法》的有关规定，商标局都应当驳回。不过在实务上，商标局对于一些不符合《商标法》规定的情形是不会主动进行审查的，只在有人提出异议的时候才会审查，而且审查的内容是异议能否成立。

在这些情形之下，异议人需要说明并提供相应的证据来证明涉案商标不符合《商标法》的规定。第十三届全国人大常会第十次会议通过的对《商标法》第三十三条和第四十四条第一款的修改，非常清楚地表明，申请是否属于“不以使用为目的”的情形，商标局应当主动审查。这意味着，商标局在因驳回而引发的行政诉讼程序中，要提供证据来证明申请“不以使用为目的”。

我们知道，申请人在申请商标注册时有没有使用目的，通常是通过注册后是否有实际使用来验证的。让商标局在审查阶段就以申请人在注册后没有实际使用为由驳回申请，那是极其荒谬的。

在审查阶段，也不太可能发生申请人向他人转让商标牟利的行为。当然，申请人也不可能承认自己的注册不以使用为目的。在此情况下，商标局很难拿得出能够直接证明申请人“不以使用为目的”的证据。

为避免在行政诉讼中因证据不足而败诉，商标局最明智的选择是不对申请人是否有使用目的进行审查，待初步审定公告后由他人提出异议时再进行审查，这样就可以把证明申请人“不以使用为目的”的责任转移给异议人。

但问题在于，异议人也不太可能拿出直接的证据。如果把这一规定延后到无效程序中再适用，那它在很大程度上就会被“撤三”所取代，因为“撤三”不需要考虑注册人是否有使用目的，只要有不使用的事实就足够了。

那么，是否可以类比撤三程序中要求注册人证明商标已经实际使用的规定，要求申请人来证明其“以使用为目的”呢？我们千万不要忘记，这是在商标审查阶段，而且商标还没有实际使用！商标在注册后任何一个连续三年的期间内有没有实际使用，注册人最清楚，也最容易证明。要求他证明有实际使用，否则就推定没有使用。这个推定，在注册人确实已经实际使用的情况下，是很容易推翻的。

在审查阶段，在商标没有实际使用的情况下，申请人也几乎没有办法证明其申请“以使用为目的”。在“不以使用为目的”的证明上实行举证责任倒置或类似的安排，在效果上就是创设了一个几乎不可能推翻的“不以使用为目的”的推定。这既不符合行政诉讼法的规定，也不符合法治社会、法治政府的精神。因此，在商标局不能证明申请“不以使用为目的”的情况下，要求申请人证明“以使用为目的”，既不合法也不合理。

综上所述，我们不难发现，从这一规定的文本上来看，商标注册申请是否“不以使用为目的”是一个事实，不能绕过证明问题。但无论是让商标局来证明申请“不以使用为目的”还是让申请人来证明“以使用为目的”，基本上都不具有合理性与可行性。比较合理可行的办法是，商标局根据申请人申请商标注册的情况来推断申请人是否有使用目的，然后由申请人针对这个推定的合理性进行挑战。

申请商标注册的情况主要有两个方面：商标的数量与使用范围。申请注册的商标数量越多，商标所使用的商品种类越多，申请人实际使用的可能性就越低，属于“不以使用为目的”的情形的可能性就越大。要使这种推断具有合理性，商标局就必须考虑申请人的生产经营规模。企业规模越大，多元化经营的可能性就越大，涉及到商品种类就越多，同一种商品的规格或型号就越多，“以使用为目的”的可能性就越大。

于是，一个经常被主管部门和法院提到的概念终于浮出了水面——“明显超出正常经营需要”。企业在申请注册要提交一些主体的证明文件，必要时商标局还可以根据《商标法》第二十九条的规定要求申请人提交文件或做出说明，商标局据此可以判断出企业正常经营需要的商标有多少，涉及到多少种类的商品。申请注册的商标的数量以及使用范围，就写在申请文件里，并保存在商标局的数据库里。两相比较，商标局认定申请人是否“明显超出正常经营需要”就不再是一件困难的事情了，根本就不需要多余的证据了。

至此，前面提到的一个困惑突然解开了，我们终于明白了这次修改为什么把这一规定放在第四条里：自然人、法人或者其他组织在“生产经营活动”中，对其商品或者服务“需要”取得商标专用权，已经把“正常经营需要”完全包含在里面了！把“不以使用为目的”解释成“明显超出正常经营需要”，新增加的这一规定放在第四条里面，就十分协调、融洽了。

当然，前文所写的纯粹是理论分析和逻辑推演。“不以使用为目的”最终是否会被商标局解释成为“明显超出正常经营需要”，相关法院是否会接受商标局的解释，只能等到本次修改在今年11月1日施行后才能确切地知道。在此之前，我们所说的一切，只能算猜测。

二、“不以使用为目的”的商标注册申请中的“恶意”

“不以使用为目的”只是新增规定的一个适用条件，它还有另一个适用条件，即“恶意”。接下来将重点探讨三个问题：“恶意”与“不以使用为目的”的关系、“恶意”的含义以及“恶意”的证明。

(一) “恶意”与“不以使用为目的”的关系

根据司法部部长于2019年4月20日在第十三届全国人大常委会第十次会议上所作的修正案（草案）说明，这一规定原本是没有“恶意”这一条件的，其原文是“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回”。据全国人大宪法和法律委员会所作的审议结果报告，有些常委会组成人员提出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。最终通过的文本在“商标注册申请”前面增加了“恶意”一词加以限定。

这一立法过程披露出来很多有价值的信息。第一，“不以使用为目的”的商标注册申请并非都属于恶意，防御商标的注册就是一个典型的例外；第二，“恶意”申请商标注册的情形也不仅限于“不以使用为目的”，有使用目的甚至已经实际使用的注册申请也同样可能出于恶意；第三，“不以使用为目的”与“恶意”是两个不同的条件，不能解释成谁包含谁或互为包含的关系；第四，适用这一规定必须同时具备“不以使用为目的”和“恶意”两个条件，也就是说“不以使用为目的”的申请中的非“恶意”的那些，以及“恶意”申请中“以使用为目的”的那些，都不属于这一规定的适用范围。

在此次修改之前，一般认为，恶意是指申请人或注册人的意图、目的或动机，“不以使用为目的”的注册属于恶意注册的一种情形，这大概也是草案只提“不以使用为目的”而未提“恶意”的原因。按照最后通过的文本，“不以使用为目的”与“恶意”就不可能是这种关系了。仔细想想，全国人大常委会组成人员提出的意见是对的，确实有一些不以使用为目的的注册并非出于恶意，他们所举的例子非常恰当。

(二) “恶意”的含义

“恶意注册”的说法虽然被人们普遍接受，但其含义却一直是比较模糊的。在此次修改之前的《商标法》上只有一个条款即第四十五条第一款提到了恶意注册，人们往往还把《商标法》第三十二条所说的“以不正当手段抢先注册”也理解为恶意注册的一种形式。我们需要将第四条新增加的这一规定中的“恶意”与第四十五条第一款中的“恶意”以及第三十二条中的“不正当手段”进行比较区分，以确定这里“恶意”的真正含义和作用。

最高人民法院商标授权确权司法解释第二十五条规定，人民法院判断诉争商标申请人是否“恶意注册”他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。商标局和原商标评审委员会制定的商标审查审理标准明确了判断申请人是否具有恶意时可考虑的因素，包括：（1）系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；（2）系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；（3）系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷，可知晓该驰名商标；（4）系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；（5）系争商标申请人注册系争商标后具有以牟取不当利益为目的，利用驰名商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作，向驰名商标所有人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；（6）驰名商标具有较强独创性；（7）其他可以认定为恶意的情形。在这些因素中，除了司法解释中提到的申请商标的理由之外和审理标准中提到的“其他”之外，其余的那些都不能适用于商标囤积的情形的。因此，这里的“恶意”虽然与恶意注册驰名商标之“恶意”都同样是指申请人/注册人的主观意图，但两处“恶意”的具体内容和表现显然并不相同，此“恶意”非彼“恶意”也！

将他人的驰名商标作为自己的商标申请注册，基本上都属于商标抢注，第四十五条第一款中的“恶意”与第三十二条中的“以不正当手段”具有内在关联。前述审查审理标准中所列的各项外，原则上都可以作为认定第三十二条中的“以不正当手段”时应考虑的因素。商标授权确权司法解释第二十三条也规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。既然新增加的这一规定中的“恶意”不能按照恶意注册驰名商标的“恶意”来解释，按“以不正当手段”来解释自然也是行不通的。

考虑到新增加的这一规定的立法目的和立法过程，这里的“恶意”不应从正面亦即其申请注册的意图来理解。在不以使用为目的的情况下，申请人申请商标注册当然不可能是为了自己使用，要么是为了防止别人注册，要么是卖给别人使用。很多人会认为卖给别人使用属于非法牟利，就是恶意。这种认识是没有法律依据的，《商标法》允许注册商标转让，第四十二条就是专门针对商标转让的规定。如果有哪个法律明确规定商标转让需要有特别的资格或经过特别许可，倒可以说不具有资质或无特别许可的转让构成非法经营。作者自行印刷自己的作品出售被追究非法经营罪的例子屡见不鲜，但还没有听说过转让自己的商标构成非法经营罪的。从另一个方面来说，防止别人注册也未必是真正的“善”。自己明明不用却占着不让别人用，万一别人使用并无恶意，注册人的“善”从何说起呢？因此，从申请注册的意图来解释“恶意”，严格遵循《商标法》的原则和精神的话，可能得出恶非“恶”、善亦非“善”的奇怪结论。这显然不是我们想要的结论。

我们认为，新增加的这一规定中的“恶意”并不是与“不以使用为目的”并列的两个独立的适用条件，而是在“不以使用为目的”的情形之下的“恶意”。因此，所要探究的申请人意图，不是其申请商标注册的动机，而是其不使用的理由。商标注册和保护的主要目的是鼓励企业在品牌建设上进行投资，为社会提供质量稳定可靠的商品和服务，保障他们能够从这些投资中获得应有的回报。这些制度的建立与运行，是需要投入很大成本的，而这些投入都是来源于公共资金。如果注册了商标而不打算使用，这些公共资金的投入就失去了意义。正因如此，使用商标是注册人在《商标法》上应尽的义务，这也就是“撤三”制度存在的合理依据。在专利法上，专利权人不实施专利被视为专利权滥用，会产生严重的法律后果，也是这个道理。申请人注而不用，造成了公共资金的浪费，总得有个说得过去的理由。防止别人注册后用来损害自己已经取得的合法权益，可以算是一个正当的理由。

参照商标授权确权司法解释的有关规定，我们认为，在“不以使用为目的”的情况下，申请人不能对其不使用给出合理理由或依据的，就属于“恶意”。如果申请人不使用其商标有正当理由，就不属于“恶意”。因此，这里的“恶意”在性质上不是与“不以使用为目的”并列的独立的适用条件，而是对“不以使用为目的”的适用范围的限定。从反面来说，它其实就是为“不以使用为目的”规定了一个例外，避免把有正当理由的不使用也纳入到禁止的范围。在适用上，应先确定属于“不以使用为目的”，然后再认定有无“恶意”。

(三) “恶意”的证明

基于以上讨论，第三个问题即“恶意”的证明其实就已经不再是问题了。申请人在商标局已经认定“不以使用为目的”的情况下，只好自己来证明其不使用有正当理由了。

三、“不以使用为目的”条款的适用前景之猜想

“不以使用为目的”条款在逻辑上包含两部分，其实也就是两条不同的线索：一是对于申请的规制，即在第四条、第三十三条和第四十四条第一款中增加的规定，涉及到三个不同的阶段，即商标局的审查、初步审定公告后的异议和注册后宣告无效；二是对代理机构的规制，即对第十九条第三款和第六十八条第一款第（三）项的修改，让那些代理了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的代理机构承担法律责任。

根据全国人大常委会决定的规定，这些修改将在今年11月1日生效。相信商标局一定会在这个日期之前出台详细的审查标准，最高人民法院也有可能出台相应的司法解释或对现行的授权确权司法解释作出相应性修改。我们现在去猜测这个条款的适用前景，多少有些无聊，但也并非完全没有意义。毕竟，这个“不以使用为目的”条款在立法技术上存在着一些缺陷，可能对其适用产生一些不利影响，最终有可能导致这一规定的立法目的落空。

从司法部部长所作的修正案草案说明来看，增加这一规定的目的是规制恶意申请、囤积注册等行为。虽然这里有“恶意申请”及“等”字，但考虑到现行《商标法》对于商标抢注的行为（包括第十三条、第十五条以及第三十二条）已有明确规定，增加这一规定的目的显然不是针对所有的恶意申请或恶意注册，而是恶意申请、恶意注册中的一种具体情形——商标囤积。在现行《商标法》上，商标囤积基本上不涉及到在先权利冲突和恶意抢注，实务上只能纳入《商标法》第四十四条第一款中的“以其他不正当手段获得注册”的情形。将商标囤积视为“以其他不正当手段获得注册”的情形，尽管缺乏法理和逻辑依据，仍然因为可以有效地解决问题而被主管机关广泛采纳。不过，这毕竟是名不正言不顺的事情，而且，严格按照法律来解释，第四十四条是宣告无效的事由，只能适用于已经核准注册的商标；它既不是驳回的事由，也不是初步审定公告后异议的事由，不能适用于处于审查程序中的商标。在审查程序中就把商标囤积问题给解决掉，而不是拖到后面的评审和无效程序，可以避免很多麻烦，节省很多成本。因此，“不以使用为目的”条款的立法目的，就是为商标局在审查阶段来处理商标囤积问题提供直接的法律依据。

但是，法律文本的用语却可能导致“不以使用为目的”条款的适用范围扩大。通常情况下，商标抢注中也有很多是不以使用为目的的。由于被抢注为商标的标志往往是他人未注册的驰名商标和有一定影响的商标以及知名人物的姓名、知名企业的字号等，按现行标准认定恶意并不难，因此，即便申请人只就一类商品申请注册一个商标，单从字面上看，也完全符合“不以使用为目的”条款的适用条件。如果这样来解释和适用“不以使用为目的”条款的话，就会对《商标法》第十三条、第十五条和第三十二条的解释和适用造成极大的混乱。

这只是问题的一面，问题的另一面是，法律文本清楚地规定了适用这一条款的两个条件，让商标局来证明“不以使用为目的”和“恶意”，或者让申请人证明自己“以使用为目的”和没有“恶意”，都不具有合理性且难以操作。无论举证责任怎么分配，这一条款的适用都可能走向两个极端：让商标局来证明，商标局只能避而不用这个条款；让申请人来证明，就会产生推定“不以使用为目的”的效果，申请人除了拿出实际使用的证据之外似乎没有好的办法来推翻这个推定，只好先使用后申请注册。可能有人觉得，后一种情况不正是这一条款起作用的表现吗？这不就大大增加了商标抢注和囤积的难度吗？但不应忘记，没有实际使用过的商标哪怕是正常申请，也会受制于这个推定。最后的结果是要申请注册，必先使用，否则就会被推定为“不以使用为目的”。这就与“不以使用为目的”条款的立法本意相去甚远了。

因此，不折不扣地按照法律文本来解释和适用“不以使用为目的”条款，既不限缩也不变通，似乎是行不通的。在适用范围和适用条件上，要限缩解释，把商标抢注中“不以使用为目的”的情形排除；在“不以使用为目的”和“恶意”的认定上，要把“不以使用为目的”变通为“明显超出正常经营需要”，把“恶意”变通为“没有正当理由”，把证明变通为推断。

经过前面所说的限缩和变通之后，商标局对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的主动审查就比较容易操作了。但是，有一个问题需要特别强调并引起高度重视。“明显超出正常经营需要”显然是根据数量或范围来界定的，在判断时首先要确定正常经营需要的商标数量或商品范围，然后再拿实际申请的商标数量或商品种类进行对照，最后得出“明显超出”与否的结论。我们不清楚生产经营规模与商标数量在理论上是否存在着稳定的对应关系，也不知道商标局是否有成熟靠谱的模型或方法来测算申请人正常需要的商标数量。在这种情况下，如何保证商标局的认定标准科学合理，程序公开透明，结果公平公正，不容忽视。治理商标囤积乱象固然重要，厘清政府与市场的合理界线同样重要，法治国家和法治政府建设以及“放管服”更加重要！

《商标法》此次修改对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”能达到什么样的规制效果，我们不便随意猜测。一次申请几十上百个商标的情况肯定会大大减少，但会不会出现化整为零的情况，则不好说。一方面，任何数量指标都会有一些过渡地带，能够规避数量限制的办法也很多；另一方面，在市场上买商标的需求不减少的情况下，利润的驱动也许会超过申请被驳回所带来的投资风险。

此次修改的一个亮点是，“不以使用为目的”条款将代理机构纳入了规范的范围。根据修改后的第十九条第三款规定，代理机构知道或者应当知道委托人申请注册商标属于“不以使用为目的的商标注册申请”情形的，不得接受其委托的规定。如果代理机构违反了这一规定，就会承担第六十八条规定的法律责任。据传言，一些代理机构以多种方式参与到商标囤积甚至商标抢注当中，2013年《商标法》修改时限制代理机构自己申请商标注册的范围，决不是无的放矢。在“不以使用为目的”条款生效之后，代理机构在幕后操盘或推动商标囤积的法律风险巨增，在正常代理过程中稍有不慎也会被商标局列入黑名单。因此，可以预见的是，代理机构介入商标囤积的动机会受到有效抑制。而且，在无法准确判断出其客户的申请是否属于“不以使用为目的”的申请时，代理机构的理性选择是拒绝代理这笔业务。这对于治理商标囤积当然是有积极意义的。

人们应该有一定的心理准备，“不以使用为目的”条款的实施可能会产生一些负面作用，可能会伤及正常的商标注册申请。不放过一个非正常申请，与不伤害一个正常申请，二者是不可兼得的。尽管我们一直认为，治理商标囤积应重在疏而非堵，我们也真诚地希望，“不以使用为目的”条款能够达到立法者所期待的效果。

作者简介

董炳和

国浩苏州办公室资深顾问

业务领域：知识产权

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