中闻原创 | 细节决定成败 ——中国某民营企业与北京市知识产权局和美国某公司的一起专利行政案

专利案件涉及技术问题，而律师学的是法律，很多人认为法律人很难搞懂技术。在专利案件中，技术问题的确特别重要，而且需要对技术背景和技术方案细节了解的非常透彻。但是，专利案件要审理的还是法律问题。虽然很多律师包括我可能没有某个专利涉及的相应技术背景，但是我们在中学都学过物理、化学，只要我们有耐心，在技术人员的帮助下认真的分析、吃透技术方案，克服畏难情绪，专利案件是很有意思的。

下面分享一个去年完成的案件。这个案件的原告是中国的一家民营企业，被告是北京市知识产权局，第三人是美国某跨国公司。我代理原告最终胜诉，这个案件也是为数不多的省市一级知识产权局和美国跨国公司在与中国民营企业的诉讼中败诉的案件，有一定的意义。

一、基本案情：

中国某民营企业（以下简称A公司）主要生产起重机器，美国某跨国公司（以下简称B公司）也主要生产起重机器。B公司有一个起重机器的产品专利，首先在美国申请，后来通过PCT途径在中国也获得了专利。B公司认为A公司的产品侵犯了它的专利权，于是B公司向北京市知识产权申请专利侵权纠纷调处。

专利调处是一个类司法程序，由知识产权局组成合议组，在听取双方的意见和举证、质证之后，作出决定。如果作出的决定书认定构成专利侵权并且生效的话，可以根据决定书申请法院执行。

在专利调处过程中，我代表A公司参加了调处程序。

首先，我们向国家知识产权局复审委员会提出了涉案专利无效申请。经过国家知识产权局复审委员会的审理，涉案专利部分无效，并且B公司被迫修改了涉案专利的权利要求1（权利要求1保护的范围过大）。

国家知识产权局复审委员会的裁定生效后，北京市知识产权局召集双方进行调查，现场对涉案机器进行了拆解。经过举证、质证、辩论等环节，虽然我们提出来A公司的产品与涉案专利方案的几处不同之处，但是北京市知识产权局没有采纳我们的意见，依然认为A公司侵犯了B公司的专利权。

根据法律规定，A公司不服北京市知识产权局的决定，起诉到了北京知识产权法院。北京市知识产权法院开庭审理本案，我代表A公司出庭，北京市知识产权局的副局长出庭支持诉讼，B公司的代理律师和三、四位技术人员出庭。在法庭上，再一次对涉案机器进行拆解，并仔细对照涉案专利的技术方案一一比对。在比对中，我也针对北京市知识产权局决定书中的错误之处提出了律师意见，例如：究竟是“一个负载范围”还是“两个负载范围”，究竟是“刚性部件”还是“柔性部件”。对于我提出来的质疑，被告和第三人虽然努力自圆其说，但是明显理由不符合常理。最终，法院判决北京市知识产权局败诉，A公司生产的产品不侵犯B公司的专利权。A公司胜诉。

二、案件胜诉的关键点：

第一，及时提起了专利无效申请，涉案专利被裁定部分无效，保护范围大大缩小。

拿到案件材料之后，我的第一感觉是：涉案专利的权利要求1保护范围过大，有被裁定无效的可能性。循着这个思路，我与相关领域技术人员进行了多次探讨，并且请相关领域技术人员为我提供相应的技术材料。B公司拿到国家知识产权局转给他们的申请无效的材料之后，估计也担心涉案专利的权利要求1被无效，主动进行了修改，再加上其他几个专利要求被专利复审委员会认定不符合法律规定，这样就大大缩小了专利的保护范围，

所以，遇到此类案件首先应该考虑涉案专利是否存在无效的可能性。当然，我并不主张通过无效程序来拖延时间，而是应该提出详尽的理由和证据。

第二，对技术方案的每一个细节牢记在心。

对律师来讲，要了解技术方案也是一个难事。为了了解技术问题，我多次跟技术人员沟通。平时写材料需要随时电话沟通，每次开庭都要当面沟通。等我参加了专利无效、专利调处等程序，到了法院阶段，对于涉案专利的技术方案和涉案机器的技术方案，每一个细节已经牢记在心。所以，在法庭上可以准确、快速的指出关键之处。

三、与技术人员沟通的技巧

前面几次说过要跟技术人员沟通，但是技术人员有技术人员的语言习惯和语言特点，法律人有法律人的语言习惯和语言特点，在沟通的时候需要一些技巧，不然可能产生误解。

1、从了解最基本的技术背景开始

与律师沟通的技术人员往往是行业内的专家，专家说话往往会假定最基本的技术背景听者是知道的，上来就可能是高难度的技术问题或者关键技术问题。这样聊下去，可能律师会越来越糊涂。所以，一定要求技术人员从最基本的技术背景聊起，例如：基本原理是什么，基本的物理公式是什么，基本的化学反应是什么，最初级的机器是什么，行业的基本情况等等。我基本上每次都要麻烦技术人员停下来，给我就最基本的技术问题进行介绍。

2、不断的穿梭于法律语言与技术语言之间

专利案件审理的是法律问题，法庭上用的是法言法语，专利方案上写的东西法律人与技术人员的理解未必一样。这种情况下，首先可以告诉技术人员法律人是怎么理解某个方案甚至某个词语的，之后询问技术人员的理解，对比双方理解是否一致。律师需要不断的穿梭于法律语言与技术语言之间，对关键性问题用最直白的话再三确认，这样才能保证双方的理解在一个层次上。

3、关键之处需要提供书面证据

在技术人员看来，很多问题是不证自明的，是本领域的公知常识，根本不需要证据证明，也往往想不到还需要提供材料。可是，法庭上坐着的是都是法律人，某些技术领域的公知常识，对于法律人来说却是晦涩难懂、高深莫测。所以，如果主张专利技术方案或者涉案产品的技术方案涉及到公知常识，一定请技术人员提供材料。这些材料可以是教科书，也可以是多年前的论文。

最后，非常感谢北京知识产权法院的法官们在这起案件的审理过程中的不偏不倚，没有因为被告是北京市知识产权局、第三人是美国的跨国公司而对原告产生偏见，也没有先入为主的认为中国的民营企业一定是抄袭了美国的跨国公司的专利，而是认真审理、查证了案件事实，作出了公平、公正的判决。

判决之后，被告和第三人也没有提起上诉，说明经过法庭审理，他们也是认可法院判决的，所以这个判决是“胜败皆服”。对于A公司来讲，如果判决侵权，那么无疑是一次灾难性的打击，生存会受到很大影响。好在，一个胜诉判决，可以让这个案件中的中国民营企业继续公平、合理的参与市场竞争。律师的价值，也就实现了。

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