中药制剂专利药味替代的创造性判断--简评口炎清颗粒专利无效案

作者：鲁礼炎 隆安（上海）律师事务所 合伙人律师 专利代理人。主要从事生物技术及制药领域专利申请、专利分析与布局、专利实施与转化；专利无效、专利侵权诉讼等。鲁律师先后就读于华东政法大学法律学院、上海交通大学药学院。

导读

本案涉及一种常用于治疗口腔炎症的“口炎清颗粒”的中药制剂专利200710151989.6，该专利于2010年7月14日获专利授权，专利权人是广州白云山和记黄埔中药有限公司。专利授权同年，专利权人向法院起诉延安常泰药业公司未经许可，以生产经营为目的，生产、销售了专利产品口炎清颗粒，侵犯了自己的专利权。一审法院根据被控侵权的中药原料的组成及含量与权利要求记载的完全相同，判决延安常泰生产、销售的涉案产品落入原告专利权的保护范围，侵权成立。

后来延安常泰提起上诉，并向复审委对该专利提出了无效宣告请求，复审委作出专利权全部无效的决定后又经过了行政诉讼一审二审以及最高院提审，无效决定维持。基于此无效决定，侵权诉讼二审中撤销了一审的侵权判决，延安常泰药业公司不构成侵权。

本案专利的争议焦点在于：药味替代是否具备创造性。以下对无效决定及不同阶段法院观点进行提炼汇总，并对技术偏见等问题进行简要评析，供大家参考。

1裁判要点 

1、在本领域技术人员根据现有技术不能预测新的化合物具备说明书所述用途和／或使用效果的情况下，专利申请说明书应当记载该化合物可以实现所述用途和／或达到预期效果的定性或定量实验数据。

2、针对相同的疾病，采用性味与归经、功能与主治相同甚至曾经归属于同一药名下的药味产生的治疗效果，本领域技术人员能够通过有限次的实验得到清除自由基的技术效果。

3、专利的技术方案对于本领域技术人员来说是非常容易想到的，在此情况下，除非本专利具备的技术效果达到更高的要求，才能认定本专利具备创造性。 

4、在判断一项权利要求是否具备创造性时,一般先将该权利要求所述的技术方案与现有技术中最接近的技术方案进行对比分析,确定二者之间的区别技术特征；随后根据该区别特征确定发明实际解决的技术问题；再判断该区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题对于本领域技术人员而言是否显而易见。如果本领域技术人员根据现有技术的教导或启示能够容易引入上述区别特征，而且该区别技术特征的引入没有产生预料不到的技术效果，则应当认为该权利要求不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。

2涉案专利信息  

2.1 口炎清颗粒简介

口炎清颗粒，中成药名，为清热剂，具有滋阴清热，解毒消肿之功效。主治阴虚火旺所致的口腔炎证。白云山口炎清颗粒是广州白云山和记黄埔中药有限公司治疗口腔炎症的拳头产品，曾被评为广东省自主创新产品，应用范围十分广泛。口炎清颗粒方中天冬、麦冬养阴润肺，益胃生津；玄参清热凉血，滋阴解毒，利咽消肿；金银花（山银花）清热解毒消肿，甘草调和诸药。该公司2013年还因“一种口炎清颗粒的质量控制方法及应用”专利获得了第十五届中国专利优秀奖。

白云山和记黄埔早在2005年就口炎清颗粒的中药制剂配方申请了发明专利（专利号为ZL200510098589.4，以下称在先专利），专利授权文本中权利1保护的治疗口腔炎症的中药制剂的配方为“天冬25份、麦冬25份、玄参25份、甘草12.5份、金银花30份”。而本案被无效的专利为2007年提交申请，2010年获得授权，其权利1要求保护的配方为“天冬25份、麦冬25份、玄参25份、甘草12.5份、山银花30份”，所以这前后两份专利权利1的区别仅在于配方中使用“山银花”取代了“金银花”，那么这种药味替代对于本领域技术人员来说是否显而易见、是否取得了意料不到的技术效果成了判断本案是否具备创造性的关键因素。

2.2 无效专利信息

无效决定号	第18566号
发明创造名称	治疗口腔炎症的中药制剂及其制备方法
国际分类号	A61K 36/8968，A61K 9/00，A61P 1/02
无效请求人	延安常泰药业有限责任公司
专利号	200710151989.6
申请日	2007年09月21日
授权公告日	2010年07月14日
无效决定请求日	2011年11月04日 复审委宣告专利权全部无效
一审-北京一中知行初字第3190号行政判决	2012年12月20日 撤销无效决定，要求复审委重新审查
二审-北京高行终字第640号行政判决	2013年05月22日 撤销一审行政判决，维持复审委无效决定
最高院再审-知行字第29号行政裁定	2015年10月28日 驳回白云山和记黄埔的再审申请
技术领域	口腔炎症、中药制剂

2.3 授权的权利要求

3判决/决定解读  

3.1 无效宣告理由

权利要求1-4因不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

3.2 权利要求1是否具备创造性？

针对上述问题，专利复审委与北京市高院、最高院的观点基本一致，即不具备创造性，但是行政诉讼一审中北京市一中院则认为权利1具备创造性，以下汇总了各方观点及判决要点概述，供大家参考。

（1）复审委观点：山银花替代金银花容易想到，有益效果并非预料不到，权利1不具备创造性。专利权全部无效。

① 药味用途相同，替代容易想到。2005年版《中国药典》记载山银花和金银花两者的性味、归经、功能与主治完全相同，而这些因素都是决定最终用途的关键因素，专利权人没有证据证明这种药味名称的区分是由于不可替代导致的，本领域技术人员在口炎清在先专利的基础上，容易想到采用山银花来取代金银花，药典中规定口炎清颗粒中所用的中药材是金银花并不会妨碍或阻止本领域技术人员尝试用性味功能类似的山银花。

② 实验数据证明效果力度弱。专利权人采用的空白对照、已知制剂和阳性对照为基准的“三基准对比”实质上是一种数据的直观对比，其本身并不包括对数据进行统计分析的过程，而且专利权人没有提供充分的证据证明采用这种数据分析方法能够消除个体差异等实验条件的影响。在采用山银花替换金银花制备得到新的中药制剂后，所治疗的病症仍然是口腔炎症，适应症并没有发生实质改变，即这种替换并没有产生扩大或改变适应症范围的预料不到的技术效果。

③ 现有技术无法认定金银花的不可替代性。该专利侵权诉讼中法院认定金银花和山银花在药效学上存在实质区别，但是存在区别并不代表该方案一定具备创造性，因为现有技术抗辩的判断标准与创造性的判断标准并不相同。

（2）行政一审-北京市一中院观点：山银花替代金银花具有有益技术效果，并且非本领域技术人员可以合理预期，因此具有非显而易见性，权利1具备创造性。判决撤销无效决定，要求复审委重新审查。

发明要解决的技术问题是用金银花代替山银花是否取得更好的治疗效果。

① 在本专利申请日之前，本领域技术人员一般认为，山银花与金银花相比质量较次，药用价值要比金银花低，价格也比金银花便宜很多。故本领域技术人员没有动机将现有制剂中的金银花替换为山银花，即便用山银花代替现有制剂中的金银花，其能够预见的是替换后的制剂不但不能实现本专利所证实的具有更好的治疗效果，甚至可能是降低现有制剂的治疗效果。复审委认定用本专利权利要求1的技术方案替代现有制剂的技术方案是显而易见的，其结论缺乏事实依据，本院不予支持。

②本专利以在先专利为背景技术和对比技术，通过比较研究发现，本专利制剂用山银花代替在先专利制剂中的金银花后，能够进一步提高这种中药制剂的抗炎作用、体外抑菌作用、扶正固本作用和生津润燥作用，达到更好的治疗效果。这种有益技术效果并非本领域技术人员可以预期的。

③ 化学医药发明是否取得有益的效果大多需要通过试验数据来加以验证，只要试验数据足以证明发明具有有益的效果即可，无须考虑试验数据的多少。并非严格到要求专利文件需如同我国药品注册申报文件一样记载的试验数据具有统计学意义上的显著差别，从而避免个体差异带来的影响。

④ 本领域技术人公知，《中国药典》会根据本领域科技进步所取得的研究成果，适时地将一些安全、有效、疗效更加确切或原料易得的药品或药剂的变更处方加以收载。因此，本专利申请日之后，2005年版《中国药典》中就已吸收本专利的研究成果，将口炎清颗粒处方中的金银花改为山银花，也从另一角度证实了含山银花的本专利制剂相对于含金银花的在先专利制剂具有有益技术效果。

（3）行政二审-北京市高院观点：山银花替代金银花具有有益技术效果，并且非本领域技术人员可以合理预期，因此具有非显而易见性，权利1具备创造性。撤销一审行政判决，维持复审委无效决定。

（4）最高院再审-最高人民法院观点：本专利用山银花替换金银花对于本领域技术人员来说是显而易见的；权利要求1要求保护的技术方案相对于现有技术的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性；而且本专利也没有克服技术偏见。因此驳回白云山和记黄埔的再审申请。

权利1实际解决的技术问题：

如前所述，本专利与在先专利仅存在山银花替代金银花这一项区别技术特征，说明书记载这种药味替代能够进一步提高抗炎作用等，达到更好的治疗效果，因此，二审判决关于本专利权利要求1实际解决的技术问题是将在先专利制剂中的金银花替换成山银花以取得更好的治疗效果的认定并无不妥。

本专利是否显而易见：

① 基于山银花和金银花的性味、归经、功能主治相同，并且山银花用于痈肿疗疮治疗的主治功效与在先专利中用于治疗口腔炎症的用途也非常相似，本领域技术人员很容易想到将现有技术结合，采用山银花替换金银花，这种替换是显而易见的。

② 在先专利中的金银花，实际上包含了山银花，因此，本专利的技术方案对于本领域技术人员来说是非常容易想到的，在此情况下，除非本专利具备的技术效果达到更高的要求，才能认定本专利具备创造性。 

③  本专利的背景技术即白云山公司于2005年9日申请的专利。根据常泰公司在无效程序中提交的国家药典委员会药典业中函（2007）52号，2007年5月30日，国家药典委员会发给白云山公司《关于口炎清颗粒处方中金银花修改为山银花申请的回函》，针对白云山公司申请将“口炎清颗粒”处方中的“金银花”变更为“山银花”的来文，答复如下：“经我会核查，《中国药典》2005年版增补本已将口炎清颗粒处方中的‘金银花’变更为‘山银花’。因此，该品种不再另行修订。”上述事实也说明了本专利用山银花替换金银花对于本领域技术人员来说是显而易见的。

对于上述第③点，笔者认为高院将国家药典委的回函作为证据说明药味替代具有显而易见性有些不妥。因为该函件是针对白云山公司答复的，不属于不特定的主体，这与公知技术的定义不相符。即使白云山公司基于该事实进行药味替代显而易见，但这对于本领域技术人员来说仍是非显而易见的。

本专利是否取得预料不到的技术效果：

本专利与在先专利相比，所治疗的病症均是口腔炎症。从本专利说明书所记载的有益效果而言，多组实验结果是否存在显著性差异无法确定，甚至没有显著差异。而且针对相同的疾病，采用性味与归经、功能与主治相同甚至曾经归属于同一药名下的药味产生的治疗效果，本领域技术人员能够通过有限次的实验得到清除自由基的技术效果。因此，本专利采用山银花替换金银花后并未产生预料不到的技术效果。

本专利是否克服了技术偏见：

         ① 山银花疗效大体与金银花相似，一般认为质量较次，证据并未说明山银花在药效、产量还是其他方面次于金银花；

② 虽然山银花缺乏金银花的有效成分木犀草苷，但是2005年版《中国药典》记载的口炎清颗粒中的金银花或者山银花要求绿原酸的含量是一致的，且均未规定木犀草苷的含量要求，难以认定木犀草苷是口炎清颗粒的有效成分；

③ 虽然《中国药典》2005版一部将金银花与山银花分列，但并没有证据证明两者在治疗口腔炎症过程中不可替代，而且在《中国药典》2005版一部之前山银花与金银花一直是混用的，也没有证据证明口炎清颗粒中存在配伍不当的问题。

因此，对本领域技术人员而言，在研发治疗口腔炎症中药制剂过程中，不存在不去考虑以山银花替换金银花的可能性，阻碍对该技术领域的研究和开发。关于白云山公司主张存在有关技术偏见的理由，本院不予支持。

4观点及启示 

4.1技术偏见

《审查指南》第二部分中规定：“技术偏见，是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。”

现实案例中因为克服了技术偏见而具有创造性的案例并不多，审查指南中给出的示例为：对于电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越光滑接触越好，电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗更小，优于光滑表面。该发明克服了技术偏见，具备创造性。

本案中虽然山银花比金银花略次，但是站位本领域技术人员，在综合考虑药材的质量和价格后，若价格优势明显，而质量仅稍微次些，又具有类似的治疗效果，选择使用该药材并不存在很大困难。存在相反的技术启示并不意味着就能构成技术偏见，还应该整体综合考虑其他因素。

4.2 实验设计的重要性

本案专利因为实验设计不够全面不够严格，使其获得的部分实验数据显著性差异难以确定，不能有效证明其比在先专利的效果更加优异，从而失去了一个有力的证据。对于医药化学类专利申请来说，说明书中记载的实验设计和实验数据总是起着至关重要的作用，专利撰写在专利的生命周期中是基础性的工作，也只有夯实基础才能取得顶层的稳定。

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