技术成果作价出资有关裁判观点、税收政策

作者：稼轩律师事务所 张敏莉律师

技术出资入股，是指技术持有人以技术成果作为无形资产作价出资公司的行为，技术入股后，技术出资方即取得股东权利，而相应的技术成果财产权则转移归公司享有。在无讼案例网输“技术入股”关键词后共检索到1767篇案例，其中与“专利”相关的有104篇案例，剔除撤诉、重复等多种因素外，本文最终选取了42篇案例进行统计研究。

一、案由分布情况

“技术入股”通常涉及专利权权属纠纷、专利权转让合同纠纷、专利实施许可合同纠纷、侵害实用新型专利权纠纷及职务发明创造发明人及设计人奖励、报酬纠纷等多类型案由，其中“以依法确认专利权、专利申请权归属”为诉请的专利权权属纠纷占较高比例。

二、技术成果形式

出资入股的技术包括专利与非专利技术两种形式，其中非专利技术出资的涉诉比例较高，占到64%。

三、司法裁判观点

• 裁判观点一：专利权属纠纷属于确认之诉，不适用于诉讼时效的相关规定。

湖南省高级人民法院（2015）湘高法民三终字第215号民事判决书认为，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条规定“当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩”。这说明《民法通则》规定的诉讼时效主要适用于债权请求权，对于所有权权属的确认请求权不适用上述规定。本案非干燥法生产乙二醇锑的制备方法发明专利至诉讼发生，其权利归属仍处于有争议的状态，华昌催化剂公司向人民法院提起诉讼，请求确认其对该专利享有所有权，属于确认之诉，故本案不适用《民法通则》关于诉讼时效的规定，刘谏文主张本案超过诉讼时效没有事实和法律依据。

• 裁判观点二 ：在无相反证据的情况下，专利著录事项中记载的发明人即为专利的实际发明人。

江苏省高级人民法院民事判决书（2017）苏民终271号民事判决书认为，专利著录事项中所记载的信息具有公示效力，在无其他相反证据予以推翻的情况下，应认定专利著录事项中记载的发明人即为专利的实际发明人。本案中，涉案专利的著录事项中记载的发明人为周巍或李梁和周巍，故在无其他相反证据的情况下，应当认定周巍或李梁和周巍系涉案专利的发明人。

• 裁判观点三：职务技术成果的前提是发明人、设计人与单位之间存在劳动关系，其次是发明人或设计人是执行本单位的任务或利用了本单位的物质条件。

北京市高级人民法院（2003）高民终字第61号民事判决书认为，根据专利法的规定，构成职务发明的条件，首先做出发明创造的发明人或设计人应是申请专利的单位的职工，其次必须是发明人或者设计人是执行本单位的任务或者利用了本单位的物质条件。王梓奇、徐正一作为“双腔回转颚式破碎机”实用新型专利的专利权人，与侨星公司签订了专利实施许可合同，并以技术入股的形式，在侨星公司基于实施王梓奇、徐正一的“双腔回转颚式破碎机”专利技术而成立的京海鹰设备公司中占有15%的股份，所以王梓奇、徐正一是以股东身份参与京海鹰设备公司的经营管理，同时因为王梓奇、徐正一不承认是以公司支付工资、福利的形式取得其股东利益。所以，王梓奇、徐正一除股东身份外，与京海鹰设备公司还存在事实上的劳务关系，孙成林亦与京海鹰设备公司存在事实上的劳务关系。王梓奇等三人是京海鹰设备公司的职员。

• 裁判观点四：“本职工作”的范围不是指单位的业务范围，也不是指个人所学的专业范围，而是指发明人或设计人的职务范围。 

长沙市中级人民法院（2010）长中民五初字第0202号民事裁定书认为，本职工作的范围不是指单位的业务范围，也不是指个人所学的专业范围。我国专利法规定的本职工作范围是指发明人或者设计人的职务范围，即工作责任、工作职责的范围。根据本案的事实，被告张超进入原告高雷公司之前，担任山西高扬专利产品的推广工作，2008年8月进入原告高雷公司后，一直担任公司产品的解说、安装和施工等技术工作，负责解决高雷公司产品在安装、施工中出现的难题，因此，可以认定研究涉案专利ZL200920304100.8水封式防臭型积水处理装置是被告张超的本职工作。

• 裁判判观点五：主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，其关键是该项发明创造所使用的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料系来自于本单位。

杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭知初字第489号民事判决书认为，主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，其关键是该项发明创造所使用的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料系来自于本单位。本案中，虽然古北公司的住所地与轩儒公司的住所地接近，但并不相同；刘宗孺至今仍然是轩儒公司的股东及法定代表人，而李志为则于2013年8月离职，2013年9月轩儒公司仍为二人缴纳社保公积金并未与常理相悖；至于轩儒公司还为涉案发明创造提供元器件等的主张，朱卓敏并未提供证据予以证明。综上，在案并无有效证据证明涉案发明创造系利用了轩儒公司哪些物质技术条件，仅凭轩儒公司为刘宗孺、李志为等缴纳社保、公积金的事实无法当然得出涉案发明创造系利用了轩儒公司的物质技术条件所完成，因此朱卓敏关于该项发明创造系利用轩儒公司的物质技术条件完成的主张亦不成立。

• 裁判观点六：专利使用权可以单独作价入股。

河北省高级人民法院（2012）冀民三终字第91号民事判决书认为，本案中延方研究所可以依据《专利技术合作合同》许可兴达公司使用该专利权，同时延方研究所可以将涉案专利的使用权作为出资与兴达公司以及他人合作建立新公司，两份合同可以分别履行并各自实现合同目的。

• 裁判观点七：技术出资入股后，对于后续改进成果，如果双方没有约定的，应当属于职务发明，归属于公司所有。

北京市高级人民法院（2003）高民终字第61号民事判决书认为，由于王梓奇、徐正一在与侨星公司签订的合同中，并未对今后在京海鹰设备公司实施“双腔回转颚式破碎机”所要产生的后续改进技术的权利归属作出明确约定，故王梓奇、徐正一在京海鹰设备公司工作期间对公司实施的专利技术进行研制、改进，完成的技术成果，应当属于职务发明。

• 裁判观点八：“后续改进成果”，主要指的是利用公司物质技术条件，并在入股技术的基础上研发出的新技术，不应扩大解释为入股后研发出来的全部技术，以及入股前已经研发出来的技术。

 广东省高级人民法院（2017）粤民终2403号民事判决书认为，本院考虑到黄启有、张政奇当时是以一项具体技术入股，且结合《股东协议》的其他条款内容分析，该条中“日后研制出的新的专有技术”应解释为黄启有、张政奇组建的研发团队主要利用壹科公司物质技术条件在该项入股技术的基础上研发出的新技术，而不宜扩大解释为黄启有、张政奇在入股公司之后研发出来的全部技术，更不能包含黄启有、张政奇入股壹科公司之前就已经研发出来的技术。

• 裁判观点九：专利属于无形资产，对外转让应当经过公司股东会或董事会决议。

江苏省高级人民法院（2016）苏民终1172号民事判决书认为，案涉专利转让前属于天丰公司的无形资产，与公司的经营和发展有密切的联系，其转让直接影响公司的经营和发展，并影响到股东的利益，故处分公司名下专利的行为属于公司的重大事项，应经过公司股东会或董事会的决议。

• 裁判观点十：在专利权共有的情况下，在以独占方式许可他人实施时，应当取得全体共有人的同意，否则专利实施许可合同无效。

最高人民法院（2011）民申字第1420号民事裁定书认为，孙震仅是涉案专利权共有人之一，在未取得涉案专利权另一共有人周海欧同意的情况下，其无权许可日鑫公司以独占方式实施涉案专利。一想公司也未提供证据证明其在《技术转让(专利实施许可)合同》签订后，取得涉案专利权另一共有人周海欧的追认或者取得涉案专利处分权，因此，涉案《技术转让(专利实施许可)合同》无效。

• 裁判观点十一：技术转让中，如果受让人在受让时不知道技术存在权利瑕疵，且主观并无过错，应当适用善意取得制度。

福建省高级人民法院（2007）闽民终字第423号民事判决书认为，本案现有证据无法证实亚泰公司在受让时明知兴业咨询公司所转让的技术秘密存在权利瑕疵。因此，亚泰公司在受让相关技术秘密时，其主观上并无过错。同时，亚泰公司根据其与兴业咨询公司签订的《关于黄公烧伤膏生产工艺申请国家专利协议书》的有关约定，就黄公烧伤膏的生产工艺向国家专利局提出专利申请，也没有违反我国法律规定。基于以上分析，本院认为，根据合同相对性原则和善意取得原则，即使袁永凤、仇飞、仇静能够在法定期限内提供诉争专利的审定授权说明书，且也能够证明诉争专利“一种治疗烧伤药品的生产工艺”与“四妙烧伤膏”的制配工艺相同或等同，其也不应以亚泰公司为被告，直接诉求享有其专利权的90%的权利。

四、法律规定及财税政策

1、《 中华人民共和国公司法》

第二十七条 股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

2、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）

第九条 出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务。

第十条 出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务；出资人主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予支持。

出资人以前款规定的财产出资，已经办理权属变更手续但未交付给公司使用，公司或者其他股东主张其向公司交付、并在实际交付之前不享有相应股东权利的，人民法院应予支持。

十五.出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。但是，当事人另有约定的除外。

解析：根据《公司法》相关规定，技术成果等非货币财产可以出资入股，但应当评估作价，且技术出资方在以技术入股时，应当办理权属变更手续。同时，对于技术资产的价值贬值问题，公司股东之间可以另行约定资本补充责任。

3.财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 财税〔2016〕36号；

    附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》

一、下列项目免征增值税

（二十六）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。

1. 备案程序。试点纳税人申请免征增值税时，须持技术转让、开发的书面合同，到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。

4、财政部、国家税务总局《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》财税〔2016〕101号；

     三、对技术成果投资入股实施选择性税收优惠政策

（一）企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行，也可选择适用递延纳税优惠政策。

选择技术成果投资入股递延纳税政策的，经向主管税务机关备案，投资入股当期可暂不纳税，允许递延至转让股权时，按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。

（二）企业或个人选择适用上述任一项政策，均允许被投资企业按技术成果投资入股时的评估值入账并在企业所得税前摊销扣除。

5、财政部、国家税务总局《关于股权激励和技术入股所得税征管问题的公告》【2016】第62号；

一、关于个人所得税征管问题

　   3.个人以技术成果投资入股境内公司并选择递延纳税的，被投资公司应于取得技术成果并支付股权之次月15日内，向主管税务机关报送《技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案表》（附件3）、技术成果相关证书或证明材料、技术成果投资入股协议、技术成果评估报告等资料。

二、关于企业所得税征管问题

（一）选择适用《通知》中递延纳税政策的，应当为实行查账征收的居民企业以技术成果所有权投资。
   （二）企业适用递延纳税政策的，应在投资完成后首次预缴申报时，将相关内容填入《技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表》（附件5）。
   （三）企业接受技术成果投资入股，技术成果评估值明显不合理的，主管税务机关有权进行调整。

解析：技术入股，纳税人可以申请免征增值税，但需要将技术入股合同提交所在地的省级科技主管部门进行认定，并将主管部门的审核意见等证明文件报主管税务机关备查。同时，对于“所得税”，根据最新的财税〔2016〕101号文件规定，技术成果入股，当被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，企业或个人可选择适用递延纳税优惠政策，即技术入股当期暂不缴纳所得税，允许递延到该技术股东转让股权时，这不同于101号文件以前一次性缴清或者五年内分期缴清的所得税政策，可以有效缓减技术出资方的财务压力。

五、总结分析

“大众创业、万众创新”，随着科技成果转化的大力推进，越来越多的技术所有方选择以“作价入股”的出资方式，实现技术的产业化、资本化，而与“技术入股”相关的诉讼案件也呈不断上升趋势。

技术入股是技术方与资本方实现利益共同体的过程，有别于直接以物物交换方式实现交易目的的“技术转让”，技术方通过技术作价入股，获得公司股权成为股东后，与资本方的共同目的均在于将技术方案转化为生产线,进一步推广与应用，但鉴于转化过程存在诸多不确定因素，因此，除了审查技术来源、权利瑕疵、权利期限等基础风险点外，通常还应当注意以下几点：

1、在以非专利技术入股，即该技术方案尚未形成专利的情况下，应当严格明确技术方出资的具体技术方案以及附带技术范围，同时应明确技术入股后发明人、专利申请权及专利权归属问题。

2、对于以专利出资的，应当明确办理专利转移登记及权属资料移交的具体时间节点，同时应当重点关注在入股专利的基础上研发出的技术成果，即后续改进成果的范围及权利归属问题；

3、技术所有人以技术作价入股公司后，通常基于技术的有效实施和产业化推广，技术方还会在公司实际任职，负责组建研发团队，继续进行技术研发和改制，并由公司发放工资、缴纳社保等。此时，“技术股东”除了“股东”身份外，还与公司之间存在劳动关系，具有“职工”身份。因此，应当明确约定技术股东具体的工作范围、职务技术成果范围及奖励报酬比例，以及保密协议、竞业限制协议等。

4、技术入股核心在于技术价值评估，这决定了技术方在公司所占的股权比例，但由于专利即使获权后，后期同样存在无效、侵权等风险，尤其对于未形成专利的技术方案而言，价值不稳定性更为明显，同时，由于技术条件差异，在产业化生产的过程中，可能会出现技术缺陷无法批量生产等问题，导致技术入股后可能存在“技术价值贬值”的潜在风险，因此，可以明确在出现技术价值贬值时，技术股东相应的股权比例调整及资本补充责任。

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