2023年11月30日，“硬科技合规官”月度直播节目“硬科技战友说”（第十期）邀请张永华律师分享《科技成果转化中的知识产权风险与防范》。本文系该次直播的逐字稿（下）。“硬科技战友说”系由“硬科技合规官”打造的直播活动之一，定期邀请科技成果转化各细分领域专家针对特定主题分享先进的工作经验和方法。内容呈现形式以“硬科技合规官”团队成员、受邀嘉宾的“线上圆桌”交流为主，实时回复直播间网友评论，实现云端联动讨论。
上期回顾：逐字稿 | 科技成果转化中的知识产权风险与防范（上）
在上期中，我们详细解析了成果转化的知识产权风险，包括：稳定性风险、知识产权被规避的风险、权属风险、侵权风险、后续改进技术的权属风险、诉权未约定的风险、竞争法上的风险。这些风险都是从法律角度想到的可能性，实际上有很多科技成果转化没有遇到什么法律风险，顺顺利利的就过去了，甚至连尽职调查都没做，也没问题。但我们要意识到，如果交易标的额较大，背后利益较多，所处的领域市场竞争比较激烈，就要多做一些工作，避免引发风险。个案评估就可以，重要的还是防患于未然。针对上边提到的风险，做一个完整的知识产权调查，内容会比较多，费用可能会非常高，有人觉得我标的都没多少，做一个完整的知识产权尽调，花费非常大，必要性不大。确实是这样，以医疗器械为例，技术点太多，如果所有零部件，甚至里边的软件，全部排查侵权的风险，这个费用是相当高的。即使全面检索分析，也不能排除所有的风险，只是一个相对程度问题。所以，要具体案件具体分析，假如觉得某一方面技术相对成熟，风险没有那么高，我们就可以把它忽略掉，不去做。做案子前，我们一般会跟客户提前沟通，协商确定可能存在风险的技术点，我们就会发现客户列的还是比较全的，这样就不用全部大海捞针去做检索，工作量节省不少，费用也就降低了。这种情况下，就跟我们到医院去做体检是一样的，不同年龄、不同性别的人，没必要去把所有的体检项目都做一遍，觉得风险高的可以重点做一下，这样就可以节省费用。如果是技术提供方，防范风险最好的方法是做好知识产权的布局管理，把前端做好，专利质量把控好，人员管好，研发资料管好，合作伙伴管好，避免引发权利稳定性风险和商业秘密侵权的风险。研发项目的资料管理，我们发现存在的问题是比较多的，原因是什么？高校院所没有办法像企业一样，有自己的研发管理系统，可以封闭管理。高校院所都是团队制，各个PI管自己的团队，往往只注重研发技术工作，对于管理比较松散，所以研发资料都是以电子的方式存在于研发人员的个人办公电脑里，存储不够完整、不够规范。这些电子版的研发资料在做证据的时候，有时候会遇到很多困难。例如时间的真实性证明就会遇到困难。建议还是要有研发资料的管理规范，立项的时候要有一个完整的立项报告。如果电子件的话，最好通过系统或者网络存证，来提高举证能力。另外，关于人员管理，无论是正式的项目人员，还是短期的借调人员，都要就项目专门签保密协议。再一个是人员招聘，在职工作档案到离职环节都要有合规的管理，留存相应的证据，避免引发纠纷。商务合作伙伴也是这样管理，合作最好是要有合作协议。在合作期间，所有信息的传输，资料的交接，最好指定一个固定联系人，用联系人的指定邮箱，双方都通过这个渠道发送资料，尤其不要使用个人微信传输这些资料。个人微信将来取证的时候是比较困难的，最好养成重要资料使用邮箱的习惯，双方在合同里面把它列清楚，这样的话整个过程都有记录，将来如果出现问题，比较好证明谁是谁非，避免引发纠纷。以上是从技术提供方角度，需要做好的合规管理。技术接受方，要买一项技术，无论许可、转让或者作价入股，都要做好尽职调查，提前识别知识产权的法律风险。评估稳定性怎么样，质量怎么样，被规避的可能性有多大，壁垒效果怎么样，能不能提供有效的保护。另外就是技术来源的合规分析。也就是有没有可能因为人员的流动及技术的合作导致权属纠纷的风险，也需要提前去做一下分析。再一个是侵权风险分析，做技术自由实施（FTO）分析，就能够帮助客户去发现这些风险。做完尽调得出来的结论，多多少少是会有风险，很少是零风险，所以也不要有风险就一票否决，要评估风险的程度。法律工作的目标是尽量降低风险。而不是一刀切式的，有风险就不去做了，完全没有风险的事情是不存在的，所以不要去追求极致，风险可控就行了。比如说稳定性。谁都不敢保证专利百分之百不会被无效。这种情况下，如果风险特别高，可能就不买了。如果风险没有那么高，就可以在协议增加上一条，如果将来专利真的被无效了，该怎么处理。例如，如果许可的专利真的被无效了，许可费是不是要退还？如果是专利作价入股，拿到股份，最后专利被无效，要约定需不需要补齐出资。如果没有约定，就可能引发问题或纠纷。1、风险的合理分担双方都要注意到的，在合同签署与履行过程中的合规管理，第一个就是风险的合理分担，意识到有哪些问题，提前去设定好合同条款，把未来的风险由双方合理分担。比如前面说的收费条款，约定为按照阶段付费，降低不确定性带来的影响。另外，权利的稳定性、侵权风险等，都可以去约定。如果出现问题导致侵权，导致专利无效，应当怎么处理，把它规定清楚就行。2、合同签署或履行过程中的证据留存另外要注意的是，合同签署、履行过程中证据的留存，这一点实践执行中往往比较欠缺。日常都是用电话、微信联系，最后没有留痕，将来找证据找不到，就比较麻烦。合同签署、履行过程中的资料交换和通信，都要留存，通过指定人联系邮箱来做，即使是电话讨论定的事，应该写一个简单的通话记录或会议纪要，然后发送邮件让对方确认一下就可以了，这是非常关键的。有些时候前端多做一点，事后会大大节省举证成本，甚至有可能会避免一场纠纷。我们在代理客户诉讼时，经常协助当事人去找各种证据，费时费力，这时他就会意识到早知道这么麻烦，当时多做一点就好了。这是教训，所以各位不要再去踩同样的坑。3、保密义务技术类合同交易通常涉及到保密，在实践中，经常会看到合同模板里的保密是有期限的，保密实际上没有固定期限，只要你知悉的信息处于保密状态，就永远负有保密义务，不是说你过了三年就没有保密义务了，这是不对的。
4、竞业限制再一个是竞业限制。实践中经常会遇到这样的条款，在合同里面约定，如果你要跟我合作，你在这个领域里面就不能跟其他人合作了，相当于竞业限制。例如，有的研究人员是研究某种材料的，跟某公司合作一个项目后，就不能在该材料领域里面跟其他人合作了，可能会严重影响其未来的工作。这种竞业限制如果过宽，一定要认真分析接受的可能性。还有一种情形，甲委托乙做研究，然后所有的成果都归甲所有，可能会有一种比较特殊的情况，提醒大家：研究项目产生的成果，绝大部分是专属于该产品技术的，但也有可能会有一些平台性技术，项目研发过程中发明了一种检测的方法或者检测仪器，是一种通用的技术，除了检测该产品之外，还可以用于其他的产品。类似这种工具性、平台性的技术，最好是能够双方共有，如果不能共有，至少要保留一个免费的使用权，以后做研发，承揽其他项目，还可以继续使用，否则有侵权风险。这要根据项目的不同情况去做识别，作出合理的安排。
5、其他合规管理在合同条款里，还有其他的合规管理，例如避免触犯《反垄断法》。有一些特殊的技术领域，比如涉及到遗传资源，无论是人类的、动物的、植物的，都要按照遗传资源管理规定去做合规的审批程序。如果说涉及到技术进出口的，要按《技术进出口管理条例》去做相应的审批手续。这些都是避免引发风险的规定，需要我们法律人员去做好合规的把关工作。首先，知识产权保护是科技成果转化的保障，提供保驾护航的作用。
其次，因为知识产权规则比较复杂，所以必须得是高质量的知识产权才能提供保驾护航，低质量的知识产权无法起到这样的作用。
对高校院所来讲，由于离市场竞争比较远，没有经历过残酷的市场竞争，对于专利质量的理解不会那么深刻。媒体报道过一个药品专利，已经被竞争对手提起20多次无效，仍在不断地攻击它，原因就是背后的市场利益巨大，要想进入这个市场必须扫除专利障碍。普通专利一般不会面临这样严重的挑战。所以，如果我们技术成果未来的市场效益比较好，经济价值比较高，最好提高合规的标准，把质量管理好。
第三，事先的预防远胜于事后的补救。大家没有经历过诉讼，对合规的重要性体会不深。不过还是提醒大家要提前预估到这种风险，尽可能提前多做一点。
当然了，你做到多大的程度也不太可能完全避免风险，而且随着你投入的增加，它的收益会越来越小，不是线性关系，所以这种情况下，我们也要根据每个项目的具体情况做合理分析。我经常举的例子，合规标准跟风险高低的关系有点类似于我们乘坐交通工具时的安检，坐飞机安检是非常严格的，原因是风险太高了，液体、危险品都不能带。坐火车会宽松一点，可以带液体。坐公交车可能就不需要安检。原因是风险的高低决定了合规标准的高低。
如果风险没有那么高，非要做那么严格的合规管理，增加成本，业务部门人员也承受不了，没有太大的必要。但如果风险比较高，合规没有做到位，可能会导致不可弥补的损失。这就需要具体问题具体分析。
以往，我们帮客户做商业秘密保护体系建设的时候，就提醒客户不是所有企业都要一刀切式的做到某一个标准。风险高的企业严格一点，风险低的企业没必要做那么严格。这是为了保证安全和效率之间适当的平衡。对于高校院所，它很难像企业那么管理，所以我们觉得，每个项目自己要评估风险的高低，然后决定合规做到什么样的程度。
第四，科研人员在做好研究的同时，也要同时做好知识产权合规管理。知识产权合规管理绝不只是法务人员的职责，只靠法务是做不好的，科研人员必须和法务人员结合起来深入到知识产权布局工作中，才能提升知识产权质量。科研人员要负起责任把知识产权做好，否则只是做研究，没有知识产权的有效保护，容易导致成果流失，和没有研发出成果一样。从这个角度来讲，科研人员的研究工作是一部分，另一部分就是协助法务部门把知识产权布局做好，就可以有效防范未来市场化过程中的法律风险。
今天的分享就是这些内容，聊聊工作中遇到的一些问题，不一定符合大家的实际情况。如果大家有什么问题，可以提出来一块讨论，不正确的地方希望大家批评指正，我的分享到此结束。谢谢！
END
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