李永红：局部外观设计的分案问题——对指南修改征求意见稿的建言
此稿中有关局部外观设计的内容确有可圈可点之处。
《专利审查指南》修改征求意见稿（以下简称征求意见稿）已经公布。此稿中有关局部外观设计的内容确有可圈可点之处。特别是有关专利申请文件修改的规定。其规定如下：
“第一部分第三章
10.1 申请人主动修改
…….但是，对于下述修改，不认为是消除原申请文件存在的缺陷，应当以超出两个月主动补正期为由发出视为未提出通知书：
（1）将整体外观设计修改为局部外观设计；
（2）将局部外观设计修改为整体外观设计；
（3）将同一整体产品中的某一局部外观设计修改为另一局部外观设计。
对于在两个月内提出的主动修改，审查员应当审查其修改是否超出原图片或者照片表示的范围。修改超出原图片或者照片表示的范围的，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。”
上述规定明确区分了主动修改与被动修改的限制。由此，在符合有关专利申请文件修改限制的法律规定的同时，也符合专利法实施细则中限制主动修改期限的法律规定。
对于超出主动修改期限的修改（以下称被动修改），通过《专利审查指南》进一步明确有关限制，法律上不冲突，实践中也有惯例。例如，《专利审查指南》对发明专利实质审查中申请文件修改限制包括不得主动增加权利要求。
与发明专利实质审查程序相比，外观设计初步审查程序在审查效率上具有更高的社会期望，另一方面，外观设计申请可分的局部具有更多的可能性。因此，在提高专利审查质效的现实背景下，征求意见稿中上述程序性限制具有一定的合理性。
此外，在确定优先权基础中，征求意见稿中没有盲目照搬某些邻国的经验,排除整体外观设计申请作为在后要求部分外观设计优先权的基础,而是一视同仁地以在先申请图片/照片/附图中“显示的”内容为准,体现了与申请文件修改限制具有相互一致的基本逻辑。
该基本逻辑是，在引入局部外观设计制度后，图片/照片的一元功能已经变为二元功能。即，图片/照片“显示”、“表示”或“记载”的功能与“要求保护”的功能一分为二。一个类同于发明或实用新型申请中的说明书，另一个类同于发明或实用新型申请中的权利要求。
但是，在上述逻辑下，征求意见稿中有关分案申请的规定或许还需要进一步细化。具体条款是：
“第一部分第三章 9.4.2 分案申请的其他要求
（1）原申请中包含两项以上外观设计的，分案申请应当是原申请中的一项或几项外观设计，并且不得超出原申请表示的范围。
（2）原申请为产品整体外观设计的，不允许将其中的一部分作为分案申请提出，例如一件专利申请请求保护的是摩托车的外观设计，摩托车的零部件或者局部的外观设计不能作为分案申请提出。
（3）原申请为产品的局部外观设计的，不允许将其整体或者其他局部的外观设计作为分案申请提出。”
上述第（2）点基本上保留了原指南的相应表述。需要注意的是，在法律规定不允许保护局部外观设计的前提下，这种限制是有依据的。但是，在前提条件改变后，则应当另有依据。
首先，需要明确，该限制的法律依据是根据原专利法实施细则第43条，即无条件的限制，还是仅适用于特定时间阶段的程序性限制？
关于分案内容的限制，见于原专利法实施细则第43条：
“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。”
与此表述类同的法条是专利法第33条，其中规定：
“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”
上述两法条表述都仅限于记载的范围或表示的范围。因而适用的尺度应当统一。显然，整体外观设计与部分外观设计的转换，改变的只是保护范围而并未超出表示的范围。鉴此，如果专利法实施细则第43条的实体内容没有修改，征求意见稿中对分案的上述限制还需要有其他法条支撑。
由于专利法实施细则修改尚未最终敲定，是否有特定条款提供相应的支撑，还有待修订本颁布。
如果没有相应的特定法条，建议类比专利申请文件修改的有关规定，以特定时间阶段为限，进行程序性限定。从性质上看，整体与部分之间的转换，通常不涉及单一性问题，因而这类分案的性质与申请文件的修改有相似之处。因此，参照修改申请文件的限制区分无条件限制与程序性限制的作法，或可达到法律体系上的逻辑自洽。
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