贸促专商 | 浅议与海外申请关联的专利申请的撰写和申请策略

专利代理师服务于“走出去”的创新企业时，需要在专利申请文件的撰写中，合理地利用规则和当地的专利实践经验。

作者 | 董华林  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 玄袂

随着中国生产力的发展，许多国内企业走出去，积极参与国内和国际两个市场，这些企业的创新能力和知识产权保护意识不断提高，在国内和海外同步获得知识产权保护的需求不断提升。在将这些企业的科技创新成果转化为知识产权时，一方面要考虑到国内的专利实践，另一方面要考虑到海外的专利实践，以成本有利的方式实现在国内和海外同步获得自主知识产权的良好保护。一般而言，在海外申请专利的成本与在国内相比是显著更高的，然而合理地利用规则和本地的专利实践可以节约费用或者避免不必要的费用，这可以在专利申请文件的撰写中预先予以考虑。

目前，在专利代理行业中，较为普遍的现象是，专利代理所将专利代理业务划分为国内专利代理业务和涉外专利代理业务，这些业务由不同的专利代理师承担，他们相互之间的业务交叉程度较低。不仅熟知国内专利业务而且熟知海外专利业务的专利代理师并不十分普遍。从事国内专利代理业务的专利代理师通常承担较多的国内专利撰写业务，对于海外专利实践的了解程度有限。从事涉外专利代理业务的专利代理师的主要工作内容之一是将海外申请人的外文专利申请文件按照中国专利实践转换成中文专利申请文件和处理各种审查意见通知书，他们承担专利申请文件撰写的机会通常不多。

针对国内企业在国内和海外的同步的知识产权服务需求，在撰写专利申请文件时可以综合考虑国内的和海外的专利实践，特别是世界知识产权五大局即中国知识产权局（CNIPA）、欧洲专利局（EPO）、美国专利商标局（USPTO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）的专利实践。欧、美、日、韩是国内企业在海外申请专利的几个主要的目标国。

01

专利申请文本的撰写风格

在五大局中，美国专利制度与其他国家和地区的专利制度有明显的差异，美国专利申请文本的风格与常见的欧洲专利申请的风格不同。当常见风格的欧洲专利申请在转换成美国专利申请时，说明书和权利要求书一般都需要较大幅度的修改，以符合美国专利申请的形式要求。在五大局中，在美国之外的其他国家和地区一般都可以接受美国风格的专利申请文本。对于专利申请文本的风格，中国知识产权局具有广泛的包容性，无论是哪种风格的专利申请文本通常都是可接受的，而主要注重于专利的实质性授权条件的审查，特别是注重于发明是否具备新颖性和创造性的审查。

在撰写专利申请文件时，如果国内企业专利申请的海外目标国有可能包括美国在内，则以接近美国风格的方式撰写申请文件通常是有利的，在后续递交美国专利申请时以及在专利审查中可以减少、甚至避免美国本地的专利代理师对专利申请文件的大幅度修改工作，该修改工作关系到美国专利申请的成本。在撰写专利申请文件时，如果国内企业的专利申请的海外目标国主要针对欧洲地区，则以接近欧洲风格的方式撰写申请文件可能更加有利。

以下是两种不同撰写风格的权利要求的示例，其中，示例一类似于常见的美国风格，示例二类似于常见的欧洲风格。

示例一

一种安全带卷收器，其包括：

-框架；

-卷轴，所述卷轴可转动地安装在框架上并且构造成用于被安全带缠绕；

-锁紧机构，所述锁紧机构构造成用于，在发生事故的情况下，锁紧所述卷轴，以便防止该卷轴进一步转动；以及

-负载限制装置，所述负载限制装置构造成用于，在锁紧机构已经动作之后，允许安全带自卷轴上拉出有限长度，其中，所述负载限制装置……

示例二

一种安全带卷收器，其包括框架(10)、可转动地安装在框架上的、安全带可缠绕于其上的卷轴(20)以及适于锁紧该卷轴的锁紧机构（30），所述锁紧机构在发生事故的情况下防止该卷轴进一步转动，其特征在于，该安全带卷收器包括负载限制装置（40），在锁紧机构已经动作之后，所述负载限制装置允许安全带自卷轴上拉出有限长度，所述负载限制装置……

02

关联专利申请之间的相互影响

专利申请的申请日是一个重要的日期，直接关系到申请人或者说专利权人的知识产权根本利益。企业的产品研发通常是一个持续的长期过程。有时，为了抢占较早的申请日，在产品研发的初级阶段就已考虑专利申请的布局，然而最终研发完成的产品与在初级阶段形成的产品概念可能存在一定程度的差异。另外，在一些情况下，产品研发具有短周期性，在前一代产品研发之后会在短时间内迅速研发出下一代产品，相邻两代产品的时间间隔短。在撰写专利申请时，可以考虑到产品研发的持续性，尽量避免在先递交的专利申请影响在后递交的专利申请的专利性。

出于各种各样的考虑因素，一些申请人期望专利申请尽快获得专利授权，倾向于选择在递交专利申请的同时请求实质审查、请求提前公布专利申请，以便尽快启动实质审查，尽快得到专利授权。一些申请人采取发明和实用新型同日申请的申请策略，其中，一方面期望通过发明专利申请获得保护期限较长的稳定性较好的专利，另一方面期望通过实用新型专利申请较早地获得专利权。专利代理师在撰写专利申请文件时可以了解申请人的产品研发状况，帮助申请人确定合适的申请策略。

众所周知的是，在首次申请递交之后，在首次申请的优先权期限内，可以提出在后的专利申请，同时要求享有首次申请的优先权。在后的专利申请既可以包含首次申请的技术内容，也可以包含新增加的技术内容。然而，要求优先权并不意味着一定享有优先权。专利代理师需要清楚地判断哪些技术方案享有优先权、哪些技术方案不享有优先权以及在不享有优先权的情况下在先申请对在后申请的专利性的影响，这对获得稳定的专利权至关重要。

在专利法意义上的优先权的概念可以追溯于《保护工业产权《巴黎公约》》，（以下简称：《巴黎公约》）。按照《巴黎公约》，当申请人已经在一个成员国正式提出第一次发明或实用新型专利申请，该申请人或其权利继承人在规定的期限内在其他成员国就相同主题提出专利申请时，可以享有优先权。

与《巴黎公约》的规定相对应，在中国《专利法》中规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，……，可以享有优先权。

针对国内的首次申请，在《专利法》中也有类似的规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

在优先权的规定中涉及两个关键要素：“相同主题”和“首次申请”。在专利法意义上的“相同主题”是指，技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果相同的发明或者实用新型。

下面借助几个示例来更具体地阐述优先权的概念以及在相互关联的专利申请的撰写中对优先权的考虑。

示例三

申请人按照时间先后顺序递交了申请一、申请二和申请三。在申请一中包含主题一、主题二，但是在申请一的权利要求书中只包含主题一。在申请一的优先权期限内，申请二要求了申请一的优先权，在申请二中除了申请一的全部内容之外还在说明书中补充了新的实施例，申请二的独立权利要求1进行了重新概括，以使其保护范围覆盖新的实施例，申请二的权利要求书包含了主题一、主题二以及反映新实施例的主题三。申请三为PCT申请，申请文本与申请二的申请文本完全相同。由于在提出申请三时申请一的优先权期限已经届满，故申请三只要求了申请二的优先权。

在申请三中，主题一和主题二在被要求优先权的申请二中并非首次申请，因为其已作为相同主题记载在申请一之中，因此不能享有申请二的优先权；主题三在被要求优先权的申请二中作为相同主题被首次申请，可以享有申请二的优先权。

示例四

在撰写首次申请时要注重了解产品研发的现状和客户的需求，并且在此基础上确定申请策略。在首次申请时针对在研发前期已形成的产品概念撰写申请文件，以抢占尽可能早的申请日，其中，申请类型采用发明和实用新型同日申请。可以预计，在首次申请的优先权期限内，产品研发会最终完成，最终研发的产品有可能基本相同于研发前期的产品概念，也有可能与之不同。如果最终研发的产品与研发前期的产品概念相比有实质性变化，则需要再次提出专利申请。此外，在申请文件的撰写中同时还要考虑到将来的海外申请。

在该示例中，在撰写首次申请时预先考虑到将来的在后申请，以及预先考虑到将来的海外申请，其中，以合理的措施适当延迟首次申请的实用新型申请的过早授权和公开，避免实用新型专利对在后申请的专利性产生不利影响。

一般情况下，实用新型专利申请只经过形式审查。为了提高审查效率，降低审查员的工作负荷，专利代理师通常在提交实用新型专利申请时或者利用两个月主动修改时机尽可能地避免或消除形式缺陷，以达到实用新型申请尽快授权的目的。一些实用新型申请甚至在不到半年的时间内就已经获得授权和公告。在该示例中，在提交首次申请的实用新型申请时，在权利要求书中保留一些典型的形式缺陷，例如权利要求的多项引用的引用关系、在权利要求中包含优选特征等等。在收到补正意见通知书之后，可以在答复期限届满前不久处理这些形式缺陷，以充分利用两个月的补正期限，必要时还可以办理延期手续。在收到授权通知书之后，可以在临近办理授权登记期限届满前不久办理授权登记手续。通过合理的延迟措施，可以在最终产品研发完成之前，在在后专利申请的递交之前，使得首次申请的发明申请和实用新型申请均处于未公开状态，不构成在后专利申请的现有技术。

在该示例中，最终研发的产品与研发前期的产品概念存在一定的差别，可以视为最佳实施例，并且研发前期的产品概念仍具有专利保护的价值，因此有必要再次提出专利申请。在后专利申请可以要求首次申请的优先权，在首次申请的申请文本的基础上做出修改，例如重写权利要求书，其中，在独立权利要求中可以进行重新概括，以使其保护范围覆盖各个实施例，一部分权利要求可以反映首次申请的技术方案并且可以享有首次申请的优先权，一部分权利要求可以反映最佳实施例并且不享有首次申请的优先权；在说明书中可以新增最佳实施例以及针对重写的权利要求进行适应性的修改。

在该示例中，为了在海外获得专利保护，可以提交PCT申请，同时要求上述两个先后递交的专利申请的优先权。

示例五

首次申请的撰写由其他专利代理所完成。国内企业认识到，该专利申请所承载的产品的重要性，有关的技术创新在国内和海外都具有专利保护的价值，并因此委托实力更强的专利代理所由更富有经验的专利代理师办理在后的PCT申请的撰写工作。
在办理PCT申请撰写时，应当查明首次申请的案情。该首次申请因在请求书中勾选了提前公布而已被公布。经过对技术方案的深入研究，可以发现首次申请的权利要求的保护范围有显著的改进空间。在撰写在后的PCT申请时需要考虑到，首次申请已公开对在PCT申请中不享有优先权的技术方案的专利性的影响。

在该示例中，海外申请的目标国包括美国。对于将来的基于PCT申请的美国申请而言，首次申请的公开在美国申请的有效申请日以前的一年以内发生，首次申请的公开不会不利地影响在后申请的专利性。按照美国专利实践，在有效申请日一年内由发明人或直接从发明人处获知的其他人披露的对比文件不是现有技术。在美国以外的许多国家中，对于将来的基于PCT申请的海外申请而言，已公开的首次申请构成海外申请中的不享有优先权的技术方案的现有技术，并且因此可能对它们的专利性产生不利影响。

在该示例中，技术方案涉及一种汽车变速器，适用于由内燃机和电动机混合驱动。在首次申请中，独立权利要求的保护范围与具体实施方式基本无差别。

发明人作为汽车变速器领域的专家，通常不具有充分的专利知识，关注重点往往在于实际研发产品的最佳实施方式，在审稿时难以意识到首次申请的权利要求的概括是否合理。

在撰写PCT申请时，在查明首次申请的案情的前提下，在专利代理师与企业的发明人和知识产权管理人员共同研究和交流的情况下，一方面鉴于美国专利实践，以已公开的首次申请不构成现有技术为出发点，重新撰写权利要求书，一方面鉴于其他海外国家的专利实践，确保一部分权利要求可以享有首次申请的优先权，一部分权利要求即使在不享有首次申请的优先权的情况下也具有专利性成立的较高可能性，以便在首次申请中未被清楚描述的重要的技术细节可以通过有关的从属权利要求得到保护，为申请人在这些海外国家争取尽可能大的利益。

03

权利要求的合理数量

在五大局中，以及在诸多其他国家的专利制度中，专利申请的官方费用以及专利代理费用通常都与权利要求的数量密切相关。在撰写专利申请时可以考虑权利要求的合理数量。

按照我国的专利实践，10个以内的权利要求不产生附加费，从第11项起产生附加费。按照美国的专利实践，3个以内的独立权利要求以及总共20个以内的权利要求不产生附加费，从第21项起产生附加费，从第4个独立权利要求起产生额外的附加费；此外，多项引用的权利要求，不仅会产生额外的费用，而且在计算权利要求项数时会按照被引用的权利要求的项数进行计算。按照欧洲的专利实践，15个以内的权利要求不产生附加费，从第16项起产生附加费。按照日本和韩国的专利实践，虽然没有单独的权利要求附加费，但是专利审查费和维持专利的年费与权利要求的数量是直接相关的。总而言之，权利要求的数量越多，通常意味着费用越高。

关于PCT申请，权利要求的数量与官费无关。可以适当地多写一些权利要求，使得尽可能多的技术方案被检索，这对于此后的国家阶段可以是有利的。

对于海外申请而言，无论是通过《巴黎公约》途径的专利申请，还是通过PCT申请进入国家阶段的途径的专利申请，可以针对不同的国家采取不同形式的修改。这些修改通常可以在递交的同时执行，在一些国家和地区可以在启动实质审查之前的主动修改时机中实现。

在EPO，可选特征“优选…”、“例如…”、“特别是…”或者类似的表述通常是可接受的，表述“A或者B”、“A和/或B”、“A、B和C之中的至少一项”通常也是可接受的，多项引用的引用关系同样是可接受的，它们在EPO的专利实践中被普遍采用。通过这些措施可以适当减少欧洲专利申请的权利要求的数量。

在USPTO，多项引用的引用关系会导致非常高的附加费用，上面提及的可选特征也是不可接受的。在提交美国专利申请时可以考虑这些因素，通过适当的修改，例如通过适当删除一些重要性较低的权利要求，通过引入表述“A、B和C之中的至少一项”等等，可以合理地控制权利要求的数量。需要提及的是，在美国专利申请中，独立权利要求的概念与我国实践不同。例如当其他独立权利要求对第一个独立权利要求存在引用时，其他独立权利要求不被视为独立权利要求。例如，权利要求1要求保护一种产品，权利要求11要求保护一种用于制造权利要求1的产品的方法，在此情况下，权利要求11按照美国专利实践不被视为独立权利要求。利用美国本地的这样的专利实践，对于包含在申请文件中的三个不同方面，可以通过三个独立权利要求来实现更加全面的专利保护。

在JPO，可选特征是不允许的，但是多项引用的引用关系是可接受的。在KIPO，多项引用的引用关系是不允许的，可选特征也是不允许的。然而与我国实践不同，在韩国的专利实践中，不同大小的保护范围可以通过“或”关系来并列。通过合理地采用“或者”、“A、B、C之中的至少一项”或者类似的表述，可以合理控制权利要求的数量。

综上所述，在撰写首次申请时，可以针对后续潜在的专利申请考虑首次申请的申请策略，使其与产品研发的持续性相适应，尽可能降低和避免在先申请对在后申请的不利影响；在专利申请撰写中，可以以宽广的视野综合考虑国内的专利实践和海外的专利实践，采取合适的申请文本撰写风格；针对海外申请的不同目标国可以制定相应的策略，针对不同的海外申请采用与之相适应的申请文本，利用合理的规则控制海外申请的成本。

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董华林  [e-mail]

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