【风云录•商标】最高法院｜“无印良品”——境内OEM加工不属于商标的使用

        涉案商标

要点与观点总结（这篇要与“PRETUL”案对比着看）：

      1、法律规定：

      （1）驰名商标：就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用（商标法第13条）。

     （2）在先权：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标（商标法第32条）。

   2、案情：良品计画在第16、20、21、35、41类申请注册“無印良品”，但第24类未申请。北京棉田公司在后申请“无印良品”第24类。良品计画向商标局提出异议申请。

3、商标局：裁定被异议商标予以核准注册。

4、商评委：裁定被异议商标予以核准注册。

5、一审法院（北京一中院）：良品计画现有证据仅能表明在被异议商标申请注册之前，“無印良品”商标在海外及香港地区已经实际使用在第24类毛巾等商品上，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区实际使用过，更不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区是实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响，其在先权主张缺乏事实和法律依据。

判决：维持商评委裁定。

6、二审判决（北京高院）：良品计画在商标评审阶段及一、二审诉讼阶段提交的证据，仅仅能证明良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“無印良品”商标在中国境内实际使用在第24类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓，故不支持其在先权主张。

判决：维持一审判决。

7、最高法院：

（1）关于涉外加工（OEM）：二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。

（2）关于“在先权”：商标法的“在先权”规定的立法目的在于禁止恶意抢注，但并不涉及所有未注册商标，只有在先使用并有一定影响的商标才属于本条禁止抢注的范围。良品计画的“無印良品”商标虽然具有较强的显著性和创造性，但在其提供的证据不足以证明该商标在中国大陆境内在第24类商品上在先使用并有一定影响的情况下，关于棉田公司申请注册被异议商标是否具有主观恶意已无评判必要。

判决：维持二审判决。

合议庭：

夏君丽、钱小红、周云川

中华人民共和国最高人民法院                                                             行政判决书            

                                                 （2012）行提字第2号

     申请再审人（一审原告、二审上诉人）：株式会社良品计画。

住所地：日本国东京都丰岛区东池袋4丁目26番3 号。

     授权代表：金井政明，该会社代表取缔役社长。

     委托代理人：徐静，北京市金杜律师事务所律师。

     委托代理人：廉成赫，北京市金杜律师事务所律师助理。

     被申请人（一审被告、二审被上诉人）：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会。

住所地：中华人民共和国北京市西城区三里河东路8号。

     法定代表人：何训班，该委员会主任。

     委托代理人：尤宏岩，该委员会审查员。

     一审第三人：北京棉田纺织品有限公司。

住所地：中华人民共和国北京市朝阳区慧忠北里天创世缘D1座1804室。

     法定代表人：马涛，该公司总经理。

     委托代理人：钟向春，北京市君泽君律师事务所律师。

     委托代理人：徐靖，该公司职员。

     株式会社良品计画（简称良品计画）因与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、北京棉田纺织品有限公司（简称棉田公司）商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院于2010年9月20日作出的（2010）高行终字第338号行政判决，向本院申请再审。本院经审查，于2011年11月23日作出（2011）知行字第13号行政裁定，决定提审本案。本院依法组成合议庭，于2012年2月15日公开开庭审理了本案。良品计画的委托代理人徐静、廉成赫，棉田公司的委托代理人钟向春、徐靖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院经审理查明：被异议商标系第1561046号“无印良品”文字商标，海南南华实业贸易公司（简称南华公司）于2000年4月6日在第24类商品上向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，于2001年4月28日经商标局初步审定并公告，核定使用商品为“棉织品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩、盖垫、坐垫罩”等商品。2004年8月2日，被异议商标经商标局核准转让给棉田公司。

     良品计画于1999年11月17日开始，向商标局申请注册“無印良品”商标，指定使用在第16、20、21、35、41类商品或服务上。截至被异议商标申请注册日2000年4 月6日前，良品计画并未向商标局申请在第24类商品上注册“無印良品”商标。

2001年4月26日，良品计画针对被异议商标向商标局提出异议申请。2004年1月7日，商标局作出（2004）商标异字第00020号《“无印良品”商标异议裁定书》，裁定被异议商标予以核准注册。同年1月20日，良品计画不服上述裁定，向商标评审委员会提出异议复审申请，主要理由为：一、“無印良品”和“無印”商标为良品计画著名商标，已在世界上许多国家和地区广泛注册并被大量使用，具有较高声誉。在中国，良品计画已在许多类别上申请注册了该商标，经过多年持续不断的大量使用和广泛宣传，该商标已具有相当高的知名度。二、被异议商标与良品计画的“無印良品”商标完全相同，容易造成消费者对商品来源的混淆，属于商标法第十三条规定的情形。三、良品计画在中国的子公司地处香港和珠海，并在两地大量销售和宣传“無印良品”商标及产品，南华公司不可能对具有良好声誉及知名度的良品计画及其“無印良品”商标一无所知，故南华公司向商标局申请注册与良品计画商标相同的“无印良品”商标，显然违反诚实信用原则，属于商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的恶意注册行为。综上，依据商标法第十条、第十三条、第三十一条、第三十三条的规定，被异议商标不应准予注册。

同时，良品计画向商标评审委员会提交了如下证据：

1.良品计画2000年年报的英文原本复印件及相应的中文译文，年报刊载了珠海良品公司的四幅照片，照片注释“分拣、检验在珠海中心”；年报的中文译文载明“中国——套头毛衣、汗衫、羊毛衫、裤子、毛皮长围巾、临时工取暖桌、床罩、枕套、被罩、蒲团套、毛巾、浴巾、丙烯酸相框、彩笔、收纳箱、旅行袋、电脑包、腕表、鞋盒、无线吸尘器、自行车、锥形酒杯、饼干……”;

2.日本报刊对良品计画及其“無印良品”商标的宣传报道；

3.2004年1月良品计画“無印良品”商标被列入日本驰名商标名录的证明材料；

4.良品计画子公司名录及产品销售额和广告费用支出数据统计表，载明珠海良品公司由良品计画香港有限公司控股80%，资金140万港币，主营销售、加工，成立时间1998年3月；

5.英国、香港等国家和地区报刊杂志对良品计画及“無印良品”商标的报道复印件；

6.良品计画“無印良品”商标在世界各国的注册清单及在部分国家和地区的注册证明复印件；

7.良品计画“無印良品”在中国的注册清单及注册证复印件；

8.1991年11月20日《日本经济新闻》对良品计画在香港设立“無印良品”专卖店的报道；

9.1989年香港高等法院认定良品计画“無印良品”商标为知名商标的判决；

10.2005年2月19日《周末画报》改版第322期对良品计画“無印良品”品牌的介绍；

11.台湾杂志《费加洛国际MADAM FIGARO》2004年001卷对良品计画被评选为“世界100大品牌”之一的报道复印件；

12.2004年世界品牌实验室对“世界最具影响力的100个品牌”的介绍相关网页摘录，良品计画“MUJI無印良品”商标列在第54位；

13.2004年第1期《DESIGN》杂志对良品计画的详细报道复印件；

14.2004年淘宝网网站关于标有良品计画“MUJI無印良品”商标产品的网上订购信息页面；

15.2004年第7期《看世界》对良品计画商标的介绍文章的网页资料；

16.珠海保税区企业之窗网站上关于珠海良品公司的开业庆典报道，载明珠海良品公司是良品计画香港有限公司投资设立的企业，主要经营服装及其他生活用品的仓储、分检、加工及销售；

17.1998年1-12月珠海市外经委计统科关于珠海良品公司的出口额达860万美元的情况记录。

2009年3月9日，商标评审委员会作出商评字[2009]第04991号《关于第1561046号“无印良品”商标异议复审裁定书》（简称第04991号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。

同年4月20日，良品计画不服第04991号裁定，向法院提起行政诉讼，其诉称：

1.良品计画的“無印良品”商标在被异议商标申请注册前已经在先使用并有一定影响。“無印良品”商标在中国域外在先使用，并有相当高的知名度。良品计画的控股公司珠海良品公司系除日本本土的新泻以外最大仓储、检验和加工基地，其主营业务就是从事无印良品产品的制造和分销，其早在1998年3月就在中国实际生产、销售、储存以及检验床单、盖垫、坐垫罩、枕套、被子、毛巾等商品，故“無印良品”商标已为中国公众所知并具有一定影响。

2.南华公司使用不正当手段，恶意抢注被异议商标。“無印良品”系臆造商标，且良品计画的“無印良品”商标及商品在香港地区具有较高知名度，南华公司作为同行业经营者地处海南，与香港毗邻，应当知道该商标。棉田公司的法定代表人马涛系南华公司的主要负责人，其受让取得被异议商标并在纺织品上使用被异议商标时明显模仿和攀附良品计画的商品独有风格，具有明显的恶意。

3.良品计画于2005年7月在上海开设中国第一家专卖店至今，其“無印良品”系列产品在中国消费者中建立起了相应的品牌认知度和知名度。被异议商标的核准注册，势必误导公众。良品计画在第25类服装商品的商标曾经遭到盛能投资有限公司（简称盛能公司）的抢注，其基本事实与本案极为相似，最终盛能公司在第25商品类上的注册商标被撤销。针对相同权利人的类似事实，执法尺度应当统一。

综上，第04991号裁定认定事实不清，适用法律错误，请求法院予以撤销。

     在本案一审诉讼过程中，良品计画向法院提交了如下证据：

1.珠海良品公司的工商登记材料，载明该公司成立于1998年3月9日。

2.良品计画与Fashion Cloth Furushima之间签订的合同，双方在中国珠海保税仓库进行衣料产品检验、修补等技术指导事宜达成合意；东京海上保险付费通知单，载明良品计画就珠海保税仓库保管的货物支付海上保险费。

3.商品（被套）规格书日文原本复印件及中文译文。

4.《海外商场》1999年第8期的文章《“无印良品”走红日本及欧洲》，文中载明良品计画已在中国华南地区建立了一座大型商品储备基地，并在上海成立了一家分公司，负责全公司国外商品开发的生产管理、品质管理、商品检测及配送等；《商业研究》1999/11总第211期的文章《浅谈消费者的“反名牌”倾向及其启示》，文中提及“如本世纪70年代末以来，分别在日本和香港地区兴起的无印良品公司和无印良品连锁店”；文章《海外特色商店拾趣》提及“无印良品”专卖商店；文章《“无印良品”走俏香港》。上述文章均未涉及“无印良品”商标在中国大陆地区的使用。

5.良品计画在中国注册的商标及相关媒体报道，时间均发生在被异议商标申请注册日之后。

北京市第一中级人民法院认为：

我国商标法第十三条第二款规定，就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。在被异议商标申请注册前，良品计画虽然申请注册了指定使用在第16、20、21、35、41类商品或服务上的“無印良品”商标，但未提供相应证据证明上述注册商标在中国大陆地区达到驰名的程度，因此，良品计画主张被异议商标属于商标法第十三条第二款不予注册的情形，缺乏事实和法律依据。我国商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，从相关报道、1998年1-12月珠海市外经委计统科的相关记录及良品计画2000年年报内容可知，珠海良品公司负责良品计画海外市场的商品加工、检测及配送。现有证据仅能表明在被异议商标申请注册之前，良品计画“無印良品”商标在海外及香港地区已经实际使用在第24类毛巾等商品上，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区实际使用过，更不能证明“無印良品”商标在中国大陆地区是实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响，因此，良品计画主张被异议商标属于商标法第三十一条规定的情形，缺乏事实和法律依据。我国商标审查适用个案审查原则，盛能公司商标被撤销案件对本案审理并无约束力，且该案件所涉具体情形与本案案情并不相同。“無印良品”商品在香港地区的知名度，不能视为其在中国大陆地区的知名度。在被异议商标申请注册前，南华公司与良品计画虽为同业经营者，但商品经营区域、公司所在地均不相同，且现有证据不能证明“無印良品”商标在被异议商标申请注册前已经在中国大陆地区使用并具有一定影响，因此，良品计画主张南华公司注册、棉田公司受让被异议商标存在恶意，缺乏事实和法律依据。综上，北京市第一中级人民法院判决维持了商标评审委员会第04991号裁定。

良品计画不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。其上诉理由是：一审判决认定事实不清，良品计画在评审阶段的证据足以证明“無印良品”商标在第24类商品上于我国大陆地区有大量使用行为，属于“有一定影响”的商标，在一审阶段提交的证据进一步强化、补充证明了上述主张；一审判决对于“商标使用行为”、“相关公众”的理解和法律适用存在错误；良品计画的商标具有较强的显著性和独创性，棉田公司的申请注册行为属于恶意抢注。因此，被异议商标属于商标法第三十一条规定的情形，不应核准注册。商标评审委员会、棉田公司服从一审判决。

     北京市高级人民法院经审理查明：一审法院查明的事实基本属实。在二审法院审理期间，良品计画提交了以下证据：1.委托加工记录；2.2005年珠海海关的行政处罚告知单；3.《无印良品的诞生》及译文；4.《公司设立登记申请书》之《法定代表人履历表》。商标评审委员会、棉田公司对以上证据不予认可。

北京市高级人民法院认为：

商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在中国大陆境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，应认定属于已经使用并有一定影响的商标。商标的功能是区分同类商品或服务的不同生产者，消费者可以凭借商标在同类商品或服务中进行选择，所以商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能。良品计画在商标评审阶段及一、二审诉讼阶段提交的证据，仅仅能证明良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“無印良品”商标在中国境内实际使用在第24类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓，因此，良品计画主张被异议商标属于商标法第三十一条规定的情形，缺乏事实和法律依据。由于良品计画不能证明其商标在第24类商品上实际使用，因此，对于棉田公司申请被异议商标是否存在恶意已无评述的意义。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决驳回上诉，维持一审判决。

     良品计画申请再审称：

     1.良品计画的“无印良品”商标在2000年4月6日之前已经使用并有一定影响，二审判决对此事实认定不清。

2.二审判决对“商标使用行为”和“相关公众”的理解和法律适用存在错误。二审判决将生产、加工、出口行为排除在“商标使用行为”之外，属于适用法律错误。良品计画出口加工行为遭受海关处罚的事实进一步说明出口加工行为在法律性质上属于商标法第三十一条规定的“商标使用行为”。我国司法实践也认可商标的使用行为不仅限于商品流通领域的使用，还应当包括出口、加工环节的使用。对于“相关公众”的理解，我国司法、行政部门以及世界知识产权界都认为，相关公众既包括最终消费者，也包括与营销渠道有关的经营者、相关参与者。

3.良品计画的商标具有较强的显著性和创造性，棉田公司的注册行为属于恶意抢注，对此二审判决不予评论，缺乏事实及法律依据。

4.二审判决允许棉田公司注册将损害良品计画的合法权益，造成误认，扰乱正常的市场经济秩序。

5.二审判决准予被异议商标的注册，不符合法律规定且不利于司法判决的统一和良好司法政策的实施。良品计画第25类服装上的商标曾在1998年遭到盛能公司的抢注，其基本事实与本案极为相似。北京市高级人民法院（2007）高行终字第16号行政判决书确立了根据抢注人与被抢注人的行业、地域共同性、推定抢注人主观恶意的正确方法，起到了打击商标抢注行为的良好社会效果。

6.商标评审委员会第04991号裁定未对良品计画在评审阶段提出的棉田公司的抢注行为的恶意给予评论，属于漏审漏判，构成程序违法。请求本院撤销一、二审判决以及商标评审委员会第04991号裁定，要求商标评审委员会重新作出裁定。

商标评审委员会提交意见认为：二审判决认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，良品计画的再审请求和理由均不能成立，被异议商标应予以核准注册。

棉田公司提交意见认为：

1.良品计画提交的证据不足以证明其“無印良品”商标在2000年4月6日之前在中国境内已经先于棉田公司使用，并在中国境内有一定影响。

2.二审判决对于“商标使用行为”和“相关公众”的理解和法律适用并无不妥，良品计画对这两个关键词语理解错误。良品计画认为仓储、检验、加工即为使用，显然是错误的，何况良品计画并没有任何可信的真实证据证明其已经进行了“無印良品”商标在相关类别商品上的仓储、检验、加工行为。“海关处罚单”并不能说明行政机关认为出口加工行为属于“商标使用行为”。良品计画对两个案例的理解有误，不能说明司法实践中认可出口、加工环节的使用构成“商标使用行为”。

3.二审判决对于棉田公司的注册行为是否恶意的判断完全合法。在良品计画没有证据证明其在国内在先使用“無印良品”商标并有一定影响的情况下，对于棉田公司的注册行为是否存在恶意没有讨论的前提。即便没有这一前提，良品计画也无法证明棉田公司存在注册恶意。

4.允许棉田公司注册不仅不会误导公众，而且有利于保护民族产业。棉田公司的“无印良品”商标与良品计画的“無印良品”商标属于不同类别，棉田公司的注册商标并未侵害良品计画的商标。

5.二审判决并不存在不利于司法判决统一和司法政策实施的行为。良品计画所提到的其与盛能公司的商标纠纷案与本案有实质性差别。

6.商标评审委员会第04991号裁定并没有漏审漏判，不构成程序违法。该裁定对良品计画在评审阶段提出的棉田公司的抢注行为的恶意给予了评论。请求本院驳回良品计画的再审申请。

本院再审查明：一、二审法院查明的事实基本属实。

本院再审认为，本案争议的焦点为：被异议商标的注册是否违反了商标法第三十一条有关“申请商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，被异议商标应否予以注册。

商标法第三十一条规定，申请商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，良品计画在行政程序和诉讼程序中提交了一系列证据以证明“無印良品”商标在被异议商标申请日2000年4月6日之前在中国大陆境内在第24类商品上已经使用并有一定影响，但其提供的证据只能证明2000年4月6日之前良品计画的“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实。故良品计画主张被异议商标属于商标法第三十一条规定的情形的再审理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意，良品计画主张二审判决对“商标使用行为”和“相关公众”理解错误的再审理由依据不足，本院不予支持。

商标法第三十一条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定的立法目的在于禁止恶意抢注，但并不涉及所有未注册商标，只有在先使用并有一定影响的商标才属于本条禁止抢注的范围。良品计画的“無印良品”商标虽然具有较强的显著性和创造性，但在其提供的证据不足以证明该商标在中国大陆境内在第24类商品上在先使用并有一定影响的情况下，关于棉田公司申请注册被异议商标是否具有主观恶意已无评判必要，故二审法院对棉田公司申请被异议商标是否存在恶意不予评述并无不妥，商标评审委员会第04991号裁定是否对棉田公司主观恶意进行评述进而是否违反法定程序，也不再考虑。良品计画该项再审理由不成立，本院不予支持。

     此外，良品计画关于允许棉田公司注册被异议商标将损害其合法权益，造成误认，扰乱正常的市场经济秩序，不符合法律规定的主张，缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。关于良品计画所提及的其与商标评审委员会、盛能公司的商标撤销行政纠纷案，该案案情与本案不同，该案的判决并不必然影响本案的法律适用。

综上，本院认为，二审判决认定事实清楚、适用法律准确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项、第六十一条第（一）项、第六十三条第二款，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款之规定，判决如下：

维持北京市高级人民法院（2010）高行终字第338号行政判决。

    本判决为终审判决。

                                       审  判  长  夏君丽

                                       代理审判员  钱小红

                                       代理审判员  周云川

                                  二○一二年六月二十九日

                                        书  记  员  曹佳音

欢迎订阅 知产风云录 ，一起分享知识、信息。