【风云录·商标】最高法院｜商标法第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的例外

争议商标

要点与观点总结：

1、法律法规：在先权利：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。（《商标法》第32条）

2、最高法院观点：我国商标法采用“先申请原则”，与专利法或者著作权法不同，商标法并未有类似“创作作品的人为作者”、“对发明的技术方案作出实质性贡献的人为发明人”的规定，故在缺乏其他法律或者合同依据的情况下，不能类比得出“共同使用商标者应为共有商标权人”的结论。所以本案中抚顺博格公司独自申请注册争议商标并不侵犯营口玻纤公司的合法权益，亦不违反诚实信用原则，不应依据商标法第三十一条的规定予以撤销。一审法院认为本案没有必要适用商标法第三十一条的理解是正确的。

合议庭：

    夏君丽、钱小红、董晓敏

中华人民共和国最高人民法院

行 政 判 决 书

（2013）行提字第11号

再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：抚顺博格环保科技有限公司。

住所地：辽宁省抚顺市望花区沈抚公路南线3号。

法定代表人：刘书平，该公司董事长。

委托代理人：申健，北京市浩东律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会。

住所地：北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人：何训班，该委员会主任。

委托代理人：刘佑启，该委员会干部。

被申请人（一审第三人、二审上诉人）：营口玻璃纤维有限公司。

住所地：辽宁省营口市站前区工业街北地号里40号。

法定代表人：胡长生，该公司总经理。

委托代理人：朱玉子，北京市浩天信和律师事务所律师。

委托代理人：王安忆，北京市浩天信和律师事务所律师。

再审申请人抚顺博格环保科技有限公司（简称抚顺博格公司）因与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、营口玻璃纤维有限公司（简称营口玻纤公司）商标争议行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2009）高行终字第1275号行政判决，向本院申请再审。本院于2012年12月25日作出（2012）知行字第21号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，并于2013年5月14日公开审理了本案，再审申请人抚顺博格公司的法定代表人刘书平，委托代理人申健，被申请人营口玻纤公司的委托代理人朱玉子、王安忆到庭参加诉讼，被申请人商标评审委员会向本院书面申请不参加开庭审理，本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院一审审理查明：

争议商标第号“氟美斯FMS”商标由抚顺市工业用布厂于2001年5月31日向国家工商行政管理局商标局（简称商标局）提出注册申请，于2002年8月21日被核准注册，核定使用商品为第24类无纺布、过滤布、滤气呢、纺织品过滤材料、纺织用玻璃纤维织物、玻璃布、毡、纺织品挂毯（墙上挂帘帷）、纺织品印刷机垫、造纸毛毯（毛巾）等。2006年5月7日，经商标局核准，争议商标转让给抚顺博格公司。

2002年12月30日，营口玻纤公司向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。主要理由为：“氟美斯FMS”是营口玻纤公司应用特定专利技术生产的新型复合滤料产品的通用名称。营口玻纤公司于1998年开始使用“氟美斯”，“氟美斯FMS”系列产品已经被政府和主管部门认定并授予很高的荣誉，业内人士均广为知晓。“氟美斯”作为产品名称，同时具有商标的功能。抚顺市工业用布厂与营口玻纤公司过去是合作伙伴，一直保持业务往来，在“氟美斯”产品研制过程中，曾被列为共有专利权人。抚顺市工业用布厂违反诚信原则抢先注册争议商标，利用营口玻纤公司打击侵犯专利权行为的机会，迫使营口玻纤公司签订《承诺书》承认其抢注商标行为合法，其行为违反了商标法的规定。因此，争议商标作为指定商品的通用名称没有显著性；作为商标，营口玻纤公司使用在先，依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十一条、第三十一条、第四十一条的规定，争议商标应予撤销。

营口玻纤公司向商标评审委员会提交了如下证据材料：

1.1998年10月28日申请并获得授权的ZL98114419.5号“多功能玻璃纤维复合滤料及其制造方法”发明专利证书，专利权人为营口玻纤公司和抚顺市工业用布厂。

2.营口玻纤公司关于氟美斯复合滤料的简介。

3.新产品氟美斯针刺毡的鉴定材料。其中载明：生产日期为1998年8月，送检日期为1999年3月。鉴定材料中称，氟美斯复合滤料系营口玻纤公司于1998年4月立项，被列为省级1998年省市经委重点新产品开发项目，1998年8月首批试制成功并批量投入市场的新产品。

4.1999年5月10日“辽经科鉴字第991017号”氟美斯针刺毡《新产品鉴定证书》。

5.2000年5月，原国家经济贸易委员会给营口玻纤公司颁发的“FMS-氟美斯针刺滤料”被评定为2000年度国家级新产品的证书。

6.2001年9月9日，辽宁省人民政府给营口玻纤公司颁发的“FMS-氟美斯复合针刺滤料”荣获第四届辽宁省优秀新产品二等奖的证书。

7.2000年4月，科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发给营口玻纤公司关于其“FMS复合过滤材料”项目获国家级火炬计划项目的证书。

8.氟美斯FMS产品鉴订会来宾名单。

9.1998年4月30日至2001年1月5日，营口玻纤公司与抚顺市工业用布厂的往来账。

10.氟美斯产品样本。

11.1999年3月，营口玻纤公司氟美斯针刺毡过滤袋企业标准审定会议纪要及相应企业标准。

12.1998年至2000年间，营口玻纤公司向各地钢铁企业销售氟美斯过滤材料的购销合同，其中最早的是1998年6月12日营口玻纤公司向韶关钢铁有限公司销售“氟美斯过滤毡FMC”所签订的购销合同。

13.余国藩、徐宝余的证人证言。

14.营口玻纤公司与抚顺市工业用布厂往来传真以及2003年7月21日营口玻纤公司对抚顺市工业用布厂的《承诺书》，承诺“氟美斯”商标为后者的注册商标，营口玻纤公司承诺不使用“氟美斯”商标，否则抚顺市工业用布厂有权向营口玻纤公司主张商标使用权的侵权赔偿。

抚顺博格公司向商标评审委员会提交了以下证据材料：

1.2003年7月21日营口玻纤公司对抚顺市工业用布厂的《承诺书》，承诺“氟美斯”商标为后者的注册商标，营口玻纤公司承诺不使用“氟美斯”商标，否则抚顺市工业用布厂有权向营口玻纤公司主张商标使用权的侵权赔偿。

2.抚顺博格公司的企业宣传册。

3.《2000中国国际非织造布和产业用纺织品研讨会论文集》刊登的抚顺博格公司法定代表人刘书平等撰写的《FMS-氟美斯耐高温集尘布袋用过滤毡系列产品的研制及应用》论文等。

2008年10月20日，商标评审委员会作出商评字〔2008〕第19498号《关于第1994272号“氟美斯FMS”商标争议裁定书》（简称第19498号裁定），该裁定认定：

一、营口玻纤公司称“氟美斯FMS”系多功能玻璃纤维复合滤料商品的通用名称，但营口玻纤公司未能提供相应的证据支持。虽然营口玻纤公司提交在案的检验报告、新产品鉴定证书、新产品证书、获奖证书、国家级火炬计划项目证书等证据均标注有“氟美斯”或“FMS氟美斯”字样，但上列证据均不能证明“氟美斯FMS”即“多功能玻璃纤维复合滤料”的通用名称，或系该商品的别称。营口玻纤公司称“FMS”来自“COMPOUND FILTER MATERIAL SYSTEM”的首字母，“氟美斯”是其音译。但“氟美斯”并非“FMS”唯一对应的音译，无证据证明“氟美斯”与“FMS”的对应关系在相关消费群体中已成为约定俗成的共识。因此，争议商标的注册不属于商标法第十一条第一款第（一）项所述仅有本商品通用名称的情形。

二、营口玻纤公司主张争议商标在作为商品名称的同时，又作为商标使用，抚顺市工业用布厂违反诚实信用原则，属于恶意抢注行为。从营口玻纤公司上报有关部门的材料、检验报告等证据中获知，可以认定营口玻纤公司至迟于1999年3月即已开始将“氟美斯FMS”使用于“多功能玻璃纤维复合滤料”商品上。并于2000年5月即已获得原国家经贸委颁发的国家级新产品证书，2000年4月经原科技部批准，原科技部火炬高技术产业开发中心颁发的国家级火炬计划项目证书（指定产品为“FMS复合过滤材料”），2001年9月辽宁省人民政府颁发的第四届优秀新产品二等奖证书。上列证据可以证明，营口玻纤公司将“FMS氟美斯”指定使用于针刺滤料商品上早于抚顺市工业用布厂提出争议商标注册申请的时间。抚顺市工业用布厂与营口玻纤公司为同一地域的同行，理应知晓营口玻纤公司将“氟美斯FMS”指定使用于针刺滤料商品上，仍将“氟美斯FMS”作为商标指定使用于相同商品上进行申请注册，致使营口玻纤公司在先获得的新产品名称不能正常使用；同时，也违反了商标法第三十一条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。尽管抚顺市工业用布厂与营口玻纤公司均系专利权共享人并存在合作关系，亦系“氟美斯”指定产品的生产与使用者之一，但其在未征得营口同意的情况下，单方将营口玻纤公司所创并在先使用、获奖的“氟美斯”注册为商标且独占使用，使营口玻纤公司的正当利益受到损害，违反了商业活动中应遵循的诚实信用原则。虽然营口玻纤公司于2003年7月21日与抚顺市工业用布厂签订了不使用“氟美斯”商标的《承诺书》，但营口玻纤公司称该承诺在特定背景下订立，系不得已所为之。营口玻纤公司于1999年3月即已开始将争议商标使用于“复合滤料”商品上，且获得了国家级、省级多项证书，可以认定营口玻纤公司系争议商标的最早并连续使用者；营口玻纤公司在使用多年后突然宣布放弃使用，系当时因请求抚顺市工业用布厂共同参加专利维权诉讼的需要，应理解为该承诺只对签订时的目的事件负责，并不能以此否定营口玻纤公司在先使用并获奖的事实，与本案争议商标的注册是否合法无关，对本案的裁定也不产生约束力。抚顺博格公司称其自1998年即已批量生产“氟美斯FMS”复合滤料商品，且产生了品牌效应，但未能提供证据加以证明。提供在案的企业宣传册缺少时间要素，且仅此单一证据也不能证明抚顺市工业用布厂系争议商标的最早使用者；抚顺博格公司提交的2000年刊登的论文复印件称“FMC氟美斯已申请商标注册”，但争议商标的实际申请时间为2001年5月31日。因此，对抚顺博格公司提供的在案证据不予采信。

综上，商标评审委员会依据商标法第三十一条、第四十一条第一款和第四十三条的规定裁定：对争议商标的注册予以撤销。

2008年12月25日，抚顺博格公司针对第19498号裁定向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在一审诉讼过程中，抚顺博格公司提供了八份证据，其中前三份证据为“氟美斯FMS”耐高温滤材商品从1998年至2000年的销售发票。证据一包括：

1.1998年7月27日，沈阳铝材厂从抚顺市工业用布厂购买“氟美斯高温滤布”的辽宁增值税专用发票，金额为15359.99元；

2.1998年11月24日，沈阳华顶滤料橡胶有限公司从抚顺市工业用布厂购买“氟美斯针刺毡”的辽宁增值税专用发票，金额为461.54元；

3.1998年7月29日，浙江省天台县滤料制品厂从抚顺市工业用布厂购买“氟美斯滤袋”的辽宁增值税专用发票，金额为7300元；

4.1999年1月2日，太原东方金属硅厂从抚顺市工业用布厂购买“氟美斯过滤袋”的辽宁增值税专用发票，金额为71766元。证据二和证据三系1999年4月至2000年12月案外人从抚顺市工业用布厂购买“氟美斯过滤材料”、“氟美斯针刺毡”、“氟美斯滤袋”、“氟美斯滤布”等商品的辽宁增值税专用发票，共计金额数百万元。

对于上述新证据，商标评审委员会和营口玻纤公司质证认为这些证据的复印件与原件核对一致，但不认可其真实性，另外这些证据在商标评审阶段没有提交过，不应作为评判第19498号裁定合法性的依据。

2008年5月19日，中国环境保护产业协会出具情况说明，其中载明：“‘氟美斯（FMS）’商标是抚顺市工业用布厂投资人刘书平于1997年策划创意，并经抚顺市工业用布厂申请注册的辽宁省著名商标。刘书平及其公司为推广宣传‘氟美斯’品牌，多次在行业论坛发表相关论文。经过十余年的不懈推广宣传，已将‘氟美斯’商标在除尘滤料制造行业打造成家喻户晓的知名品牌。在中国环保滤料生产领域内，抚顺博格公司的‘氟美斯’商标已被社会公认熟知。”2009年4月10日，中国环境保护产业协会袋式除尘委员会出具情况说明，其中载明“抚顺市工业用布厂投资人刘书平从1998年始即在各种学术研讨会及其他会议推广宣传‘氟美斯FMS’高温滤材。”2009年4月15日，中国环境保护产业协会出具情况说明，其中载明：“抚顺市工业用布厂投资人刘书平撰写的《耐高温过滤材料的扩展-FMS-氟美斯耐高温集尘布袋用过滤毡系列产品的研制及应用》专业论文，于1999年6月8日-1999年6月12日在北京，由中国国家环境保护总局主办、中国环境保护产业协会承办的中国国际环保展上宣读交流。”2009年4月16日，中国产业用纺织品行业协会出具情况说明，其中载明：“原抚顺市工业用布厂（现为抚顺博格公司）投资人刘书平先生，从1998年始将其开发研制的‘氟美斯（FMS）’品牌的高温滤料进行推广宣传。”

一审诉讼中，抚顺博格公司核对了营口玻纤公司在商标评审程序中提交证据的原件，并称：证据12中的1998年6月12日营口玻纤公司向韶关钢铁有限公司销售“氟美斯过滤毡FMC”所签订的购销合同原件中韶关钢铁有限公司的印章不清楚，因此对其真实性和证明力均不认可。

北京市第一中级人民法院认为：

根据抚顺博格公司和商标评审委员会的诉辩主张以及营口玻纤公司的陈述，本案涉及的焦点问题为抚顺博格公司申请注册争议商标是否属于抢先注册营口玻纤公司在先使用并有一定影响的商标。

商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。根据该条规定，判断“以不正当手段抢注商标”的前提条件有两个：一、商标注册人以外的其他人在先使用商标；二、前述使用行为已经使得该商标具有一定影响。

本案中，抚顺博格公司在诉讼阶段提交的新证据可以证明，抚顺市工业用布厂从1998年7月起就开始在高温滤布、针刺毡、过滤袋等商品的实际商业活动中使用“氟美斯”商标。并且，截至争议商标申请日之前，抚顺市工业用布厂在商业活动中已经大量使用了争议商标，并使争议商标具有了一定的知名度。相关行业协会出具的证明也可以佐证该事实。商标评审委员会和营口玻纤公司也并未提供相反证据否定上述证据的真实性。在此前提下，本案已经没有适用商标法第三十一条的必要，即抚顺博格公司不存在抢先注册营口玻纤公司在先使用并有一定影响的商标之情形。在抚顺博格公司与营口玻纤公司都使用争议商标的情况下，根据商标注册的“先申请”原则，抚顺博格公司申请注册争议商标并无不当。

综上，基于抚顺博格公司在诉讼阶段提交的新证据，第19498号裁定应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目之规定，判决如下：一、撤销商标评审委员会商评字〔2008〕第19498号《关于第1994272号“氟美斯FMS”商标争议裁定书》；二、商标评审委员会重新作出关于第1994272号“氟美斯FMS”商标争议裁定。

商标评审委员会、营口玻纤公司均不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，维持商标评审委员会第19498号裁定。商标评审委员会的主要上诉理由是：一、商标确权司法审查是人民法院对商标评审委员会所作裁决所依据的事实、采信的证据等进行审查，对行政相对人在诉讼阶段提交的新证据不应予以采信。一审法院违反司法审查的一贯原则采信抚顺博格公司向其提交的产生于上个世纪90年代的证据，而撤销第19498号裁定，破坏了既定制度，起到不良示范作用。二、营口玻纤公司在商标评审程序中提交了其与案外人韶关钢铁有限公司在1998年6月12日签订销售“氟美斯”滤料的合同，能够证明营口玻纤公司早于抚顺市工业用布厂使用争议商标，据此争议商标也应予以撤销。营口玻纤公司的主要上诉理由是：一、一审法院采信抚顺博格公司在一审诉讼中提交的新证据撤销第19498号裁定违反法定程序。二、一审法院关于争议商标由抚顺市工业用布厂在先使用的认定是错误的，营口玻纤公司才是争议商标的原始权利人和最早使用人，抚顺市工业用布厂申请注册争议商标具有恶意。三、一审判决没有适用商标法第三十一条和第四十一条第一款的规定撤销争议商标属于适用法律错误。四、“氟美斯”是营口玻纤公司在先使用的知名商品特有名称，应依据商标法第三十一条关于在先权利的规定予以保护，而且抚顺市工业用布厂注册争议商标也属于商标法第四十一条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形。

二审诉讼中，营口玻纤公司向二审法院提交了16份新证据，其中证据8辽宁增值税专用发票是1998年7月29日韶关钢铁有限公司付款给营口玻纤公司的发票记账联，其中载明的应税劳务名称、数量等与营口玻纤公司在商标评审程序中提交的证据12中的购销合同内容基本一致；证据9、10是与营口玻纤公司在商标评审程序中提交的证据12中的多份购销合同相对应的发票；证据11是中国玻璃纤维工业协会于2009年11月6日出具的证明，该证明称：营口玻纤公司于1997年底，1998年初研制、开发的“氟美斯（FMS）”多功能玻璃纤维复合滤料（针刺毡）通过产品投产鉴定后，于1998年5月正式投放市场。“氟美斯FMS”是该产品的特有名称，也是商标。在2001年5月以前，营口玻纤公司是国内唯一具备“氟美斯FMS”多功能玻璃纤维复合滤料（针刺毡）专利产品生产能力的企业。

北京市高级人民法院认为：我国商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第四十一条第二款规定，已经注册的商标，违反本法第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

本案中，营口玻纤公司在商标评审阶段提交了其与韶关钢铁有限公司在1998年6月12日签订的销售“氟美斯过滤毡FMC”的购销合同；二审诉讼中，营口玻纤公司又提交了相应的增值税发票，两者可以相互印证。虽然抚顺博格公司主张购销合同上韶关钢铁有限公司的印章不清楚，但是综合全案证据能够证明营口玻纤公司于1998年6月12日使用“氟美斯”的事实。抚顺博格公司在一审诉讼中提交的其使用“氟美斯”的证据时间最早的是1998年7月27日，晚于营口玻纤公司的使用时间，因此营口玻纤公司在先使用了“氟美斯”商标。营口玻纤公司向商标评审委员会提交的“氟美斯”产品鉴定材料等证据可以证明，营口玻纤公司是“氟美斯”多功能玻璃纤维复合滤料的最早开发者和研制者，而且抚顺博格公司在商标评审阶段和诉讼中对此事实未持异议。“氟美斯”多功能玻璃纤维复合滤料系工业用产品，普通消费者无从了解其产品和商标等信息，而且营口玻纤公司在1998年8月才最终将其研制完成并批量投放市场，因此在1998年8月之前在多功能玻璃纤维复合滤料产品上使用“氟美斯”的行为并不广泛，基于此种情况，二审法院认定营口玻纤公司在先使用的“氟美斯”商标在相关公众中已经具有一定影响，抚顺市工业用布厂申请注册争议商标属于商标法第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，第19498号裁定据此撤销争议商标的注册并无不当，商标评审委员会和营口玻纤公司的相应上诉主张成立，二审法院予以支持。一审判决关于争议商标的注册未违反商标法第三十一条规定的认定是错误的，二审法院对此予以纠正。

营口玻纤公司在商标评审阶段主张“氟美斯”是其产品的通用名称，其上诉关于“氟美斯”是其知名产品的特有名称、应依据商标法第三十一条关于在先权利的规定给予保护的理由未在商标评审阶段提出，二审法院对此不予审理。

商标法第四十一条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的规定规范的是损害公共秩序或者公共利益的行为，原则上不适用于对民事权益的保护。因此营口玻纤公司关于争议商标的注册违反商标法第四十一条第一款规定的上诉主张，不能成立，二审法院不予支持。

综上，一审判决认定事实和适用法律均有错误，二审法院予以纠正。商标评审委员会和营口玻纤公司的上诉请求及其理由部分成立，二审法院予以支持。依照《中华人民共和国商标法》第三十一条和第四十一条第二款，《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）、（三）项之规定，判决如下：一、撤销一审判决；二、维持商标评审委员会商评字〔2008〕第19498号《关于第1994272号“氟美斯FMS”商标争议裁定书》。

抚顺博格公司不服二审判决，向本院申请再审称：

1.“氟美斯”商标未注册时的所有人非营口玻纤公司。“氟美斯”源于“一种耐高温过滤材料”的商品名称，而该种商品的专利权由抚顺博格公司和营口玻纤公司共同享有。没有证据证明营口玻纤公司为未注册“氟美斯”商标的商标权人。

2.二审法院认定营口玻纤公司早于抚顺博格公司使用“氟美斯”商标与事实不符。二审法院认定上述事实的证据为营口玻纤公司提供的1998年6月12日签订的合同和1998年7月29日发票。抚顺博格公司对该证据提出多处质疑，其真实性存疑，不能作为定案依据。

3.营口玻纤公司提供的审计报告显示，该公司1998年销售“氟美斯”产品总计4万元。在1998年8月前，营口玻纤公司仅发生一笔使用“氟美斯”商标的销售行为，而抚顺博格公司发生了两笔使用“氟美斯”商标的销售行为。商标法三十一条的规定是为了保护未注册商标经过长期使用而建立起来的商誉，不是为商标的在先使用人预留商标，如果仅凭营口玻纤公司仅有的一次在先销售行为就认定具有“一定影响”，无疑会使未注册商标权人的权利范围过大，与我国商标法“先申请”原则产生冲突。

4.争议商标申请日前，营口玻纤公司共销售了383万元“氟美斯”产品，而抚顺博格公司截至2000年12月31日已完成“氟美斯”产品销售519万余元。2003年，“氟美斯”注册商标获得辽宁省著名商标称号，2004年8月“氟美斯”商标经评估，价值已达1061.39万元。抚顺博格公司在争议商标注册前已经在相关产品上大量使用“氟美斯”商标，并使其具有一定影响，在双方当事人均使用未注册商标且产生影响的情况下，已无适用三十一条之必要，根据商标注册的“先申请”原则，抚顺博格公司申请注册争议商标并无不当。

5.2003年7月21日的《承诺书》是抚顺博格公司和营口玻纤公司对“氟美斯”商标权利的真实意思表示，营口玻纤公司在《承诺书》中明确表示放弃“氟美斯”商标权利，是当事人对私权的处分行为，合法有效。商标评审委员会是商标权利确定的行政机关，在双方当事人已就争议商标权属达成一致时，作出否定的评价，显属不当。二审法院对该《承诺书》的效力未作任何评价，属漏审情形，应予纠正。

6.抚顺博格公司使用“氟美斯”商标已达13年之久，已具有较高知名度和影响力，不宜轻率撤销。

综上，请求判决：撤销二审判决；撤销第19498号裁定。

商标评审委员会坚持其第19498号裁定的意见，认为二审判决及商标评审委员会作出的裁定正确，应予维持。

营口玻纤公司提交意见认为，争议商标的注册违反了商标法第三十一条的规定，营口玻纤公司是“氟美斯”产品的最早且唯一的开发者和研制者，享有在先权利。由于在产品研制过程中需要由抚顺市工业用布厂代买少量化学纤维，当时两家关系很好，营口玻纤公司对专利法缺乏了解，因此在申请专利时，营口玻纤公司同意将抚顺市工业用布厂的法定代表人刘书平列为共同发明人。实际上整个新产品的研制开发及专利申请工作全由营口玻纤公司独立完成。事实上，抚顺博格公司不是合法的专利共有权人。自1998年2月开始，营口玻纤公司即将小批量试制产品交客户试用，1998年6月宣布“氟美斯FMS”为自行研制开发的复合滤料产品的特有名称，营口玻纤公司最先将文字组合“氟美斯FMS”从公有领域选取出来作为自己产品的特有名称，并将其作为商品标志在商业活动中使用。营口玻纤公司提交1998年6月12日的合同和1998年7月29日的发票足以证明其在先使用“氟美斯FMS”。抚顺博格公司再审时提交质疑营口玻纤公司与韶关钢铁公司合同真实性的证据不是新证据，也不能证明合同无效。黄志明、李祖奎的证人证言反而能证明合同的真实性。抚顺博格公司仅凭一张发票不能证明其完成产品制造销售全过程。商标法第三十一条规定“有一定影响”是相对的，本案中“有一定影响”应以其对同行业制造者、生产者、使用者等相关公众的影响为准。1998年8月之前，营口玻纤公司多功能玻璃纤维复合滤料的研制成功在业内引起很大轰动，该新产品的影响力及商誉随之由“氟美斯”商标承载。营口玻纤公司与抚顺博格公司的前身抚顺市工业用布厂在1998年至2001年之间一直有业务往来，作为同行，该厂完全知晓“氟美斯FMS”是营口玻纤公司最早研发并在先使用的产品名称和商标，抚顺博格公司采用了不正当手段进行抢注，本案中不应适用在先申请原则。营口玻纤公司签订《承诺书》并非其真实意思表示，且并未否定其对“氟美斯”商标享有在先权利，也未向商标评审委员会撤回对争议商标的撤销申请。抚顺博格公司多年使用“氟美斯”并不能使其抢注行为合法化。二审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回抚顺博格公司的再审申请，维持二审判决。

本院再审开庭审理时，营口玻纤公司在向商标评审委员会及一、二审法院提交证人证言的基础上，申请证人余国藩、胡长顺、孙艳敏出庭作证。余国藩作证称：其是复合滤料项目负责人，该项目是营口玻纤公司申报，从抚顺市工业用布厂采购部分原料，是其提议将抚顺市工业用布厂厂长刘书平写为共同专利权人，抚顺市工业用布厂从而成为共有专利权人，事实上抚顺市工业用布厂并未参与技术研发，也未提供研发资金等。研发成功后申报辽宁省新产品等都是由营口玻纤公司进行的。关于氟美斯FMS名称来源，余国藩称是其女儿由英文“compound filter material”建议取名“CFM”对应中文“斯氟美”，后经讨论定名“氟美斯FMS”。刘书平参与了讨论，知晓该产品命名氟美斯FMS。

胡长顺为营口玻纤公司董事长，其证言内容亦为“氟美斯FMS”命名过程，与余国藩所述相同。

孙艳敏曾任营口玻纤公司销售处处长、副总经理，其作证称其于专利侵权案件开庭前一天到抚顺博格公司，请其出具授权书，抚顺博格公司一位王厂长要求其签署《承诺书》，放弃氟美斯商标，否则不出具授权书。经请示公司，因情况紧急而同意签署《承诺书》，是不得已而为之。孙艳敏另称争议商标申请前，抚顺市工业用布厂与营口玻纤公司长期存在业务合作关系，2001年1月之前，该厂出售的滤料商品均来源于营口玻纤公司。

抚顺博格公司提交了抚顺市计量测试所高级工程师韩志刚（曾任抚顺博格公司工程师）、中国产业用纺织品行业协会秘书长李桂梅的证人证言，并申请两人出庭作证。证人韩志刚出庭称“氟美斯FMS”名称来源于该产品使用的“氟”原料以及“美塔斯”原料。美塔斯为杜邦公司产品商标。抚顺博格公司另提交美塔斯特约制造厂规范市场的会议纪要（2005年4月11日）、商标使用许可协议（2005年4月1日签署）等证据用以佐证。

证人李桂梅出庭作证称博格公司是集团企业，在该协会注册会员名称是上海博格工业用布有限公司，为该协会第二届、第三届理事会副会长单位。博格公司在2012年“中国纺织服装企业竞争力500强”评比中排名190位，产业用纺织品行业过滤与分离用纺织品领域排名第2位。营口玻纤公司不是该协会会员。

抚顺博格公司另提交其法定代表人刘书平专利检索记录，以证明其具有较强研发能力。另提交署名为余国藩、胡长顺的一篇文章《氟美斯滤料的特征及其发展》，其中提到“营口特氟美滤材科技有限公司注册商标为特氟美”，用以证明营口玻纤公司自2001年起逐渐开始使用“特氟美”商标。文中提到氟美斯的命名是根据复合过滤材料的英文名字“compound filter material”命名的。该证据未显示来源及时间等，营口玻纤公司对该证据真实性、关联性均有异议。

本院再审认为，本案争议焦点为：1.抚顺博格公司注册争议商标是否属于商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的情形；2.抚顺博格公司与营口玻纤公司签订的《承诺书》对本案的影响问题。

1.关于抚顺博格公司注册争议商标是否属于商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的情形。

商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标。本案中，营口玻纤公司依据该条主张争议商标应予撤销，应证明其在争议商标申请日之前，已经在相同或者类似产品上使用了与争议商标相同或者近似的商标并且在相关公众中具有了一定影响，而抚顺博格公司申请注册争议商标具有抢占其商标商誉的恶意。

从营口玻纤公司提交的一系列产品投产鉴定材料及新产品证书等证据，结合该产品项目负责人余国藩的证言，可以证明营口玻纤公司是氟美斯新产品的主要研发者，抚顺市工业用布厂仅提供了辅助性的帮助。余国藩、胡长顺等的证言也证明了该产品命名有从斯氟美CFM到氟美斯的变化过程，最终定名氟美斯FMS。抚顺博格公司法定代表人刘书平及证人韩志刚关于氟美斯来源于“氟”和“美塔斯”的说法稍显牵强，且所提交的证据不能佐证。营口玻纤公司关于氟美斯产品名称来历的说法从提起商标争议至今基本一致，而抚顺博格公司到再审阶段才提出来自于“氟”和“美塔斯”原料的说法。综合上述证据情况，本院认为营口玻纤公司一方关于产品研发过程和命名过程的陈述具有更强的证明优势，应予采信。营口玻纤公司作为氟美斯FMS产品的主要研发者和命名者，其在1998年即开始销售“氟美斯FMS”产品，并且于2000年获得国家级新产品证书和国家级火炬计划项目证书，2001年获得辽宁省人民政府颁发的第四届优秀新产品二等奖证书。至争议商标申请日，营口玻纤公司已经使用“氟美斯FMS”商标近三年，有一定的市场规模，且获得了一定荣誉，可以认为该商标已经成为其在先使用并有一定影响的商标。

虽然一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标而申请注册即可推定其具有利用他人商标商誉获利的意图。但是，本案事实显示，抚顺博格公司申请注册争议商标并不具有抢占营口玻纤公司在先使用并有一定影响的商标商誉的恶意。抚顺博格公司前身抚顺市工业用布厂与营口玻纤公司几乎同时开始使用“氟美斯FMS”商标，且在争议商标申请日前其销售规模大于营口玻纤公司。虽然营口玻纤公司主张抚顺市工业用布厂仅是从其公司购买产品再销售，但没有相关证据佐证，余国藩及孙艳敏等人的证言也仅显示，抚顺市工业用布厂生产氟美斯产品时相关生产原料或部分环节需要营口玻纤公司帮助，但不能否认最终产品是以抚顺市工业用布厂的名义对外销售的。本案争议商标申请日前，营口玻纤公司和抚顺市工业用布厂同时在市场上销售“氟美斯FMS”商品且互相知晓，但双方对该标识的归属并无特别约定。我国商标法采用“先申请原则”，与专利法或者著作权法不同，商标法并未有类似“创作作品的人为作者”、“对发明的技术方案作出实质性贡献的人为发明人”的规定，故在缺乏其他法律或者合同依据的情况下，不能类比得出“共同使用商标者应为共有商标权人”的结论。所以本案中抚顺博格公司独自申请注册争议商标并不侵犯营口玻纤公司的合法权益，亦不违反诚实信用原则，不应依据商标法第三十一条的规定予以撤销。一审法院认为本案没有必要适用商标法第三十一条的理解是正确的。二审法院仅依据营口玻纤公司最早开始使用的事实，没有全面考虑商标法第三十一条的适用要件，适用法律有误，本院予以纠正。

2.关于抚顺博格公司与营口玻纤公司签订的《承诺书》对本案的影响问题

抚顺博格公司与营口玻纤公司对双方于2003年7月21日签订《承诺书》的事实均无异议，营口玻纤公司称其签订该《承诺书》是为得到抚顺博格公司的授权对外提起专利侵权诉讼，因此是被胁迫签订的。本院认为，即使营口玻纤公司出于该特定目的签署该《承诺书》，亦不能因此认定该合同系被胁迫签订。所谓胁迫，是指行为人以将要发生的损害或者以直接实施损害相威胁，使对方当事人产生恐惧而与之订立合同，本案中的情形并不构成民事法律意义上的胁迫或者乘人之危。营口玻纤公司作为完全行为能力人，理应知晓其签订相关协议的后果，其当时为达到特定目的而签订协议，事后又以胁迫、非真实意思表示为由不予认可，缺乏事实和法律依据。而且根据《中华人民共和国合同法》第五十四条第二款的规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。第五十五条规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。可见，即使是被胁迫签订的合同并非当然无效，营口玻纤公司至今未提起撤销之诉，该《承诺书》是生效的。

营口玻纤公司在《承诺书》中表示：“氟美斯”商标是抚顺市工业用布厂已注册商标，并承诺不使用“氟美斯”商标，否则抚顺市工业用布厂有权依法向其主张商标使用权的侵权赔偿。“氟美斯”是抚顺博格公司的注册商标，这是一个客观事实，如果双方当事人没有其他意图，不需要专门签订协议来确认这一事实。故对该《承诺书》应理解为营口玻纤公司承认了抚顺博格公司商标权利的合法性。商标评审委员会第19498号裁定关于该《承诺书》仅对签订时的目的事件负责，不影响本案裁定的认定有误；二审法院未对《承诺书》的效力进行评价亦为不当。鉴于营口玻纤公司签署《承诺书》认可了抚顺博格公司对争议商标的权利，争议商标亦不应予以撤销。

综上，抚顺博格公司的申请再审理由部分成立，二审法院适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第二项第2目、第六十一条第（二）项和《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定，判决如下：

一、撤销北京市高级人民法院（2009）高行终字第1275号行政判决；

二、维持北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第8号行政判决。

一审案件受理费100元，由抚顺市博格环保科技有限公司负担（已交纳）。二审案件受理费100元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审　判　长　　夏君丽

审　判　员　　钱小红

代理审判员　　董晓敏

二〇一三年九月二十六日

书　记　员　　曹佳音