中伦观点 | 真假“龙凤”——注册商标与企业字号的“龙凤斗”
近日，上海市浦东新区人民法院公布了该院“2016年度知识产权司法保护十佳案例”。原告上海国福龙凤食品有限公司（以下简称上海龙凤公司）起诉被告宁波龙凤食品有限公司（以下简称宁波龙凤公司）等主体商标侵权及不正当竞争纠纷案，位列其中。原告上海龙凤公司享有注册商标专用权，被告宁波龙凤公司享有企业名称专用权，面对两项权利冲突，被告是否构成商标侵权？是否构成不正当竞争？
一、案件简介
原告上海龙凤公司于1996年10月21日在第30类的汤圆等商品上注册了第887059号“龍鳳”商标。原告使用在汤圆等商品上的“龙凤”品牌曾被评为“上海市著名商标”。“龙凤牌饺子、汤圆”曾被评为“中国名牌产品”。被告宁波龙凤公司于1999年成立，于2012年更名为“宁波龙凤食品有限公司”。
被告在金汤圆系列商品的包装袋上标注“宁波龙凤食品有限公司”这一企业名称时，以较大的字号标注“宁波龙凤”字样，而以小得多的字号标注“食品有限公司”字样，“宁波龙凤”字样的颜色也比“食品有限公司”更加醒目。被告在部分食品上使用含有“龙凤”字样的商品名称，如“宁波龙凤水果汤圆”、“宁波龙凤汤圆”、“龙凤香糯小圆子”。
浦东法院经审理认为：宁波龙凤公司在商品包装袋上标注企业名称时，突出标注“宁波龙凤”字样，易导致相关公众对商品来源的混淆，侵害了原告的商标权。宁波龙凤公司在汤圆等商品上使用含有“龙凤”字样的商品名称，亦构成商标侵权。宁波龙凤公司以“龙凤”为字号，主观上具有攀附原告品牌知名度的故意，客观上易使相关公众对商品的来源产生混淆，构成不正当竞争。原、被告的汤圆包装袋虽然使用了相似的金黄色，也使用了一些相同的元素，但两者也存在较大差异，相关公众不会将双方商品混淆，不构成不正当竞争。浦东法院判决：宁波龙凤公司停止侵权、变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“龙凤”字样；宁波龙凤公司赔偿经济损失100万元及合理费用136,880元。一审判决后，双方当事人均未上诉。
二、注册商标与企业字号，孰强孰弱
在本案中，原告1996年取得了注册商标专用权，被告2012年更名为“宁波龙凤食品有限公司”，因而原告的注册商标专用权相对于被告的企业字号，属于在先权利。由于原告的注册商标具有较高的知名度，获得了“上海市著名商标”、“中国名牌产品”等荣誉，可见其知名度不仅局限于上海，甚至在全国范围享有盛誉。被告作为原告的同行企业，理应知晓原告的存在及其知名度，难以将企业字号更名为“龙凤”的行为解释为一种纯属巧合，可以推定其具有攀附原告商标知名度、企图“搭便车”的故意，从而违反了诚实信用原则，必将破坏公平竞争秩序。
虽然企业名称登记与商标注册同属于工商行政管理部门的职权范围，但在工商部门内部仍属于互相独立的两个体系。一般而言，审查人员无法在企业名称登记注册时或者商标注册登记时主动避免两者权利的冲突。也正因为如此，企业字号与注册商标相冲突的情形并不鲜见。有些权利冲突存在明显的“搭便车”故意，而有些权利冲突是由于历史因素、偶然因素等原因造成的。换言之，当企业名称权与注册商标专用权相冲突时，也可能存在两者可以合法共存的情形。
在四川滕王阁制药有限公司与四川保宁制药有限公司侵犯商标专用权纠纷上诉案中（(2009)川民终字第155号），四川省高级人民法院认为，被上诉人保宁公司基于历史因素使用“保宁”字号没有违反诚实信用原则，无证据证明保宁公司存在攀附上诉人滕王阁公司注册商标“保宁”的故意，也无证据证明两公司商品可能发生混淆，因而驳回了上诉人滕王阁公司的上诉请求，维持了驳回其一审诉讼请求的一审判决。
最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出：“对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理地解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争；对于权属已经清晰的老字号等商业标识纠纷，要尊重历史和维护已形成的法律秩序。”最高院上述精神的出处，可追溯到杭州张小泉集团有限公司与上海张小泉刀剪总店的侵害商标专用权以及不正当竞争纠纷案（（2004）沪高民三（知）终字第27号），上海市高级人民法院认为：“由于本案涉及众多历史因素，因此，应当在充分考虑和尊重相关历史因素的前提下，根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则，公平合理地解决本案争议，以促进“张小泉”这一民族传统品牌和老字号的健康发展。”
因而，注册商标与企业字号，本质上属于平等的两项权利，并注册商标并不当然优先于企业字号，企业字号也并不当然优先于注册商标。当两者发生权利冲突时，法院原则上根据“诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利”三大原则予以处理。
三、《商标法》与《反不正当竞争法》，孰先孰后
《商标法》（2001修改版）并未就注册商标与企业名称中的字号相冲突问题作出规定。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号，以下简称“最高院2002年商标法适用司法解释”）第一条规定：“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；……”。2009年4月，最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出：“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”《商标法》（2013修改版）第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”针对上述立法规定与司法解释的演化，目前主要存在以下三种观点。
第一种观点认为
最高院2002年商标法适用司法解释第一条规定针对的是《商标法》（2001修改版），上述2009年最高院发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》也在《商标法》（2013修改版）颁布之前。既然《商标法》（2013修改版）新增了上述第五十八条规定，那么一旦出现“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用”的，均应当依照《反不正当竞争法》处理。
第二种观点认为
《商标法》（2013修改版）第五十八条规定，并不与最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》相应规定相冲突，最高院2002年的商标法适用司法解释目前也依然有效，因此仍应根据企业名称中的字号是否被突出使用，来选择适用《商标法》或者《反不正当竞争法》，即继续沿用最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中的相应规定。因为，《商标法》第五十八条并未排除适用《商标法》，适用《反不正当竞争法》的前提之一是“构成不正当竞争行为”，因而如果符合商标侵权的要件，没有理由不适用《商标法》。
这样的审理思路在最高人民法院2016年5月20日发布的指导案例——成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷案中（（2013）渝高法民终字00292号），得到了体现。该案中，重庆市高级人民法院认为：从重庆同德福公司产品的外包装来看，重庆同德福公司使用的是企业全称，标注于外包装正面底部，“同德福”三字位于企业全称之中，与整体保持一致，没有以简称等形式单独突出使用，也没有为突出显示而采取任何变化，且整体文字大小、字形、颜色与其他部分相比不突出。因此，重庆同德福公司在产品外包装上标注企业名称的行为系规范使用，不构成突出使用字号，也不构成侵犯商标权。就重庆同德福公司标注“同德福颂”的行为而言，“同德福颂”四字相对于其具体内容（三十六字打油诗）字体略大，但视觉上形成一个整体。其具体内容系根据史料记载的同德福斋铺曾经在商品外包装上使用过的一段类似文字改编，意在表明“同德福”商号的历史和经营理念，并非为突出“同德福”三个字。且重庆同德福公司的产品外包装使用了多项商业标识，其中“合川桃片”集体商标特别突出，其自有商标也比较明显，并同时标注了“合川桃片”地理标志及重庆市非物质文化遗产，相对于这些标识来看，“同德福颂”及其具体内容仅属于普通描述性文字，明显不具有商业标识的形式，也不够突出醒目，客观上不容易使消费者对商品来源产生误认，亦不具备替代商标的功能。因此，重庆同德福公司标注“同德福颂”的行为不属于侵犯商标权意义上的“突出使用”，不构成侵犯商标权。”在该案例中，法院逐一分析了重庆同德福公司产品的外包装中使用的企业名称全称中的字号是否存在突出使用，分析了“同德福颂”是否属于突出使用，分析了重庆同德福公司真正突出使用的是“合川桃片”集体商标、自有商标、地理标志等。
第三种观点认为
即使企业名称中的企业属于突出使用，仍可同时追究其侵犯商标权的侵权责任与构成不正当竞争的侵权责任。因为，一方面，当企业存在突出使用字号的情形时，一般也会同时存在未突出使用字号的情形，两种情形应当分别追究法律责任；另一方面，即使突出使用字号的情形，也会导致相关公众对商品或者服务来源发生混淆，同样属于《反不正当竞争法》规制的不正当竞争行为。
在上海龙凤公司与宁波龙凤公司的商标侵权与不正当竞争纠纷案中，浦东法院认定被告宁波龙凤公司存在突出使用“龙凤”的情形，而且属于商标性使用，起到了识别商品来源的作用，由此适用了《商标法》，认定被告宁波龙凤公司侵害了原告上海龙凤公司的注册商标专用权。同时，浦东法院认为：宁波龙凤公司以“龙凤”为字号，主观上具有攀附原告品牌知名度的故意，客观上易使相关公众对商品的来源产生混淆,构成不正当竞争。
这种审理思路在江苏省连云港市中级人民法院受理的浙江亚厦装饰股份有限公司与连云港亚厦装饰工程有限公司商标侵权与不正当竞争纠纷一案中（（2015）连知民初字第00031号，一审生效判决），也得到了体现。连云港市中级人民法院认为：一方面，被告在变更企业名称为连云港亚厦装饰工程有限公司后，在店面招牌、公司网站、员工名片、广告牌上突出使用了“亚厦设计”、“亚厦装饰”等字样，其使用方式表现出明显的攀附原告注册商标的主观故意，足以使他人对被告的服务来源产生混淆，造成普通公众的误认，侵犯了原告涉案注册商标专用权；另一方面，根据国家工商行政管理总局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》规定，被告使用“亚厦”作为企业名称中的字号，违反公平、诚实信用原则，容易使相关公众误认为原被告存在某种关联关系，在客观上足以造成相关公众对被告的服务来源产生混淆、误认，其行为构成不正当竞争。
在可以预见的未来，这种注册商标与企业字号的权利冲突还将长期存在。注册商标与企业字号在特定条件下可以共存，但更多的是一方企图侵害另一方的权益，一方企图攀附另一方的知名度。一方既有可能是通过抢注商标攀附另一方知名企业字号的知名度，也有可能是一方注册企业故意选择使用他人具有知名度的注册商标。在信息化时代，全国范围内的企业名称检索与注册商标检索并非难事。各大企业应当重视日常的知识产权监控，及早发现潜在的法律风险，及早拿起法律武器将那些“李鬼”打回原形。
此文为LexisNexis律商联讯特约撰稿。
作者简介：
合伙人 上海办公室
业务领域：知识产权, 诉讼仲裁